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Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions |
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Compañía Anónima Cigarrera Bigott Sucesores v. Alberto Pardo Pisani
Caso N° D2000-0448
1. Las Partes
La Parte Demandante es la sociedad COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y domiciliada en la Avenida Francisco de Miranda, Edificio Bigott Los Ruices, ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela (la "Demandante"), representada por los abogados señores Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Antequera Hernández, domiciliados en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, quienes actúan en calidad de apoderados, de conformidad con el poder allegado a la demanda.
La Parte Demandada es el señor ALBERTO PARDO PISANI, ciudadano Venezolano, residente en 540 Brickell Key Drive en la ciudad de Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos de América (el "Demandado"), representado por su apoderado el abogado señor Miguel Angel Monroy, domiciliado en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el poder anexado al expediente el 21 de septiembre de 2000.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es bigott.com, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de América (el "Registrador").
3. Curso del Procedimiento
El 17 de mayo de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro"), recibió por vía electrónica una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 18 de mayo de 2000, el "Centro" recibió la demanda en copia de papel, con sus anexos.
Ante el requerimiento del "Centro" al "Registrador" sobre la confirmación de los datos del registro del dominio bigott.com, el 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirmó que lo tenía registrado desde el 5 de enero de 1999, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio bigott.com, que estaba vigente el acuerdo de servicio versión 5.0 y que el dominio tenía el status de "activo".
El 15 de junio de 2000, el "Centro", luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, notificó a la "Demandante" de las deficiencias de su demanda y le otorgó un plazo de cinco (5) días calendario para subsanarla. Dentro del término previsto para el efecto, la "Demandante" presentó por correo electrónico la subsanación de la demanda y posteriormente, el 26 de junio de 2000, el Centro recibió el original de dicho documento.
El 29 de junio de 2000, el "Centro" notificó la demanda al "Demandado", junto con la notificación de comienzo del procedimiento, concediéndole un término de veinte (20) días calendario para presentar su contestación a la demanda, los cuales vencían el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicitó una extensión del término por cinco (5) días calendario adicionales, que vencían el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notificó al "Demandado" que vencido el término otorgado para la presentación de su contestación, el mismo no contestó. El 25 de julio de 2000, el "Centro" recibió la contestación extemporánea de la demanda. El 25 de julio de 2000, el "Centro" acusó recibo de la contestación de la demanda.
Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 11 de agosto de 2000, el "Centro" lo designó como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designación a las partes el 16 de agosto de 2000 y fijando plazo hasta el 30 de agosto de 2000 para que el "Panel" envíe la decisión al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Política" y su "Reglamento".
El "Panel" mediante comunicación transmitida al "Centro" el 28 de agosto de 2000, amplió el término para enviarle su decisión al "Centro" de acuerdo a las facultades consagradas en el literal c) del artículo 10 del "Reglamento". En la misma comunicación, el "Panel" igualmente dispuso que el idioma del procedimiento administrativo sería el español, de conformidad con el literal a) del artículo 11 del "Reglamento". La anterior determinación fue tomada por el "Panel" en atención a los siguientes hechos presentes en el procedimiento:
3.1 Así había sido solicitado por la "Demandante";
3.2 Varias de las pruebas aportadas al proceso estaban escritas en Español;
3.3 El "Demandado" contestó la demanda en este idioma;
3.4 La "Demandante" es una persona jurídica constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con domicilio en dicho país;
3.5 El "Demandado" es un ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela;
3.6 El idioma oficial de dicho país es el Español.
El 1 de septiembre de 2000, el "Panel" ordena que de acuerdo con las facultades consagradas en el literal b) del artículo 10 del "Reglamento", se corra traslado al "Demandado" en su idioma original, el Español, de las Inspecciones Judiciales efectuadas por la "Demandante" el 25 de mayo y el 15 de junio de 2000, y que la versión en el idioma Español de dichas Inspecciones Judiciales, igualmente le sea remitida al "Panel", señalando que tan pronto obtuviera dicha documentación procedería a fijaría la fecha del fallo. Ese mismo día, el "Centro" corrió traslado a las partes de la comunicación del "Panel".
El 11 de septiembre de 2000, el "Panel" requirió al "Registrador" para que informara el valor del registro del nombre de dominio en cuestión. Igualmente requirió a la parte "Demandante" para que señalara la vigencia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. F-27.400, F-41.449, D-4.544, F-105.182 y D-17.575 y a la parte "Demandada" para que aportara el poder conferido a Miguel Angel Monroy. De esta comunicación, el "Centro" corrió traslado a las partes el mismo 11 de septiembre de 2000.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2000, el "Registrador" comunica al "Centro" que la información concerniente al registro del nombre de dominio bigott.com le debe ser solicitada directamente por el titular del respectivo registro.
El 18 de septiembre de 2000, el "Panel" recibió la complementación de las pruebas aportadas por la parte "Demandante". El 20 de septiembre de 2000, el "Panel" requiere al "Demandado" para que aporte la información concerniente al valor del registro del nombre de dominio en cuestión y el poder requerido, otorgándole un plazo perentorio hasta el 22 de septiembre de 2000, señalando como fecha para proferir el fallo el 25 de septiembre de 2000.
El 21 de septiembre de 2000, el "Panel" recibió del "Demandado" la información concerniente al valor del registro del nombre de dominio bigott.com, al igual que el poder conferido a su apoderado, Miguel Angel Monroy.
El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" recibió una comunicación del "Demandado" en la que solicita que se le otorgue un plazo para la revisión de las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y para poder presentar su defensa, toda vez que no había recibido las inspecciones judiciales cuyo traslado había sido ordenado por el "Panel" en su comunicación del 1 de septiembre de 2000. Ese mismo día, el "Panel" recibe del "Demandado" la factura expedida por el "Registrador" en la que aparece la información concerniente al registro del nombre de dominio bigott.com, al igual que el valor correspondiente a dicho registro. El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" se pronuncia en el sentido de otorgarle un plazo al "Demandado" para los efectos antes anotados, hasta el 29 de septiembre de 2000. Vencido dicho término el "Panel" no recibió escrito alguno del "Centro" en el que el "Demandado", se hubiese pronunciado sobre las Inspecciones Judiciales aportadas al procedimiento por la "Demandante".
El 2 de octubre de 2000, el "Panel" recibe vía courier del "Demandado" un escrito refiriéndose a las Inspecciones Judiciales realizadas por la "Demandante". En la misma fecha, el "Panel" considera el escrito presentado por el "Demandado" como extemporáneo y fija la fecha para su fallo.
El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Política" y el "Reglamento".
4. Antecedentes de Hecho
El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La "Demandante" fue constituida e inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el número 2 de fecha 7 de enero de 1921. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "…manufacturar, cultivar, curar, tratar, exportar, distribuir y vender cigarrillo (puros), cigarrillos, tabaco y derivados del mismo en todas sus formas y clases, la adquisición para su uso exclusivo de bienes muebles e inmuebles y en general, realizar cualquier actividad de lícito comercio e industria necesaria para llevar a cabo el objeto social aquí enunciado, todo ello en los términos y condiciones establecidas por las leyes y disposiciones".
La "Demandante" es titular del registro de la marca BIGOTT, Registro Venezolano número F-27400 del 14 de enero de 1953 vigente hasta el 14 de enero de 2008, para distinguir: "tabacos, cigarros, cigarrillos y toda clase de productos del tabaco que elabora y expende", productos de la Clase 34 Internacional.
La "Demandante" igualmente es titular del registro del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO, Registro Venezolano número D-4544 del 10 de mayo de 1962, vigente hasta el 10 de mayo de 2007 para distinguir: "un establecimiento industrial y comercial de productos del tabaco, especialmente cigarrillos y picadura", cuyo aspecto gráfico de conformidad con su certificado de registro consiste: "en el nombre dicho sobre la representación de un escudo, limitado por líneas gruesas. En su interior, se nota en primer plano una hoja de tabaco, semicubriendo a otras dos que están detrás. Esta combinación deja notar tres puntas de hojas en su parte superior y tres en la inferior. Lo esencial es el conjunto descrito, el cual, independientemente del tamaño o color, se usa de todas las maneras apropiadas."
El nombre comercial antes señalado también se encuentra registrado como la marca BIGOTT (MIXTA) a nombre de la "Demandante" para distinguir: "cigarrillo, picaduras y demás productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional, Registro número F-41.449, del 28 de mayo de 1962, vigente hasta el 28 de mayo de 2007.
La "Demandante" es titular además del registro de la marca BIGOTT (MIXTA), Registro número F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, vigente hasta el 21 de noviembre de 2008, para identificar: "productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional. El aspecto gráfico de dicha marca de conformidad con su certificado de registro es el siguiente: "un diseño de tres hojas, imitada las de tabaco y la palabra BIGOTT."
Finalmente, la marca antes señalada se encuentra registrada como el nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO a favor de la "Demandante" para distinguir: "la fabricación de cigarrillos", Registro número 17.575-D, del 20 de septiembre de 1983, vigente hasta el 20 de septiembre de 2008.
La sociedad civil FUNDACION BIGOTT fue constituida por la "Demandante" con su capital y fue inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de Sucre del Estado de Miranda el 23 de julio de 1963, bajo el número 26, Folio 101, Tomo 8, Protocolo Primero del Tercer Trimestre de 1963. Dicha Fundación tiene como domicilio la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela y tiene como objeto social primario y secundario: "Realizar actividades en pro de la ciencia, la cultura, la agricultura, la agroindustria y todo aquello que vaya a favor de la comunidad, mediante la promoción, fomento y colaboración con centros culturales, publicaciones, exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, producciones audiovisuales" y "hacer donaciones a instituciones benéficas, culturales, científicas, educativas y a todas las personas naturales y jurídicas que se considere conveniente", respectivamente.
La FUNDACION BIGOTT edita la revista BIGOTT y otras publicaciones tales como "Venezuela: Tradición en la Modernidad".
La "Demandante" fabrica cigarrillos bajo las marcas BELMONT, CONSUL, LUCKY STRIKE y KENT, entre otras, en cuyos empaques aparece una alusión casi imperceptible a la razón social de la "Demandante" y a la marca y nombre comercial BIGOTT.
La página web identificada con el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, www.bigott.com, fue utilizada como un link o vínculo a la página: www.menores.com, en la cual aparecen fotografías de "jóvenes adolescentes" desnudas. El nombre de dominio MENORES.COM aparece registrado ante el "Registrador" el 2 de septiembre de 1998, a nombre del "Demandado".
Este "Panel", ingresó al sitio www.bigott.com el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, y pudo comprobar que a pesar de que en ella aparece alguna información concerniente a dibujos animados para niños, el "Demandado" no le ha dado un contenido definido, toda vez que en ella se señala que posteriormente se completará la información, siendo realmente una página en construcción.
Al respecto, cabe anotar igualmente que el 16 de agosto de 2000, el "Panel" al ingresar a la página en cuestión encontró que en ella se encontraba la frase: "you have reached the future website of granott.com", y en donde existía la posibilidad de hacer una búsqueda de dominios auspiciada por "domains.com.".
El aspecto de dicha página fue modificado en varias oportunidades, de forma que el día de la última inspección realizada por el "Panel" la página no tenía la alternativa antes comentada y en cambio contenía las expresiones: "Welcome to the home site of "Big Ott". Debajo de lo anterior, aparecía las figuras de dos perros sentados uno junto al otro, uno pequeño de color gris aparentemente de la raza "Fox Terrier" y el otro de color café rojizo, aparentemente de la raza "Buldog", portando éste un collar con púas. Ambos perros se mostraban unidos por un hueso largo que aparecían mordiendo.
En la parte inferior de la página aparecían las siguientes expresiones: "enter here", debajo de ésta "para español entrar a Gran Ott", y debajo de ésta "Pour Francais allez a GrandOtt.com".
Al ingresar a la opción "enter here", apareció una página mostrando siete (7) figuras animadas colocadas en línea horizontal. Debajo de éstas, en el centro se destacaba la figura de un hombre grueso llevando una pizza.
En la parte inferior de la página apareció la leyenda: "first issue and site’s rules on 9-20-00". Sin embargo, al ingresar el "Panel" a la misma, el 21 de septiembre de 2000, pudo constatar que se encontraba exactamente igual, pues no se le había agregado información adicional alguna.
Por otra parte, a partir del 15 de marzo de 2000, la "Demandante" a través de un tercero y por el correo electrónico: webmaster@system.com.ve, manifestó al "Demandado" su intención de negociar un precio por el traspaso del nombre de dominio bigott.com.
A este respecto, el 17 de marzo de 2000, la "Demandante" recibió una respuesta proveniente de la dirección de correo electrónico del "Demandado" (a1876273@yahoo.com) y suscrita por quien se identificó como "Nick", pidiendo una oferta económica.
Posteriormente, el 21 de marzo de 2000, la "Demandante" envió una oferta de USD$2,000.oo, a lo cual ésta recibe una contestación proveniente de otra dirección de correo del "Demandado" (menores@cantv.net), manifestando que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expresó que la mayoría de las ofertas tienen como fin vender el dominio a la tabacalera, por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes términos:
"1- We have received offers up to $10.00,00 to be paid within a year and we refuse it.
"2- Most offer are to re-sale the domain name to the tabacco company.
"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it."
El 23 de marzo de 2000, el "Demandado" reiteró al oferente que le presentara una oferta de contado. El 24 de marzo de 2000, el oferente hizo una oferta de USD$4,000.oo de contado, a lo cual el "Demandado" ese mismo día contestó que prefería esperar.
En una de las comunicaciones cruzadas, el "Demandado" escribió desde el correo electrónico: menores@cantv.net, lo cual sumado al hecho de que se probó su titularidad sobre el nombre de dominio MENORES.COM, pone de presente la relación que existe entre los nombres de dominio bigott.com y MENORES.COM. En efecto, es un factor adicional de prueba de la relación entre dichos nombres de dominio, el hecho de que el nombre de dominio bigott.com era utilizado como un vínculo a la página web: www.menores.com, tal y como fue demostrado por la "Demandante" a través de la inspección judicial realizada el 25 de mayo de 2000.
De igual forma, la "Demandante" probó mediante la inspección judicial realizada el 15 de junio de 2000, que el nombre de dominio bigott.com también fue utilizado como vínculo a la página: www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm, en la que aparece información concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidor de la "Demandante".
No obstante, tal y como fue señalado anteriormente, al ingresar el "Panel" el 16 de agosto de 2000 a la página www.bigott.com pudo constatar que los vínculos con las páginas: www.menores.com y www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm habían sido eliminados y que la apariencia de la misma había sido modificada.
La "Demandante" editó la publicación "C.A. BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", en donde no sólo aparece la historia de dicha sociedad desde sus orígenes, sino también la extensa publicidad que se ha realizado sobre las marcas y el nombre comercial BIGOTT a lo largo de su historia.
5. Alegatos de las Partes
5.1 Demanda
Afirma la "Demandante":
Que es titular de los registros Venezolanos ya reseñados de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), al igual que de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, para identificar productos derivados del tabaco, cigarrillos, servicios de manufactura de cigarrillos y el servicio de establecimiento comercial e industrial para productos del tabaco, especialmente cigarrillos.
Que el uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado" no sólo le causa perjuicios a la "Demandante", sino a otras entidades, especialmente a la FUNDACION BIGOTT. Esta Fundación es una organización sin ánimo de lucro que lleva a cabo numerosas actividades culturales, sociales y científicas en la República Bolivariana de Venezuela desde el año 1963 y que está directamente relacionada con la "Demandante", quien hace grandes contribuciones a favor de aquélla.
Que la marca BIGOTT es una marca notoria por lo cual el registro de ella como un nombre de dominio por parte del "Demandado" viola la "Política" teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
5.1.2 Que el nombre de dominio bigott.com es idéntico hasta el punto de generar confusión, a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandada" tiene derechos de propiedad industrial.
De la identidad entre el nombre de dominio en cuestión y de la marca de la "Demandada" se presume que el "Demandado" persigue un interés doloso, dado que utiliza dicho nombre de dominio para identificar el negocio de la pornografía infantil, teniendo en cuenta que al ingresar a su página se genera un vínculo a la página www.menores.com, una página de pornografía infantil.
Que la intención dolosa del "Demandado" también se deriva del hecho de que pretendió obtener una ganancia de la venta del nombre de dominio por un precio que supera abiertamente los precios razonables para este tipo de negocios.
Adicionalmente a lo anterior, el hecho de que el nombre de dominio en cuestión sea utilizado como un vínculo a una página de pornografía infantil implica que se genere confusión entre el público consumidor.
Independientemente de que ahora el "Demandado" pretenda legitimar su registro sobre el dominio bigott.com, al manifestar que dicho nombre es una expresión de fantasía, es evidente que la marca BIGOTT es conocida prácticamente por todos los Venezolanos, por lo que el "Demandado" pretende inducir al público consumidor a error.
5.1.2 En cuanto a las razones para señalar que el "Demandado" carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio bigott.com, aduce la "Demandante" que la marca BIGOTT es notoria en la República Bolivariana de Venezuela, siendo directamente asociada por el público consumidor a las actividades desarrolladas por ella. Dichas actividades son la producción y comercialización de cigarrillos, entre los cuales se encuentran los identificados con las marcas CONSUL, BELMONT, LUCKY STRIKE y KENT, a través de las licencias concedidas por la sociedad matriz, BRITISH AMERICAN TOBACCO. Teniendo en cuenta la larga historia de la "Demandante", es evidente que el "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuestión, pretendió aprovecharse del prestigio asociado a dichas marcas.
Adicionalmente, la marca BIGOTT tuvo su origen en el apellido del señor Luis Bigott, quien fundó la sociedad "Demandante".
El "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuestión, igualmente se está aprovechando de la alta diseminación cultural llevada a cabo por la FUNDACION BIGOTT a través del desarrollo de sus actividades.
Otro argumento que indica las intenciones fraudulentas de "Demandado" en el registro del nombre de dominio bigott.com es su afán de lucro a través de la potencial venta y consecuente traspaso del mismo. Es así, como las negociaciones adelantadas entre un tercero a nombre de la "Demandante" y el "Demandado", constatadas en las comunicaciones aportadas por la "Demandante", a su juicio, indican claramente la intención del "Demandado" de concretar la venta por un precio ostensiblemente superior al del registro y mantenimiento del registro de dicho nombre de dominio.
De igual forma, el hecho de que el nombre de dominio bigott.com haya sido utilizado como vínculo para ingresar a la página www.menores.com, siendo ésta un lugar de pornografía infantil, demuestra la falta de legitimidad del "Demandado" sobre el dominio en cuestión. Es más, el "Demandado" es el titular del registro del dominio MENORES.COM, de acuerdo a la información suministrada por el sistema de búsqueda WHOIS del "Registrador".
5.1.3 En cuanto a las razones por las cuales se concluye que el "Demandado" registró y usó el nombre de dominio bigott.com de mala fe, la "Demandante" señala que aquél infringió su marca BIGOTT, generando un obstáculo para el registro de dicho nombre de dominio por parte de ésta, para efectos del desarrollo de su presencia en el Internet.
Igualmente, señala la "Demandante" que el registro del nombre de dominio en cuestión por parte del "Demandado" ha impedido el uso de la marca BIGOTT por parte de la FUNDACION BIGOTT, lo cual ha traído como consecuencia que ésta no pueda diseminar las expresiones culturales Venezolanas.
Adicionalmente, aduce que es prueba del uso de mala fe del nombre de dominio bigott.com por parte de su titular el hecho de que éste dio información falsa sobre su lugar de residencia.
Así mismo, afirma que el hecho de que el "Demandado" haya registrado una marca notoria como nombre de dominio con la intención de venderlo es constitutivo de mala fe.
Por último, es igualmente constitutivo de mala fe el hecho de que el nombre de dominio bigott.com sea utilizado como un vínculo a una página dedicada a la pornografía infantil. Esto, además repercute en la reputación y en el prestigio de la "Demandante" y de la FUNDACION BIGOTT.
De acuerdo a lo anterior, la "Demandante" solicita la transferencia del dominio bigott.com a favor de ella. La "Demandante" cita en apoyo de su pretensión el artículo 4 literal b) numeral i) de la "Política", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquirió el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aquél.
5.2 Contestación de la Demanda
La contestación del "Demandado" fue extemporánea, debido a que el 29 de junio de 2000 el "Centro" le notificó la demanda al "Demandado", junto con la notificación de comienzo del procedimiento, concediéndole un término de veinte (20) días calendario para presentar su contestación a la demanda, los cuales vencían el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicitó una extensión del término por cinco (5) días calendario adicionales, que vencían el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notifica al "Demandado" que vencido el término otorgado para la presentación de su contestación, el mismo no contestó. El 25 de julio de 2000 el "Centro" recibió la contestación extemporánea de la demanda y ese mismo día el "Centro" acusó recibo de la contestación de la demanda.
De otra parte, debe mencionarse que el literal e) del artículo 5 del "Reglamento" prevé que la falta de contestación de la demanda por la parte demandada conlleva a que el grupo de expertos resuelva la controversia con base exclusivamente en la demanda. Adicionalmente, el literal a) del artículo 14 de dicho "Reglamento" señala que el incumplimiento de una de las partes, sin que existan circunstancias excepcionales, le otorga la facultad al grupo de expertos de sacar las conclusiones que él considere pertinentes.
Así mismo, es de notar que el "Demandado" ha debido tener en claro la perentoriedad de los términos procesales, así como también, que los mismos de conformidad con el "Reglamento" se contabilizan por días calendario. Lo anterior resulta más relevante si se tiene en cuenta que el "Demandado" es de nacionalidad Venezolana y está representado en éste procedimiento por un abogado también Venezolano. Esto lleva al "Panel" a considerar que el mínimo conocimiento que hubieran podido tener el "Demandado" y su apoderado acerca de la contabilización de términos devendría precisamente de la normatividad Venezolana. De igual forma, atendiendo a la nacionalidad de las partes de la controversia y de sus apoderados, el "Panel" ha considerado aplicable a la misma la normatividad procesal Venezolana. El Código de Procedimiento Civil Venezolano al respecto señala lo siguiente:
"Artículo 196: Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la Ley; el Juez solamente podrá fijarlos cuando la Ley lo autorice para ello."
"Artículo 197: Los términos o lapsos procesales se computarán por días calendarios consecutivos, excepto los lapsos de prueba, en los cuales no se computarán los sábados, domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar." (El subrayado es del "Panel".)
De igual forma, dicho Código acerca de la improrrogabilidad de los lapsos o términos procesales, señala lo siguiente:
"Artículo 202: Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la Ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite haga lo necesario…"
Las disposiciones antes citadas denotan el carácter perentorio reconocido a los términos procesales, de lo que se desprende que el incumplimiento de dichos términos acarrea sanciones de índole procesal.
Por lo tanto, el "Panel" considera que la contestación extemporánea de la demanda por parte del "Demandado" constituye su confesión ficta. El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil Venezolano consagra la figura de la confesión ficta, en los siguientes términos:
"Artículo 362. Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes a aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación, se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento."
Lo anterior, no obsta para que, en ejercicio de las facultades otorgadas al "Panel" por el literal b) del artículo 10 del "Reglamento" y dando aplicación del principio de igualdad de las partes y el debido proceso, el "Panel" haya decidido estudiar los argumentos esgrimidos por el "Demandado" y correrle traslado de las pruebas aportadas por la "Demandante" para los efectos del caso.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Normas aplicables
El artículo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisión sobre la base de:
6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
6.1.2 Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento";
6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.
La versión 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Política" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Política" y a su "Reglamento".
Por otra parte, siendo el "Demandado" y la "Demandante" nacionales Venezolanos y teniendo en cuenta que la propiedad industrial e intelectual en dicho país se encuentra regulada por normatividad de carácter supranacional, dado que dicho país es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, el "Panel" igualmente considerará las disposiciones contenidas en los artículos 84, 102, 104 y 105 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Atendiendo los argumentos señalados en el punto 5.2 de la presente decisión, el "Panel" igualmente considera aplicables a la presente controversia los artículos 196, 197, 202 y 362 del Código de Procedimiento Civil Venezolano.
Asimismo, el "Panel" ha considerado aplicable la siguiente norma del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la República Bolivariana de Venezuela: Artículo 10 bis 3) 1).
El artículo 4 literal a) de la "Política" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes términos:
"a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
"i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
"ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."
En aplicación de los lineamientos citados, a continuación el "Panel" estudiará y evaluará los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
Alega la "Demandante" que el nombre de dominio bigott.com, registrado por el "Demandado" es idéntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.
Para efectos de realizar el análisis de confundibilidad entre el nombre de dominio bigott.com y la marca BIGOTT de propiedad de la "Demandante", el "Panel" considera necesario remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en aplicación del artículo XXIX del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscrito el 28 de mayo de 1979 y modificado por el Protocolo de Cochabamba. Dicho Tribunal fue creado dentro del marco del Sistema Andino de Integración, el 28 de mayo de 1979 e inició sus actividades el 2 de enero de 1984. Este Tribunal tiene competencia territorial en los cinco Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y tiene entre otras, la función de interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, para asegurar la aplicación uniforme de dichas normas en el territorio de los Países Miembros. Siendo las interpretaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de obligatorio acatamiento por las autoridades de los Países Miembros de dicha Comunidad, el Panel considera imprescindible referirse a las mismas para efectuar el análisis de confundibilidad.
Acerca de la confundibilidad entre marcas y de los criterios para determinarla, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 2-IP-95, del 19 de septiembre de 1995, dentro del caso LAURA vs. LAURA ASHLEY, señaló lo siguiente:
"El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los procesos 1-IP-87, GO No. 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, GO No. 180 de 10 de mayo de 1995, y proceso 4-IP-94.
"…
"El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.
"La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc.
"La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar.
"La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto."
Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado", bigott.com, con la marca BIGOTT, se concluye fácilmente la identidad entre los mismos. Esto es así, si tenemos en cuenta que la expresión ".com" debe ser excluida del análisis de confundibilidad, en atención a que la misma es inapropiable por ser propia de los nombres de dominio y como tal, no le otorga distintividad alguna a dicha expresión. En efecto, al excluir la expresión ".com", vemos claramente que el nombre de dominio en cuestión se encuentra conformado por exactamente las mismas letras, ubicadas todas en el mismo orden dentro de las expresiones. Lo anterior conlleva naturalmente a que las expresiones comparadas sean idénticas en sus aspectos visual, ortográfico, fonético e incluso ideológico, siendo por lo tanto, evidentemente confundibles.
Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.
Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio bigott.com con la marca BIGOTT, dado que tal y como se señaló antes, la adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusión a los fines de la "Política", artículo 4 literal a) numeral i).
De otra parte, la "Política", en su artículo 4 literal a) numeral i) menciona: "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el demandante, tal y como ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) descritas en el punto 4 de la presente decisión. De hecho, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 102, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes términos:
"Artículo 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia de entre otros, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señaló lo siguiente:
"En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual solo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente esta conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.
"…
"De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93, 102, 103 y 104 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el registro de la marca confiere a su titular no solo el derecho al uso exclusivo de la misma (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar su exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Decisión 344; además otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión, como lo establece el artículo 104 de la misma Decisión.
"…
"El anterior análisis sirve el propósito de aclarar que el registro de la marca en los términos establecidos por la decisión comunitaria y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada país designe, es el único que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. De esta manera no podría ser oponible al registro de una marca otorgado de acuerdo con la ley comunitaria, ningún otro registro o sistema de inscripción que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria."
De conformidad con lo anterior, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio bigott.com es idéntico a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandante" tiene derechos constituidos de conformidad con la normatividad vigente.
6.3 Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio
Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio, en primer lugar, es de considerar que la falta de contestación temporánea de la demanda por parte del "Demandado" lleva al "Panel" a valorar dicha actuación como una confesión ficta, tal y como está consagrado en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, citado en el punto 5.2 del presente fallo. Esto implica, tal y como fue señalado arriba, que el "Panel" estudiará los escritos aportados por el "Demandado" teniendo como confesados los hechos susceptibles de confesión.
La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio bigott.com, toda vez que éste le corresponde a ella en razón de que el mismo hace alusión a su nombre comercial y a las marcas de las que es propietaria. Esto no ha sido específicamente contestado por el "Demandado" como era su obligación conforme al artículo 4 literal c) de la "Política".
El artículo 4 literal c) de la "Política" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
"iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro."
El "Demandado" se limita a afirmar que el nombre de dominio bigott.com tiene un contenido infantil, pues se refiere al personaje BIG OTT y GRAN OTT, tratando de justificar así el interés legítimo que le asiste sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, esta afirmación carece de fundamento alguno, pues el "Panel" desconoce el personaje al que se refiere el "Demandado". Al respecto, el "Panel" indagó en varios diccionarios y pudo constatar que la expresión BIGOTT es una palabra Húngara cuya traducción al idioma Inglés es: "bigoted", que significa: "lleno de perjuicios, fanático, intolerante, santurrón." Es de notar, que el único contenido ideológico atribuible a la palabra BIGOTT en nada se relaciona con el uso que el "Demandado" ha dado y se encuentra dando de la misma.
De otra parte, en su escrito del 28 de septiembre de 2000, el "Demandado" manifestó que el significado de la expresión BIGOTT es el acrónimo de la expresión "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", contradiciéndose con respecto a lo que había sido señalado en su escrito de contestación de la demanda.
De otra parte, habiendo sido probado a través de la inspección judicial practicada el 25 de mayo de 2000, por la "Demandante" y confesado por el "Demandado" en su contestación de la demanda que el nombre de dominio bigott.com fue utilizado como vínculo inmediato a la página www.menores.com, evidencia per se la falta de interés legítimo del "Demandado", pues no existe relación entre dicho nombre de dominio y la página a la cual derivaba. Tampoco existe una relación entre el contenido "infantil" actual de la página www.bigott.com y el contenido de la página www.menores.com, el cual aún cuando moral e incluso jurídicamente criticable, no es objeto de la presente controversia.
A este respecto, el "Demandado" señala que la referida vinculación entre el nombre de dominio bigott.com y el sitio www.menores.com, no indica que aquél no tenga un legítimo interés, pues dicho sitio posee fuerza autónoma. Sin embargo, esta afirmación no tiene relevancia alguna en la controversia, ni justifica el legítimo interés alegado por el "Demandado" sobre el nombre de dominio en cuestión. Por el contrario, dicha afirmación constituye una confesión del "Demandado" sobre precisamente el uso ilegítimo del nombre de dominio en cuestión por parte de éste.
Adicionalmente, el "Demandado" se abstiene de manifestar las actividades a las cuales se dedica y la naturaleza comercial o no de las mismas. Acerca de esto, lo único que se conoce del "Demandado" es que también es el titular del registro del nombre de dominio MENORES.COM. El "Demandado" no ofrece ningún dato relativo a su profesión, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningún otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.
Sin embargo, las pruebas allegadas al proceso, al igual que la naturaleza de los hechos, lleva al "Panel" a concluir la finalidad concurrencial de las actividades del "Demandado". Es de notar, que en materia de competencia desleal existe una presunción de finalidad concurrencial. Acerca de esta presunción, el doctrinante José Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, página 124, señaló lo siguiente:
"…de otro lado, la presunción de finalidad concurrencial se ha formulado sin restricción alguna desde un punto de vista subjetivo y por tanto, vale tanto para los operadores económicos profesionales, como para aquellos que intervienen en el mercado de forma esporádica o para la satisfacción de necesidades económicas e individuales, así como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades científicas, deportivas, caritativas…"
En particular, como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", éste no se encuentra legitimado para el uso del nombre de dominio bigott.com por no ser titular de ninguna marca BIGOTT, ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 104, señala lo siguiente:
"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
"….
(a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca ;
"…
(e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo."
Es así, como la disposición antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitación o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se halla legitimado para ello.
En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 10 bis numeral 1) del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL prohíbe los actos de confusión en los siguientes términos:
"En particular deberán prohibirse:
"1) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial…"
Además, el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación bigott.com para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.bigott.com. En efecto, tal y como se expuso atrás, el "Panel" ingresó el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, a dicha página y ha encontrado una ausencia de contenido real, de lo que se desprende que dicha página tiene la naturaleza de ser un sitio en construcción.
De otra parte, acerca de la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) alegada por la "Demandante", debemos tener en cuenta lo señalado por la legislación vigente en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta materia. En relación con éste punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso No. 1-1P-87 del 3 de diciembre de 1987, en el caso Aktiebolaget VOLVO vs. la Sociedad Industrial VOLMO S.A., en relación con la interpretación Prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, ya reconocía las prerrogativas de la marca notoria. Al respecto, señaló lo siguiente:
"Tiene especial interés en éste proceso la noción de "marca notoria", ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior."
…
"En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", así no cuente con un registro nacional válido".
"Igual protección tienen las marcas solicitadas con anterioridad y las reivindicadas posteriormente. La marca notoria, que además cuente con registro en el país o en el exterior - en cambio - goza de una protección más amplia que se extiende a "servicios o servicios idénticos o similares" (no necesariamente de una misma clase), en virtud del literal g) del citado Artículo 58".
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra la especial protección otorgada a las marcas notorias en la disposición que sigue a continuación:
"Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
"…e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro…"
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995, en el caso BENETTON GROUP S.P.A. vs. Alberto Kadoch, respecto de las marcas notorias señaló la siguiente definición, que consideramos vigente:
"La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo."
En un primer momento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina equiparó el concepto de marca notoria a la de un hecho notorio que por definición no requiere prueba alguna. Esta interpretación quedó plasmada en el proceso No. 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, en el caso LISTERINE, sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA. vs. WARNER LAMBERT COMPANY, en la que se señaló lo siguiente:
"…Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad delas personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestión, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una notoriamente conocida y registrada en el exterior, así no cuente con un registro nacional válido…"
Sin embargo, ya en el caso LISTERINE se reconocía la necesidad de la prueba de la notoriedad de las marcas, tal y como quedó plasmado en la jurisprudencia antes anotada, que a continuación citamos:
"…No se debe confundir la notoriedad de un hecho que haría raramente superflua la prueba, (…), con la notoriedad establecida por la ley como base de un derecho en varios preceptos. Lo primero es en realidad una excepción sentada por la doctrina y raras veces admitida por la jurisprudencia, al principio de que la verdad de un hecho no liga al juez sino a condición de que haya sido debatido en juicio por iniciativa de las partes dentro del sistema dispositivo de la prueba, o allegada al ex oficio si el proceso es inquisitivo, en otras palabras, que el conocimiento personal que el juez tenga de un hecho no es prueba del mismo; quod non est in actis, non est de hoc mundo". (Rocha Antonio. De la Prueba en Derecho, Tomo I, Bogotá. Ediciones Lerner, 1967).
(…)
"A diferencia de los hechos notorios que forman parte del conocimiento privado del juez, la notoriedad de la marca necesita ser probada, como acertadamente sostiene el Tribunal de Quito (PROCESO No. 5-IP-94)(…) Y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea fácil, justamente porque la notoriedad es una situación fáctica compleja que presupone la difusión y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. (…)". (Alcance de los derechos exclusivos de las marcas; Seminario de la OMPI, Lima 25 a 27 de octubre de 1995)."
Lo anterior tuvo reconocimiento expreso por parte de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al consagrar en su Artículo 84, los siguientes parámetros que sirven para determinar si una marca es o no notoria:
"Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
"a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada."
"b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca."
"c) La antigüedad de la marca y su uso constante."
"d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca."
En consecuencia, para efectos de determinar si las marcas de propiedad de la "Demandante" son notorias, se analizan a continuación las pruebas que para el efecto fueron aportadas por dicha parte:
Copia del documento inscrito bajo el número 45, Tomo 145-A del Registro Mercantil II De la Circunscripción Judicial del Distrito y Estado de Miranda del 10 de octubre de 1983, por medio del cual se modifica el objeto social de la "Demandante", en donde consta como fecha de inscripción de ésta en el Registro de Comercio el 7 de enero de 1921.
Copias de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), Nos. F-41.449 del 28 de mayo de 1962, F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, D-17.575 del 20 de septiembre de 1983 y F-27.400 del 14 de enero de 1952, así como también del registro de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. D-17.575 y D-4544 del 20 de septiembre de 1983 y del 12 de diciembre de 1961, respectivamente.
Copia de la publicación "C.A. CIGARRERA BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", Editada por la Gerencia de Comunicación Interna y Bienestar social, Dirección de Recursos Humanos, Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en donde además de la historia de la "Demandante", aparece la publicidad que la misma ha hecho, entre otras, de las marcas LUCKY STRIKE, BANDERA ROJA, ROYAL, CONSUL, BELMONT y DELTA. Así mismo, aparece la publicidad hecha sobre algunos de los concursos hechos por la "Demandante" en las décadas de los años 20 y 30, promocionados con el nombre comercial de COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. Dicha publicación igualmente señala que la "Demandante" tiene una participación de más del 80% del mercado Venezolano y comercializa las marcas de mayor prestigio en el país.
El libro "VENEZUELA: TRADICION EN LA MODERNIDAD", Equinoccio ediciones de la Universidad Simón Bolívar y Fundación Bigott, Venezuela 1998.
La revista BIGOTT EDICION ESPECIAL, Número 50, Julio, Agosto y Septiembre de 1999, Editada por la Fundación Bigott, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
Del análisis del material probatorio aportado por la "Demandante", el "Panel" considera probado el uso del nombre comercial BIGOTT desde el año 1921 en Venezuela. Respecto del uso de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), el "Panel" encuentra que si bien el registro de las mismas fue concedido varios años antes del registro del nombre de dominio en cuestión, la "Demandante" se abstuvo de probar el uso constante de aquéllas. A diferencia de lo que respecta a las marcas de sus cigarrillos BELMONT, LUCKY STRIKE y ROYAL, entre otros, sobre las cuales sí se ha realizado la "Demandante" extensa publicidad, el "Panel" no tiene conocimiento acerca del conocimiento que tenga el público consumidor sobre las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA).
De acuerdo a lo anterior, el "Panel" concluye que la "Demandante" no probó la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de conformidad con los parámetros establecidos por el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que no es procedente la declaratoria de notoriedad de dichas marcas.
No obstante, la antigüedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y el uso del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO por parte de la "Demandante" desde muchos años antes que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuestión, sumado al hecho de que el "Demandado" en ningún momento niega conocer las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), ni los productos y servicios identificados con ellas, lleva al "Panel" a concluir que éste tenía conocimiento acerca de la titularidad de dichas marcas por parte de la "Demandante".
El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuestión, ni la razón por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 5 literal b) numeral i) del "Reglamento" (carga de contestar específicamente a las alegaciones de la "Demandante"), lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
Adicionalmente, es de notar que la voluntad manifiesta del "Demandado" de vender el nombre de dominio bigott.com, pone de presente que no se encuentra dándole un uso legítimo, ni tiene un interés lícito o legítimo en el mismo.
Si bien las causales enumeradas en el artículo 4 literal c) del "Reglamento" son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificaría para tener algún interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión.
Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresión, así como el hecho de que la expresión BIGOTT realmente no guarda relación con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio bigott.com.
6.4 Registro de Mala Fe
Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligación de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artículo 4 literal a) de la "Política", es necesario que se cumplan todos las situaciones allí establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.
El hecho de que en la enumeración de las circunstancias se haya utilizado la conjunción "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. Así fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el punto 6 de dicha Decisión, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Política" y en particular al Segundo Reporte de Implementación de Documentos para dicha "Política" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definición de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atención a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitaría la aplicación del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretación antes anotada. Aún cuando este argumento parece tener mérito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicaría un cambio en la "Política". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.
Hecho el anterior preámbulo, la "Demandante" afirma que el dominio bigott.com ha sido registrado y usado de mala fe, ya que constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obstáculo para efectos de la presencia en Internet de ésta.
Adicionalmente, la "Demandante" señala que el registro del nombre de dominio en cuestión igualmente obstaculiza las labores desarrolladas por la FUNDACION BIGOTT. A este respecto, es de notar que la parte demandante en el presente procedimiento es la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, quien es la titular de los registros de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y no dicha Fundación. Por lo anterior, el perjuicio y uso que el registro del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado" le cause o no a la FUNDACION BIGOTT no es para nada relevante en la presente controversia.
En lo concerniente a las alegaciones de la "Demandante" en cuanto al uso que esta haciendo el "Demandado" de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, es de notar que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevé la posibilidad del uso de buena fe de una marca registrada por un tercero, en los siguientes términos:
"Artículo 105. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
"El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no será susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
"El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error."
Sin embargo, es evidente que el "Demandado" no aportó las pruebas tendientes a evidenciar que el uso del nombre de dominio en cuestión no genera confusión entre el público consumidor, ni que se encuadra dentro de algunos de los supuestos señalados por la norma antes citada para que sea considerado un uso de buena fe.
En lo concerniente a la intención del "Demandado" de vender el nombre de dominio bigott.com, el "Panel" considera que no se aportó prueba por parte de la "Demandante" que evidencie que el registro del mismo se haya hecho con el fin de venderlo. No obstante, es igualmente claro que el "Demandado" tuvo la intención de venderlo por lo menos en el momento en que se adelantaron las conversaciones con el emisario de la "Demandante", por un precio substancialmente superior al del registro, que fue de USD$70.oo, según la factura expedida por el "Registrador" y aportada por el "Demandado" el 21 de septiembre de 2000.
Resulta relevante para efectos del análisis de la motivación que tuvo el "Demandado" en el registro del nombre de dominio bigott.com, el hecho de que en la comunicación del 21 de marzo de 2000, éste pone de presente al emisario de la "Demandante" que tiene conocimiento acerca del interés de la "Demandante" en el nombre de dominio y que en este sentido el valor de la reventa sería interesante.
De hecho, si bien es cierto que la iniciativa de la venta del nombre de dominio bigott.com en efecto fue de la "Demandante", también lo es que el "Demandado" mostró su interés en venderlo por un precio superior al registro del mismo, de lo que se desprende su ánimo de lucro.
Tal y como fue señalado en el punto 4 del presente fallo, ante una de las ofertas hechas por el emisario de la "Demandante", el "Demandado" le manifestó que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expresó que la mayoría de las ofertas tienen como fin vender el dominio a "la compañía tabacalera", por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes términos:
"1- We have received offers up to $10.00,00 to be paid within a year and we refuse it.
"2- Most offer are to re-sale the domain name to the tabacco company.
"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it." (El subrayado es del "Panel".)
Luego de la última oferta hecha por el emisario de la "Demandante" de USD$4,000.oo, el "Demandado" finalmente le informa que prefiere esperar, de lo que se desprende un evidente afán de lucro por parte de éste.
Con lo dicho, el "Panel" considera que el "Demandado" no sólo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio" (artículo 4 literal b) numeral i) de la "Política"), sino que directamente la reconoce.
Habiéndose establecido en el punto 6.3 arriba que el "Demandado" carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este "Panel", por reconocimiento expreso del "Demandado", que lo ha registrado de mala fe, según lo describe la "Política", en su artículo 4 literal b) numeral i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto que supera los costos que están relacionados directamente con el nombre de dominio".
No es óbice para esta conclusión que el "Demandado" haya alegado que fue la otra parte quien se contactó con él, y que desconocía el interés de la "Demandante" en el dominio. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio él podría haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Parece razonable que el titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha sido registrada como nombre de dominio por otro, contacte al titular del respectivo registro para intentar llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente. La mala fe al momento del registro existe o no existe, y que el titular marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe del titular del registro, si tal fuera el caso. A contrario sensu, quien registre un nombre de dominio de buena fe, y con derechos o intereses legítimos sobre el mismo, no pierde esa buena fe ni sus derechos por contactar al titular del registro marcario para negociar la venta.
El "Demandado" en un primer momento alegó sin probarlo que el nombre de dominio bigott.com es una expresión de fantasía, pues hacía referencia al GRAN OTT y al BIG OTT. Posteriormente, el "Demandado" argumentó que la expresión BIGOTT no era de fantasía, sino por el contrario, era el acrónimo de la frase: "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", lo cual explica el vínculo que se hacía a la página: www.menores.com. Sin embargo, el "Panel" no le encuentra sentido alguno a las alegaciones del "Demandado", toda vez que el mismo se contradice, tratando de atribuirle algún sentido a la expresión BIGOTT y justificando su registro y uso del nombre de dominio bigott.com.
Así mismo, el "Demandado" tampoco negó conocer a la "Demandante", de hecho reconoció que conocía los productos y servicios ofrecidos y prestados por ella. Tal y como se expuso antes, el "Demandado" reconoció que la "Demandante" tendría interés en adquirir el nombre de dominio, por lo que podría obtener una suma importante.
La "Política", en su artículo 4 literal b) numeral ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa índole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es idéntico el dominio, y registrar éste sin derechos ni intereses legítimos propios, ha incurrido en una conducta de tal índole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.
El "Demandado" también ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Política", en su artículo 4 literal b) numeral iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
Al respecto, resulta relevante tener en cuenta que la inspección judicial llevada a cabo por la "Demandante" el 15 de junio de 2000, evidencia que el nombre de dominio bigott.com era utilizado por el "Demandado" como un vínculo a una página en la que aparecía información concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidora de la "Demandante". Este hecho es un indicio de la intención del "Demandado" de presionar a la "Demandante" para que adquiriera el nombre de dominio bigott.com.
A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbación, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aquí la perturbación se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado artículo 4 literal b) numeral iii) de la "Política" queda enmarcada, así como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.
El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del artículo 4 literal b) numeral i) de la "Política".
Además, el hecho de que el uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", se haya limitado a constituir un "link" o vínculo con otras páginas y posteriormente presentarla como una página en construcción, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no requiere tal dominio para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intención de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociación sobre aquél. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses legítimos propios sobre el nombre de dominio.
Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio bigott.com ha sido registrado de mala fe.
6.5 Utilización de Mala Fe
Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilización legítima del nombre de dominio bigott.com, tratándose de un nombre de dominio idéntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), de las cuales es titular aquélla.
Acerca de lo alegado por la "Demandante", en lo concerniente al uso del nombre de dominio en cuestión como un "link" o vínculo a las páginas www.menores.com y a la página www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm, en la cual aparece información de la empresa PHILLIP MORRIS, el "Panel" considera probados estos hechos, de conformidad con las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y efectuadas en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en los días 23 de mayo de 2000 y 15 de junio de 2000. Así mismo, el "Panel" efectuó varias visitas independientes al sitio web www.bigott.com los días 16 de agosto de 2000, 18 de septiembre de 2000 y 21 de septiembre de 2000 y pudo constatar que el uso de dicho nombre de dominio ha variado, por cuanto en la actualidad y desde que este "Panel" tuvo a su cargo el estudio del caso de la referencia, dicha página identifica un lugar cuya naturaleza es la de ser un sitio en construcción.
Al respecto, el "Panel" considera relevante tener en cuenta la opinión del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisión del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señaló lo siguiente:
"Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio "en construcción" cuando el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el país demandado y provocando la posibilidad de confusión a los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del demandante –sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el "Panel" determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado."
En efecto, el nombre de dominio bigott.com conduce a una página web en construcción, equivalente a un obrar negativo del "Demandado". Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4 de la presente decisión, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es así, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. Así fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propósito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artículo 4 literal b) de la "Política" reconoce expresamente que la enumeración de las pruebas del registro y utilización de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."
El "Panel" considera por lo tanto, que en el caso en cuestión, la falta de uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", sin la debida justificación por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusión, son las siguientes:
a) El "Demandante" ha demostrado que sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), las cuales son idénticas al nombre de dominio bigott.com, son ampliamente conocidas en la República Bolivariana de Venezuela;
b) El "Demandado" no proveyó al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actuó o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestión;
c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA). Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que el "Demandado" tuvo conocimiento del mejor derecho que le asiste a aquella sobre el nombre de dominio en cuestión;
d) El "Demandado" implícitamente acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aquél constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento (USD$70.oo), lo cual evidencia su ilegítimo ánimo de lucro;
e) El "Demandado" no manifestó el tipo de actividades a las que se dedica, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar legítimamente el nombre de dominio bigott.com;
f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", sería ilegítimo, pudiendo constituir una violación de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpación de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".
g) Finalmente, el "Demandado" no contestó en tiempo la demanda por lo que se entiende que ha confesado su proceder ilegítimo y de mala fe denunciado por la "Demandante" en su demanda.
Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.
7. Decisión
El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio bigott.com es idéntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" también ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de éste es una conducta que tiene una clara connotación de mala fe.
Por todo ello y conforme a los artículos 4 literal i) y 15 de la "Política" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio bigott.com sea transferido a la "Demandante", COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES.
Fernando Triana
Panelista Unico
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