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Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernández [2000] GENDND 1223 (9 October 2000)

1.1 Demandante: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., con domicilio social en calle 60, números 21-23, Sector A Polígono Industrial de la Zona Franca, Barcelona 08040, España.

1.2 Demandado: D. Ignacio Allende Fernández, con domicilio en Avenida de los Chopos, 65, Las Arenas, Getxo, Vicaya, España, representado por Dª Ana de Godos Castellanos.

2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, "metrobarcelona.com".

2.2 La entidad registradora de ambos nombres es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3.1 Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 26 de Julio de 2000.

3.2 Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico a la entidad registradora y al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 15 de Septiembre de 2000.

3.3 Con fecha 25 de Septiembre, de acuerdo con la petición del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a Luis H. de Larramendi como panelista, haciéndole llegar copia completa de la documentación.

4.1 El demandante es una persona jurídica, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., cuya principal actividad consiste en la gestión del ferrocarril metropolitano de la ciudad de Barcelona; su vida legal data desde su constitución el 17 de Diciembre de 1920.

El demandante es titular del registro español de marca 2.085.108 METRO DE BARCELONA, y a través de una sociedad vinculada de los dominios "barcelona.net" y "barcelona.org" desde el 25 de Mayo de 2000.

4.2 El demandado es una persona física, D. Ignacio Allende Fernández, de nacionalidad española, con domicilio en Las Arenas, Getxo (Vizcaya).

4.3 A los efectos de este procedimiento arbitral es de tener también en cuenta la circunstancia de que quien accede en la actualidad a la dirección de Internet "metrobarcelona.com", es redireccionado a la página "metrobilbao.com", sin que en ella figure ninguna advertencia que haga saber la razón de ese vínculo.

Igualmente es de considerar que con fecha 31 de Agosto se adoptó una resolución en el conflicto D2000-0467 en donde el panelista nombrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha declarado similar el dominio METROBILBAO a las marcas METRO DE BILBAO, ha estimado que el demandado en aquel procedimiento, que es la misma persona aquí demandada, Ignacio Allende Fernández, carece de derechos anteriores legítimos respecto a ese nombre de dominio, entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe, habiendo resuelto como consecuencia de todo ello la transferencia del dominio a la demandante, METRO BILBAO, S.A.

5.1 Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un dominio que es virtualmente idéntico a una marca de su propiedad,

- que la denominación en que consiste el dominio impugnado es una denominación con la que inmediatamente se asocia a la demandante, que es la entidad que presta el servicio público del ferrocarril metropolitano en la ciudad de Barcelona,

- que el demandante ha solicitado también otros dominios similares, como son los dominios "metrobilbao.com" y "metromadrid.com",

- que hasta una fecha no determinada en la dirección "metrobarcelona.com" se podía acceder a un contenido de carácter pornográfico,

- que el demandado ha ofrecido la venta de su dominio "metrobarlona.com",

- que el demandado no tiene ningún interés legítimo ni ningún tipo de derecho en relación con el nombre de dominio en debate, y

- que el demandado ha registrado y usado esos nombres de dominio de mala fe.

El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio "metrobarcelona.com".

5.2 El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante manifestando:

- que es inadecuado el procedimiento arbitral especial para resolver la disputa,

- que la denominación METRO DE BARCELONA es genérica y no reivindicable en exclusiva,

- que los productos para los que figura registrada la marca 2.085.108 METRO DE BARCELONA se refieren a unas actividades muy concretas, por lo que no valen a su titular para impedir su uso en relación con otras actividades,

- que tiene un interés legítimo para el uso de la denominación METROBARCELONA en ejercicio del derecho ciudadano a la crítica de un servicio público, con el objetivo de prestar un servicio a la comunidad,

- que ha realizado preparativos para la utilización del dominio "metrobarcelona.com",

- que ha realizado un uso legítimo no comercial, cual es la prestación de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano de Barcelona,

- que la prueba de la mala fe en el uso y registro del dominio "metrobarcelona.com" corresponde al demandante, pero que en todo caso

- no ha intentado la reventa del dominio,

- no ha intentado impedir el uso de la marca METRO DE BARCELONA pues el titular de ésta ha preferido identificarse con los dominios "metrobarcelona.net" y "metrobarcelona.org",

- no realiza actividad comercial alguna por lo que no intenta interferir en el mercado de un competidor,

- no trata de atraer internautas basándose en la confusión generada, y

- estima que todo lo más se produce un conflicto legítimo de intereses, al tratarse la página "metrobarcelona.com" de una página crítica respecto de un servicio público, por lo que queda excluido del campo de aplicación de la política uniforme de resolución de conflictos.

El demandante solicita que se proceda a la íntegra desestimación de la demanda interpuesta.

6.1 Habiendo planteado el demandado la posible incompetencia de este panel, procede analizar esa cuestión de manera previa

La lectura de las consideraciones establecidas por el demandado, que entiende que es nulo el sometimiento a arbitraje, no puede enervar la efectiva aplicabilidad de un procedimiento de naturaleza "sui géneris", que ha sido establecido precisamente por el carácter "sui géneris" de la red Internet, que hace que queden desbordados los marcos nacionales ya que, con independencia de que las dos partes sean españolas, el contenido al que se accede a través del dominio controvertido supera los límites territoriales de España, y quien habría de ejecutar la decisión sería una entidad extranjera.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, y las muy acertadas manifiestaciones que se contienen en la resolución del distinguido panelista Roberto A. Bianchi en su decisión de 31 de Agosto en el caso D2000-0467, en relación con el dominio "metrobilbao.com", a las que nos remitimos, procede considerar la plena competencia de la política uniforme de resolución de conflictos establecida por ICANN y, en consecuencia, de este procedimiento arbitral basado en ella y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

6.2 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.3 Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4(a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3.1 Análisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda que la marca METRO DE BARCELONA y el dominio "metrobarcelona.com" ofrecen una virtual identidad eliminada la partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico ("COM"), y dejando de considerar la preposición "DE".

Es cierto, como señala el demandante, que en la adopción de nombres de dominio tienden a simplificarse construcciones gramaticales correctas en aras de la concisión, por lo que la eliminación de la preposición "DE" en la marca METRO DE BARCELONA sería una práctica corriente. Ello abunda en la cuasi identidad que se produce.

El pretendido carácter descriptivo de la marca METRO DE BARCELONA, aún en el caso de que se produjera, lo que no se entra a juzgar, así como el que dicha marca proteja unos u otros productos o servicios, es totalmente irrelevante a los efectos de este procedimiento, de acuerdo con la "Política Uniforme".

6.3.2 Análisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestión se observa que el demandado:

- no expresa ninguna razón que le vincule a la ciudad de Barcelona,

- no alega ninguna conexión específica con el servicio público del metro de Barcelona,

- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominación, y

- no acredita ningún tipo de preparativo real para el uso del dominio "metrobarcelona.com", distinto de su utilización pornográfica, o su vinculación al dominio "metrobilbao.com"

El demandado ha alegado su derecho constitucional a la libre expresión como base para la apropiación particular del dominio "metrobarcelona.com", a fin de efectuar el derecho a la crítica en relación con ese servicio público de Barcelona..

Como no hay ninguna razón para que el derecho a la crítica deba ejercerse necesariamente a través de la utilización de la marca de un tercero, cuando puede prestarse a través de dominios diferentes; se considera de aplicación la doctrina contenida en los casos OMPI D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300 Monty and Pat Roberts, Inc. c. Bill Keith y J. Bartell, citados por el panelista Roberto A. Bianchi, en su decisión de 31 de Agosto de 2000 relativa al dominio "metrobilbao.com".

6.3.3 Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio "metrobarcelona.com", y análisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

El párrafo 4(a)(iii) de la Política Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretación de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algún requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar también con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del párrafo 4(a)(iii) de la "Política Uniforme".

En ese sentido, sin establecer en líneas generales, la decisión D2000-0003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atención especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacción bajo la "Política Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuación (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideración de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Código Civil, artículo 1282, establece que para juzgar de la intención de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberá atender principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideración de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisición del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio "metrobarcelona.com", las siguientes:

- El dificultar la identificación del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse solamente un apellido, cuando de acuerdo con el sistema legal español la identificación de la personalidad se conforma a través del apellido paterno y del materno, así como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios "metrobilbao.com", "metrobarcelona.com" y "metromadrid.com".

- El no haber alegado, ni por tanto probado, la existencia de una actividad comercial para la que legítimamente pudiera utilizarse el dominio "metrobarcelona.com", de donde se desprende que la adopción e la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

- El haber utilizado páginas de contenido pornográficos (o que vinculan a otras de tal contenido) en la dirección "metrobarcelona.com".

- El que mediante la obtención del dominio "metrobarcelona.com" se impida y dificulte al titular de la marca METRO DE BARCELONA su presencia en la red, sin que la obtención de la demandante de los dominios metrobarcelona.org y "metrobarcelona.net", después de haber comprobado que existía el dominio "metrobarcelona.com" pueda operar como factor a tener en cuenta en ningún sentido.

Aunque no puede considerarse probado de manera incontestada la oferta de venta que esgrime el demandante, la conducta del demandado, declarada probada en el procedimiento D2000-0467, que acredita la oferta de venta del dominio "metrobilbao.com" por la cantidad de 100.000.000 Ptas.-, da pié para pensar que también pueda estar en venta el dominio "metrobarcelona.com" (y que la oferta en ese sentido sea por tanto cierta), toda vez que es a la página "metrobilbao.com" a la que está redireccionada la página "metrobarcelona.com". Poniendo en conexión esas consideraciones con el deseo de ocultación de la identidad del demandado, todo ello lleva a concluir al panel que su conducta no encaja dentro de lo que sería permisible considerar como proceder de buena fe.

Y en cuanto al uso de la marca, también el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:

- Al acceder a la página "metrobarcelona.com" se redireccione a la página "metrobilbao.com", lo que acredita que existe uso.

- En la página redireccionada, no hay referencia ninguna al metro de Barcelona, pero sí contenidos claramente denigratorios para una entidad paralela a la que es reclamante en este procedimiento.

Ese uso denigratorio, claramente definido en la resolución de 31 de Agosto en el caso del D2000-0467, queda patente si se tiene en cuenta el correo electrónico de contacto que ofrece el titular de esa página, que es "mecagoenel@metrobilbao.com".

El hecho de que en algún momento haya existido un contenido de naturaleza que este panelista entiende es pornográfico, pero que su calificación exacta resulta irrelevante, porque en cualquier supuesto se trata de un contenido ajeno por completo a la entidad a la que inequívocamente se refiere el dominio "metrobarcelona.com".

En consecuencia, el panel declara probada la falta de interés legítimo para el registro del dominio "metrobarcelona.com" por parte del demandado, que ese dominio ha sido registrado y además está siendo utilizado de mala fe.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4(a)(i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio "metrobarcelona.com" sea transferido al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista único

9 Octubre de 2000