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1. Parties et Noms de domaine contestés
Transcontinental Distribution Inc., demandeur en la cause, domicilié 1, place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, Canada est une société
de marketing direct qui distribue de porte à porte des publicités. Elle est représentée par Madame Danièle Boutet du Cabinet d'avocats
Ogilvy Renault ;
Le défendeur est Le Roublard, domicilié 250 des Frenes Ouest, Quebec, Canada, représenté par Monsieur Daniel Girard.
Les noms de domaine en cause sont " publi-sac.com " et " publi-sac.net ".
2. Rappel de la procédure
- 12 septembre 00 : requête du demandeur, sous format électronique et en version anglaise, et régularisation des frais de procédure
;
- 13 septembre 00 : requêe du demandeur, sous format papier.
A réception de ces éléments, l'administrateur du dossier eResolution a vérifié (i) l'identité du Registraire du nom de domaine en
cause, (ii) la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois, (iii) si le à nom de domaine en
litige menait à une page Web active, (iv) la conformité de la demande par rapport à la réglementation.
L'administrateur du dossier a conclu, au vu de ces vérifications, que : (i) le registraire du nom de domaine est Network Solutions,
Inc., (ii) la base de données Whois contient toutes les informations requises, (iii) le nom de domaine mène à une page Web inactive
et (iv) la demande est conforme à la réglementation.
Copie du contrat d'enregistrement du nom de domaine a été demandée au registraire le 13 septembre 2000 et été obtenue le 15 septembre
2000.
L'administrateur de dossier a fait parvenir au défendeur, le 15 septembre 2000, copie de la demande et de la Notification Officielle
du commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique
générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Cette date est celle du début des procédures
administratives.
Le 15 septembre 2000, l'administrateur de dossier a informé le demandeur, le registraire impliqué et l'ICANN de la date du début
des procédures administratives.
Le 22 septembre 2000, le détenteur du nom de domaine a indiqué par courrier électronique qu'il souhaitait que les procédures se déroulent
en français.
Le 2 octobre 2000, la représentante du demandeur a indiqué à l'administrateur du dossier par courrier électronique qu'elle acceptait
que les procédures se déroulent en français.
Le 3 octobre 2000, le détenteur du nom de domaine a soumis la version électronique de sa réponse. Le 5 octobre 2000, l'administrateur
du dossier lui a donné un délai de 10 jours pour en fournir une copie papier signée.
Le 3 octobre 2000, la représentante du demandeur a demandé la permission de produire une réplique. Le 5 octobre 2000, l'administrateur
de dossier lui a répondu en lui indiquant que sa requête serait transmise au Panel.
Le 12 octobre 2000, la copie papier signée de la réponse a été reçue.
Le contrat d'enregistrement du nom de domaine a été rédigé en anglais. Toutefois, le demandeur et le défendeur ont consenti à ce
que les procédures se déroulent en français, bien que le formulaire de demande soit rédigé en anglais. En conséquence et conformément
à l'article 11 a) du Règlement d'application de la politique générale d'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux
noms de domaines, la langue du déroulement des procédures du présent dossier est le français. Donc, la décision du Panel devra être
rédigée en français.
Le 16 octobre 2000, le Greffe d'eResolution a contacté Madame Christiane Féral-Schuhl, pour lui demander d'agir comme membre unique
du Panel dans ce dossier.
Le 18 octobre 2000, Madame Christiane Féral-Schuhl a accepté et a rempli à cet effet la déclaration d'indépendance et d'impartialité.
Le 18 octobre 2000, le Greffe d'eResolution a communiqué à Madame Christiane Feral-Schuhl, un nom d'utilisateur et un mot de passe,
lui permettant d'avoir accès au formulaire de demande, de réponse et aux annexes directement sur le site d'eResolution.
Le 18 octobre 2000, les parties ont été avisées que Madame Christiane Feral-Schuhl avait été désignée pour agir comme membre unique
du Panel, et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 31 octobre 2000.
Le 24 octobre le greffe d'eResolution a fait savoir au demandeur qu'une réplique de sa part était acceptée.
Le 26 octobre, la réplique du demandeur a été placée en ligne.
Le 30 octobre, le défendeur a fait savoir au greffe d'eResolution qu'il souhaitait répondre à la réplique du demandeur.
Le 2 novembre, le greffe d'eResolution a fait savoir au défendeur que sa réplique était acceptée.
Le 8 novembre, la réplique du défendeur a été placée en ligne.
3. Rappel des faits
La société Transcontinental Distribution Inc. indique notamment avoir révolutionné la publicité par marketing direct en inventant
une nouvelle technique de distribution d'imprimés publicitaires, magazines et échantillons dans des sacs plastiques distribués de
porte à porte. Pour ce faire, la société Transcontinental Distribution a enregistré la marque Publi-Sac au Canada sous le N°353 509.
Le demandeur précise qu'il utilise la marque Publi-Sac au Canada depuis 1978. Il indique également que, chaque semaine, des millions
de sacs Publi-Sac et de sacs Ad-Bag contenant des publicités, des journaux et des échantillons sont distribués en porte à porte dans
les provinces du Québec, de l'Ontario et du Manitoba - étant précisé que les Publi-Sacs sont distribués au Québec alors que les Ad-Bags
sont distribués en Ontario et au Manitoba).
Le défendeur, Le Roublard, a enregistré les noms de domaine publi-sac.com et publi-sac.net auprès de Networksolutions le 22 juin
1999.
La société Transcontinental Distribution estime que l'enregistrement à laquelle elle a procédé ainsi que l'utilisation qu'elle fait
de ces des noms de domaine justifient le transfert des noms de domaine conformément à la procédure de l'ICANN.
4. Prétentions des Parties
4.1. Transcontinental estime que les noms de domaine " publi-sac.com " et " publi-sac.net " sont identiques à la marque " PUBLI-SAC
" détenue par elle, marque qui a été utilisée depuis 1978.
En outre, Transcontinental estime que le défendeur n'a aucun intérêt légitime concernant les noms de domaine contestés. Le demandeur
précise aussi qu'à la date de l'introduction de la plainte, aucun site web n'était activé par le défendeur et qu'aucune offre de
biens ou de services de bonne foi n'a été effectuée sous les noms de domaine objet du litige. Ainsi, Transcontinental insiste sur
le fait que les noms de domaine n'ont pas été activés sous la forme d'un site web depuis plus d'un an.
De même, le demandeur précise que le défendeur n'a jamais été connu sous les noms de domaine enregistrés ni n'a fait d'usage légitime
à titre non-commercial ou de " fair use " de ces noms de domaine.
En outre, Transcontinental estime que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où :
- au moment de l'enregistrement du nom de domaine, la marque Publi-Sac était particulièrement connue dans la province du Québec et
que le défendeur en était parfaitement au courant, étant lui-même destinataire chaque semaine d'un " PUBLI-SAC " ;
- il a enregistré de nombreux autres noms de domaine et notamment nextcoupon.com, nextcoupons.com, circulaires.com, circulaire.com…,
aucun de ces noms de domaine ne faisant l'objet d'exploitation en tant que site ;
- aucun de ces noms de domaine enregistrés n'est utilisé en relation avec un site web actif.
C'est en considération de ces différents éléments que le demandeur requiert le transfert des noms de domaine à son compte.
4.2. De son côté, le défendeur estime, pour ce qui concerne le caractère identique ou similaire des noms de domaine à la marque du
demandeur, que les mots composant ces noms de domaine sont des noms communs que l'on retrouve dans des dictionnaires (Petit Robert
et Larousse), puisqu'il s'agit des mots " publi " et " sac ".
Pour ce qui est du caractère illégitime de l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine, le défendeur estime que :
- le mot " Publi-Sac " est d'usage commun au Québec où il est associé directement aux aubaines, coupons, et circulaires;
- que le demandeur est la seule entreprise au Québec à distribuer et à utiliser cette unique forme de média, c'est à dire la distribution
au porte à porte d'un sac en plastique contenant des rabais, dépliants, circulaires et coupons. Il ajoute également que le mot "
publi-sac " n'est pas dans le dictionnaire ;
- que le mot " publi-sac " est utilisé dans le langage courant indépendamment de toute référence à la société Transcontinental Distribution
et verse à ce titre plusieurs annexes aux débats ;
- le demandeur n'a pas prouvé que ce mot était utilisé de façon alors attachée à sa compagnie mais que le mot " publi-sac " est devenu
d'usage courant ;
Le défendeur indique en outre qu'au moment de l'enregistrement des noms de domaine, la marque de commerce Publi-Sac était décrite
comme " la distribution à domicile d'échantillons et d'imprimés, nommément : circulaires, catalogues, brochures, dépliants et coupons
".
Le défendeur précise également qu'au moment où il a enregistré les noms de domaine il lui était impossible de savoir que le demandeur
étendrait sa marque de commerce à une vitrine internet.
Le défendeur précise qu'il a présenté le 8 avril 1999 un plan d'affaires consistant en un projet de coupons-rabais électroniques
sur l'internet à l'adresse econoroute.com, projet ayant été rejeté par le groupe Québectel. A la suite de ce rejet, le défendeur
indique avoir décidé d'investir lui même dans le plan d'affaires en enregistrant les adresses publi-sac.com et publi-sac.net le 22
juin 1999. L'objectif pour le défendeur était d'intégrer un logiciel de coupons-rabais sur les adresses enregistrées.
Selon le défendeur, en août 1999, il lui restait quelques mois de développement pour mettre au point son logiciel de coupons-rabais
en ligne, étant précisé qu'il possédait également une licence permettant de créer des codes barres.
Pour ce qui concerne la mauvaise foi, le défendeur précise que c'est la popularité du nom Publi-Sac qui l'a amené à enregistrer les
adresses objets du litige, et que son intention était d'activer un " publi-sac " électronique sur les adresses publi-sac.com et publi-sac.net.
Le défendeur ajoute que l'enregistrement de ces autres noms de domaine vise à offrir à terme des services reliés à des promotions
électroniques, il en est ainsi des adresses relatives au mot " circulaire " et " flyer " notamment.
Il est également expliqué par le défendeur que son intention depuis 1996 a toujours été d'offrir des services de circulaires électroniques
de toutes sortes sur internet, et que les noms de domaine objets du litige ont été enregistrés avant que le demandeur n'étende sa
marque de commerce à un service de " vitrine d'accès sur l'internet permettant de consulter des circulaires, catalogues, brochures,
dépliants et coupons ".
Le défendeur exploite notamment les sites econoroute.com et circulaire.com. Plusieurs articles ont été publiés sur l'internet ou
dans différents médias vantant les deux sites, ainsi que le montrent les pièces versées aux débats par le défendeur. Le défendeur
souhaite également se fonder sur le fait qu'une marque de commerce peut être mise en question par l'utilisation commune de l'expression
populaire correspondant à cette marque.
5. Discussion
Avant de déterminer si le demandeur est fondé a demander le transfert des noms de domaine contestés, il convient de préciser que
le Panel n'est compétent que pour se prononcer en vertu des règles posées par l'ICANN et non conformément au droit canadien de la
contrefaçon de marque, pour l'application duquel il convient de saisir la juridiction compétente.
C'est pourquoi le Panel s'est uniquement attaché à examiner si les règles de l' " Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "
(UDRP) ont vocation à s'appliquer à la présente affaire. Le Panel a donc examiné successivement :
- si le nom de domaine est identique ou prête à confusion avec la marque de commerce sur laquelle le demandeur a des droits,
- si le défendeur a ou non un intérêt légitime dans les noms de domaine et,
- si l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine sont empreints de mauvaise foi.
1) Pour ce qui concerne la marque, il est démontré par le demandeur que le nom " Publi-Sac " a été enregistré au Canada à titre de
marque, sous le N°353 509 (dépôt du 14 juin 1988), pour des sacs et enveloppes en polyéthylène et la distribution à domicile d'échantillons
et d'imprimés nommément circulaires, catalogues, brochures, dépliants et coupons. Par ailleurs il a également été prouvé qu'un dépôt
a été effectué le 26 octobre 1999, pour la même marque, pour " une vitrine d'accès sur l'internet permettant de consulter des circulaires,
catalogues, brochures, dépliants et coupons ". Les faits de l'affaire montrent donc que les noms de domaine enregistrés sont identiques
à une marque de commerce dans laquelle le demandeur a des droits, conformément à l'article 4 a) i) de l'UDRP.
2) Pour ce qui concerne l'intérêt légitime du défendeur, l'article 4. c) de l'UDRP précise que le tribunal constatera cet intérêt
si :
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, il a utilisé ou peut démontrer avoir fait des préparatifs pour utiliser le nom de domaine
en question ou un nom de domaine correspondant à ce nom de domaine, utilisation faite conjointement à une offre faite de bonne foi
de biens ou de services; ou ii) s'il est connu sous ce nom de domaine même sans en avoir acquis la marque de commerce ou de service;
ou iii) s'il utilise légitimement et à des fins non commerciales ou fait un usage honnête du nom de domaine sans intention, à des
fins lucratives, de détourner des consommateurs en créant une confusion ou de ternir la marque de commerce ou de service en question.
En l'occurrence, il doit être rappelé que le défendeur a démontré qu'il exploitait plusieurs sites relatifs à des offres publicitaires
en ligne et notamment les sites circulaire.com et econoroute.com. Il a également été démontré que l'exploitation de ces sites fait
partie d'une stratégie globale visant à proposer via l'internet des offres promotionnelles, le défendeur ayant notamment mis en place
plusieurs projets concernant des coupons-rabais électroniques sur l'internet.
Le défendeur possède également une licence permettant de créer des codes barres. Le défendeur a démontré qu'il souhaitait exploiter
à terme un service de sacs publicitaires électroniques.
Dans ces conditions les préparatifs pour utiliser le nom de domaine en question ne peuvent être ignorés conformément à l'article
4 c) i) de l'UDRP.
3) En outre, et pour ce qui concerne l'éventuelle mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine, il n'a
pas été démontré par le demandeur que :
- les noms de domaine ont été enregistrés essentiellement dans le but de vendre, louer ou transférer de toute autre façon leur enregistrement
au demandeur ;
- l'enregistrement a été effectué dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque de commerce ou de service qui y est associé
de l'utiliser comme nom de domaine ;
- l'objectif poursuivi par le défendeur était de perturber les opérations du demandeur ;
- qu'en utilisant ce nom de domaine le défendeur a, intentionnellement, tenté d'attirer les utilisateurs d'internet sur son site
en créant une confusion avec la marque du demandeur.
Pour finir, le Panel a retenu que la marque du demandeur étant passé dans le langage courant, le défendeur a pu enregistrer les noms
de domaine objet du litige en toute bonne foi, et cela indépendamment de toute atteinte à la marque publisac qui pourrait être sanctionnée
par un tribunal canadien.
La mauvaise foi n'est donc pas démontré dans les conditions posées par l'article 4. b) de l'UDRP.
6. Conclusion
Pour l'ensemble des raisons exposées, le demandeur doit être débouté de ses demandes.
7. Signature
Paris, le 20 Novembre 2000
(s) Christiane Féral-Schuhl
Presiding Panelist
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