Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

World Intellectual Property Organization

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

1.1. Demandante: Bodegas Vega Sicilia, S.A., con domicilio social en Finca Vega Sicilia, Carretera Nacional 122, Km 323, 47359 Valbuena de Duero (España), representada por D. Antonio Creus y D. Albert Agustinoy, Cuatrecasas Abogados, con domicilio en Calle Velázquez, 63, 28001 Madrid (España), Tel. 00 34 91 524 71 43, Fax 00 34 91 524 71 62, E mail: antonio_creus@ cuatrecasas.com y albert_agustinoy@ cuatrecasas.com.

1.2. Demandado: D. Tom Stenberg, domiciliado en Calle Eurosol nº 19, 10-A, Torremolinos, 29620 Málaga (España), representado por D. Fernando Núñez, Núñez y Riscos Abogados, domiciliado en Avenida de Palma de Mallorca nº 35 -1º 1/2, Torremolinos 29620 Málaga (España), Tel. 00 34 952 387 504, Fax: 00 34 952 372 926, Correo electrónico Fernando@ nrabogados.com..

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, "vegasicilia.com"

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 11 de Agosto de 2000.

3.2. Con fecha 3 de Octubre de 2000 la demanda fue notificada al demandado quien posteriormente en fecha 17 de Octubre remitió un correo electrónico al Centro de Arbitraje, solicitando la continuación del procedimiento en español, así como una extensión del plazo. Con esta misma fecha el Centro contestó a la representación del demandado a las cuestiones planteadas.

3.3. Con fecha 18 de Octubre de 2000 el demandante remitió al Centro un correo electrónico solicitando que no se concediera la continuación del procedimiento en español ni tampoco la extensión del plazo que había sido solicitado por el demandado.

3.4. Con fecha 26 de Octubre de 2000 el Centro recibía la contestación a la demanda, por parte del demandado, vía correo electrónico para recibirla también, con fecha 27 de octubre, en formato papel.

3.5. Mediante notificación de 24 de Noviembre de 2000 la Administradora del procedimiento trasladaba el expediente a D. Alberto de Elzaburu, designado como Panelista Unico en el mismo.

4.1. Ya se ha indicado precedentemente, en el iter procedimental, que el demandado había solicitado expresamente la continuación del procedimiento en español, petición a la que el demandante se había negado.

En el apartado 11 del Reglamento se señala que a menos que se acuerde por las partes o se especifique de otra forma en el acuerdo de registro, la lengua del procedimiento será la lengua del acuerdo de registro, salvo que el Panel atendiendo a las circunstancias del caso pueda decidir en otro sentido.

En relación con ello este Panel decide, atendiendo a la residencia en España de las dos partes y a las circunstancias generales del procedimiento, dictar la presente decisión en español.

5.1. Antes de entrar en el apartado de antecedentes de hecho este Panel desea esclarecer la cuestión planteada por el demandado en su escrito de contestación respecto a la aplicabilidad de las normas contenidas en la Política Uniforme, al dominio "vegasicilia.com" por el hecho de que la fecha de registro del dominio sea anterior a la entrada en vigor de dicha normativa.

En el párrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "carácter obligatorio del procedimiento", se afirma:

En la respuesta de verificación enviada al Center por el Registrador, NETWORK SOLUTIONS, INC., con fecha 24 de Septiembre de 2000, se establece claramente, en el punto 4, que el contrato de servicios 5.0 se encuentra en vigor para este dominio.

En el apartado nº 8 de dicha modalidad de contrato se señala literalmente:

"DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name through us, you agree to be bound by our current domain name dispute policy that is incorporated herein and name a part of this Agreement by reference. The current version of the dispute policy may be found at our Web site:

http://www.networksolutions.com/legal/dispute-policy.html. Please take the time to familiarize yourself with that policy."

Si se accede a la citada dirección aparece la siguiente información:

World Intellectual Property Organization

A su vez, se accede a través del vocablo subrayado "rules" a la información que figura a continuación reproducida

World Intellectual Property Organization

Puede verificarse que desde el día 1 de enero 2000, se encuentra en pleno vigor la política de resolución de disputas.

Es claro, por tanto, que no pueden existir dudas sobre la aplicabilidad de la Política Uniforme al supuesto que nos ocupa.

6.1. La firma demandante, Bodegas Vega Sicilia, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España así como en diversos países del extranjero, todos ellos consistentes en la denominación VEGA SICILIA. Todos los registros de marca que, de forma general, acaban de ser objeto de mención se encuentran relacionados y acreditados en el anexo nº 3 del escrito de demanda.

6.2. La denominación VEGA SICILIA (tanto las marcas como la razón social), son indudablemente notorias en el sector vinícola, notoriedad que afirma el demandante en su escrito de demanda y que reconoce el demandado en su escrito de contestación. No en vano califica al vino procedente de dichas Bodegas como "el mejor vino del mundo".

6.3. El demandado es una persona física, D. Tom Stenberg, residente en Málaga, España.

6.4. A los efectos de este procedimiento arbitral es también de tener en cuenta el hecho de que el dominio "vegasicilia.com" fue registrado el 12 de noviembre de 1997.

7.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que la marca VEGA SICILIA es objeto de gran notoriedad y consideración en el mercado.

- que no existe duda alguna para decidir sobre la identidad entre el dominio controvertido, "vegasicilia.com" y las marcas registradas por el demandante, todas ellas para la denominación VEGA SICILIA.

- que el demandado carece de interés legítimo para registrar el dominio, ya que no ostenta ningún derecho de marca ni relación alguna con el titular y que, al no llevar a cabo actividades comerciales a través del dominio controvertido, el objetivo del demandado es impedir el uso del citado dominio por parte de Bodegas Vega Sicilia, S.A.

- que la ausencia de uso del dominio controvertido por el demandado ratifica la anterior apreciación de que su único objetivo era impedir el registro del mismo por parte del titular de las marcas correspondientes, conclusión que se refuerza por el hecho de que ninguno de los otros dominios registrados por el demandado, correspondientes a marcas de terceros, han sido objeto de uso alguno.

- que el dominio fue registrado de mala fe, con la única intención de impedir al titular de la marca anterior registrar el dominio controvertido, circunstancia sobre la que no cabe duda al no tener el demandado interés legítimo ni relación con la demandante ni derecho alguno de marca.

- que todos los especialistas del sector conocen sobradamente el vino procedente de las Bodegas Vega Sicilia, S.A., por lo que el demandado, que se declara experto en vinos y que además es aparentemente propietario de la firma Tadiat, S.L. que desempeña sus actividades en el sector, era plenamente conocedor de la marca y del producto que distingue, por lo que su comportamiento es totalmente contrario a la buena fe.

- que la mala fe del demandado queda además demostrada por la inclusión del disclaimer que éste ha introducido en su página web, dirigido a la demandante y que se reproduce en la demanda como anexo nº 4.

- que el demandado contactó con el demandante vía telefónica solicitando participar en el accionariado de la compañía para poder venderles el dominio, por lo que resulta claro que la supuesta ausencia de intención lucrativa alegada por el demandado es falsa.

- que la condición exigida por el demandado para la transferencia del dominio al demandante supera el coste de registro y mantenimiento del dominio.

- que el demandado ha incluido contenidos que podrían dañar la imagen corporativa de la demandante, consistentes en textos y fotografías que podrían considerarse ofensivas para dicha imagen.

Como consecuencia de ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a la firma demandante.

7.2. El demandado

El demandado, por su parte, establece en su escrito de contestación lo siguiente:

- que el dominio controvertido no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder el mismo al demandante o a un competidor por un valor que supere los costes de registro y mantenimiento del dominio.

- que la razón de registrar el dominio controvertido es crear una página web en honor del que por el demandado se considera como el mejor vino del mundo, con el fin de dar a conocer opiniones personales respecto los vinos españoles.

- que la total ausencia de ánimo de lucro queda demostrada por la inclusión en la página web identificada por el dominio controvertido del disclaimer reproducido, tanto como anexo nº 4 del escrito de demanda como en el párrafo 30 del escrito de contestación a la demanda.

- que el contenido de dicho disclaimer se ha malinterpretado porque en realidad lo que se le pedía a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador, calificando como desafortunada la inclusión de la palabra "socio", por cuanto pudiera dar lugar, equivocadamente a un aparente deseo de participar en el capital social de la demandante.

- igualmente el demandado niega que haya habido contacto telefónico alguno entre ambas partes, señalando que al hacer dicha afirmación el demandante pretende únicamente cubrir el requisito de procedimiento imputando al demandado una conducta directamente encuadrable en las previsiones de la "Política Uniforme".

- así mismo señala que en la contestación a la demanda queda demostrado que:

* el registro de dominio se registró para poner en funcionamiento una página web dedicada a difundir los vinos y sus propias opiniones sobre estos.

* que dicha página lleva en funcionamiento casi 3 años.

* que no es usada para comerciar con vinos o actividades similares al amparo de la marca del demandante, ni para actuar en menoscabo de tales vinos, ni para obtener, en suma, ningún beneficio económico.

* que en todo momento ha estado dispuesto a transferir la titularidad solo y exclusivamente a la demandante, y por un precio simbólico, que no supera los costes de registro y mantenimiento.

* que su derecho al uso del dominio registrado como vehículo para difundir sus ideas y opiniones nace de la libertad de expresión.

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

8.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

Sin tener en cuenta, evidentemente, la partícula ".com" que identifica el nivel superior del dominio genérico, está fuera de toda duda que concurre una absoluta identidad entre el dominio controvertido "vegasicilia.com" y las numerosas marcas VEGA SICILIA de que es titular la firma demandante.

Queda, por tanto, cumplimentado el primer requisito exigido por el apartado 4 a) de la "Política Uniforme".

8.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La "Política Uniforme" señala en su párrafo 4 c) las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque se pruebe solo la concurrencia de una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el dominio. Dichas circunstancias son:

que antes de cualquier noticia acerca de la disputa, haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de ese uso en relación con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio, en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios.

que el titular del dominio haya sido comúnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre él, o

que el titular del dominio esté haciendo un uso no comercial legítimo del nombre de dominio, sin perseguir beneficio económico o tratando de atraer a los consumidores con el fin de perjudicar la reputación de la marca a la que se refiere el dominio.

Este panel considera que ninguna de estas circunstancias han sido debidamente probadas por el demandado, entendiéndose que:

8.2.2.1. No es posible equiparar la finalidad que el propio demandando reconoce haber perseguido con el registro del dominio controvertido, con un uso o con actos preparativos de ese uso, en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios.

Esta finalidad, según expone literalmente el demandado en su escrito, es la de "crear una página web en honor del que por el demandado se considera el mejor vino del mundo, para dar a conocer opiniones personales respecto de los vinos españoles", o como se dice en la página web que identifica el dominio controvertido "... difundir y dar a conocer la cultura del vino, ya que España es uno de los países con mayor tradición vinícola del mundo".

Ese fin no tiende a ofrecer producto o servicio alguno, sino que constituye, "aparentemente", un deseo altruista y desinteresado de promocionar entre los internautas una determinada actividad, lo que el mismo demandado denomina, una "cultura".

8.2.2.2. Tampoco se desprende del escrito de contestación a la demanda, ni el demandado ha aportado documento alguno que lo acredite, el hecho de que se pueda considerar que el titular del dominio controvertido es o ha sido comúnmente conocido por la denominación a la que se refiere.

8.2.2.3. Por último, y aunque no estuviera dentro de la finalidad del demandado la intención de obtener un beneficio económico o perjudicar la imagen del titular de la marca, este Panel no puede considerar que el uso realizado por aquél pueda calificarse como legítimo.

En este sentido este Panel desea profundizar, aún brevemente, en dos cuestiones íntimamente relacionadas con la afirmación que acaba de hacerse:

* ya se ha señalado que este Panel considera (como razón para no poder conectar la finalidad expresada por el demandado al registrar el dominio, con una oferta de buena fe de productos o servicios) que el fin perseguido viene constituido por un "aparente deseo, altruista y desinteresado, de promocionar entre los internautas una determinada actividad, una "cultura".

Se ha calificado ese fin como "aparente" porque aún cuando se incluye en la página web identificada por el dominio controvertido el disclaimer ya citado (anexo nº 4 de la demanda), advirtiendo que el dominio no se transferirá a nadie que no sea el demandante y que el registro no se obtuvo con fines lucrativos, en ese ofrecimiento se condiciona la transmisión del dominio al demandante a la inclusión del demandado en la lista de clientes de Bodegas Vega Sicilia, S.A. "como cliente preferente y de esa manera poder acceder cada año a la compra de sus vinos como cualquier otro socio" (lo que además se contradice con la siguiente frase del disclaimer en la que señala "no pido ningún trato preferente...").

A este respecto, este Panel considera que el demandado sí está condicionando la transmisión del dominio a la concesión de un trato preferente, o lo que es lo mismo, intentando obtener a través del registro del dominio una ventaja que sólo al demandante le corresponde conceder, dentro de las facultades de gestión de su actividad comercial.

Si la realidad fuera la que ahora pretender hacer ver el demandado en el párrafo 31 de su escrito cuando señala "lo que se le pedía a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador", la presencia de ese disclaimer y de ese ofrecimiento carecería de todo sentido.

Cualquier "otro comprador", es cualquier consumidor, por lo que todo lo que no sea pretender ser tratado como cualquier consumidor, es pretender un trato preferente.

* Brevemente este Panel desea también dejar constancia de que la introducción de un disclaimer no es suficiente para enervar la posibilidad de confusión con una marca a la que el dominio sea similar o idéntico, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en otras resoluciones, no siempre son objeto de lectura por los internautas ni entendidos por estos.

Decisiones en este sentido han sido ya dictadas, destacándose las D-2000-0222 y D-20000378.

Por todo ello este Panel considera que el demandado no tenía derechos o intereses legítimos que justificaran el registro del dominio controvertido.

8.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio "vegasicilia.com"

Para el análisis de este último requisito este Panel hará uso de la facultad que le confiere el enunciado del párrafo 4 b) de la Política, de no circunscribirse necesariamente a las cuatro circunstancias que, de concurrir, aunque sea individualmente, evidenciarían un uso y registro de mala fe.

8.2.3.1. Posible registro de mala fe.

Este Panel estima que de las alegaciones y documentación aportada por ambas partes no puede deducirse que el demandado haya registrado el dominio con el fin de venderlo por un coste superior a su registro (4 b i), que haya obtenido el dominio para perjudicar el negocio de un competidor (4 b iii), ni que haya usado el dominio intencionadamente para atraer internautas a su página web con el fin de obtener una ganancia comercial creando confusión con la marca de demandante (4 b i v).

En relación con la posibilidad contemplada en el apartado 4 b ii),no se deduce indubitadamente de las alegaciones y documentación aportadas por las partes, que el titular del dominio lo registrara para impedir al titular de la marca identificarla en el dominio correspondiente (aunque de hecho, lo impide), o que, si así fuera, ello no ha constituido un patrón de conducta del demandado, ya que este extremo no ha sido acreditado.

No obstante, "Vega Sicilia" es, a juicio de este Panel, una marca notoria. Aunque no se han aportado pruebas que acrediten esa notoriedad, ha sido afirmada por el demandante y reconocida por el demandado, tal y como ha sido objeto de repetida mención en esta decisión.

Esa premisa, faltando el interés legítimo del demandado, lleva a la conclusión de que el dominio controvertido se registró de mala fe, independientemente de si esa actuación constituye o constituyó un patrón de conducta para el demandado.

Es de tener en cuenta que la Ley española de Marcas impide el registro de "signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados" (art. 13 c)

Igualmente sigue esa misma línea de conceder un plus adicional de protección a las marcas notorias o, en general, que son objeto de general conocimiento, el art. 6º bis del Convenio General de la Unión de París, suscrito por España.

Esa especial consideración que se otorga a las marcas que gozan de gran difusión es sin duda, a juicio de este panel, digna de ser trasladada también al ámbito de los nombres de dominio (como demuestra el contenido del informe final OMPI sobre nombres de dominio). De hecho, ya lo ha sido en otros supuestos a los que se han referido otras decisiones emanadas del centro y entre las que puede citarse, por su especial significación la D2000-0018, que señalaba "el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio."

Dicha afirmación consagra la premisa de que en los supuestos en los que el dominio controvertido sea idéntico a una marca de esa naturaleza, no será necesario que se exija que antes o después de haber registrado el dominio en cuestión, el demandado haya obtenido el registro de otros dominios que identifiquen otras tantas marcas, constituyendo todo ello un patrón de conducta, para concluir que existió mala fe en el registro.

8.2.3.2. Posible uso de mala fe.

En relación con el posible uso de mala fe, parece aplicable en este supuesto el razonamiento contenido en la decisión D-2000-0239, en la que se señala: "quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero".

En el tan citado disclaimer, contenido en la página web identificada por el dominio controvertido, el demandado comienza dirigiéndose al demandante, señalando que "conociendo el daño que les pudiera ocasionar a su imagen el uso de este dominio por parte de terceras personas, este dominio está a su entera disposición".

En consideración a todo lo expuesto, ningún valor debe otorgar este panel al hecho de que el demandado reconozca ser consciente del daño que pudiera ocasionar el uso del dominio por terceros y ofrecerlo al titular de la marca y la razón social que lo identifican, si es condicionando el ofrecimiento a la consecución de un fin que, de no ser por haber obtenido el dominio en cuestión, el demandado no estaría en situación ni posición de alcanzar ni solicitar, ni probablemente el demandante en posición de permitir ni conceder.

La conclusión del Panel, por tanto, es que el demandado ha registrado y usado el dominio controvertido de mala fe.

El Panel Administrativo, con base en todo lo expuesto, considera que el demandado ha obtenido el registro de un dominio idéntico a las marcas del demandante, y a su razón social; sin interés legítimo alguno, y que ha registrado y usado el citado dominio de mala fe.

Como consecuencia de ello decide y ordena que el dominio "vegasicilia.com" sea transferido a la firma demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista único