Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La Parte Demandante es Raimat, S.A., una sociedad con domicilio y sede en Barcelona, en España y conformada de acuerdo a las leyes del Reino de España (la "demandante"), representada por Dª Assumpta Zorraquino, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La Parte Demandada es el señor D. Antonio Casals, residente en Barcelona, Reino de España (el "demandado").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es raimat.com, registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el "registrador").

Con fecha 8 de marzo de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro OMPI una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos. El Centro requirió del registrador Network Solutions, Inc. confirmación de los datos de registración del dominio raimat.com, obteniendo dicha respuesta el 15 de marzo de 2000.

Con fecha 14 de marzo de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado, junto con la notificación de comienzo del procedimiento. Con fecha 1° de abril de 2000 el Centro recibió la contestación de demanda fechada el 30 de marzo de 2000. El 3 de abril de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación.

Posteriormente el Centro invitó a Roberto A. Bianchi a desempeñarse como Panel en el presente caso. Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad del señor Bianchi, el Centro lo designó como Panel Administrativo, debiendo dictarse la decisión hasta el día 25 de abril de 2000. El Panel fue por lo tanto conformado de acuerdo a la Política y su Reglamento.

El 12 de abril de 2000 ante una presentación de réplica de la demandante, el Panel dictó la Orden de Procedimiento N" 1, según la cual se la admitía como réplica, se acordaba plazo hasta el 17 de abril de 2000, inclusive, al demandado para contestarla, se admitía la contestación en su caso, se comunicaba a las partes que no se admitirían nuevas presentaciones, y se les recordaba la prohibición de comunicación unilateral con el Panel Administrativo.

No se dictaron nuevas órdenes de procedimiento ni se acordaron prórrogas.

Idioma del procedimiento. La demanda y su contestación se hicieron en lengua española, sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en español de acuerdo a lo autorizado por el parágrafo 11 del Reglamento en cuanto a idioma del procedimiento.

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y documentos respectivos agregados, no contestados por el demandado, tiene por acreditado que la demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

TERRITORIO CONCESION TÍTULO CLASE TITULAR DOC.

Asimismo, RAIMAT, S.A., es titular de la marca denominativa RAIMAT en los siguientes países: Andorra, Finlandia, Noruega, Paraguay, Suecia, Canadá, Alemania, Argelia, Armenia, Austria, República Checa, Rumania y Rusia, y marca gráfica en Brasil.

RAIMAT, S.A. ostenta igualmente la titularidad como marca de los gráficos, etiquetas, collarín Brut Nature, de los distintos vinos y cavas que comercializa,

Por otro lado, la compañía RAIMAT, S.A. pertenece al grupo de empresas CODORNIU, ostentando la compañía CODORNIU, S.A. la titularidad de la marca denominativa RAIMAT, en Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Japón, Méjico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Hong-Kong, y marca gráfica en Panamá.

Asimismo, ha quedado acreditado por las manifestaciones de ambas Partes y lo informado por el registrador que el demandado es titular de la registración del nombre de dominio raimat.com.

Afirma la demandante que:

• El nombre de dominio RAIMAT.COM, es idéntico a la marca denominativa RAIMAT que ostenta la compañía RAIMAT, S.A., por concesión de marca en las distintas Oficinas de Registro de Patentes y Marcas.

• De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas 32/1988, la concesión de la marca RAIMAT concede al titular de la misma los derechos de utilización de la citada denominación para identificar sus productos en el tráfico mercantil, y se ha utilizado siempre por Raimat, S.A. en sus campañas publicitarias, desde la fecha de su concesión.

• La denominación RAIMAT coincide asimismo con la denominación social de la compañía, constituida en Barcelona (España) el 9 de diciembre de 1991, utilizada siempre para identificar sus productos y servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que produce y comercializa productos vinícolas.

• El actual titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca Raimat, ni tal denominación se identifica con una sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del dominio, y no dispone por lo tanto de ningún derecho ni interés legítimo para utilizar la denominación Raimat para identificar productos o servicios bajo ese nombre.

• RAIMAT, S.A., tiene el convencimiento de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, y con la única finalidad de obtener un beneficio económico, impidiendo a su vez que el dominio sea registrado por la compañía titular de la marca.

• La base de dicho convencimiento se encuentra en que el titular del dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación, ni ofrece tampoco en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre. Desde su concesión (el 18 de agosto de 1999), el titular del dominio no ha introducido ningún contenido en la misma, situación que se comprueba con la mera consulta a la dirección http://www.raimat.com donde aparece la mención "Under Construction".

• En fecha 13 de septiembre de 1999 se requirió al titular del dominio por conducto notarial, para comunicarle la posible existencia de una infracción del derecho de marca, solicitando el cese en la utilización del nombre de dominio, y su transferencia a RAIMAT, S.A.

• Tras dicho requerimiento, el demandado solicitó a través de su abogado, y en las conversaciones telefónicas mantenidas, la cantidad de 3.000.000 pts. (18.750 $US) para otorgar la transferencia del dominio, alegando además que había recibido otras ofertas de compra del nombre de dominio. Dicha cantidad, superior a los gastos generados por la obtención del dominio, no fue aceptada por la demandante.

• Todo ello evidencia que la finalidad del registro del nombre de dominio RAIMAT.COM no es otra que la de su posterior venta al mejor postor, e impedir que el propietario de la marca pueda utilizarlo.

• Como referencia jurisprudencial, acompaña copia del Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo acordando como medida cautelar, entre otras, el cese inmediato de la utilización del dominio nocilla.com al titular del dominio, atendiendo la solicitud formulada por el titular de la marca Nocilla.

• Se solicita la transferencia del dominio RAIMAT.COM a favor del demandante, la compañía RAIMAT, S.A.

• Designa como jurisdicción mutua la de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Barcelona, (España), por ser el lugar en el que residen ambas partes, demandante y demandada, según se desprende de la consultada efectuada a la base de datos WHO IS, siendo ambas partes demandante y demandado de nacionalidad española.

El demandado alega que:

• El nombre de dominio "RAIMAT.COM" es parecido al nombre de la empresa del demandante, en España, y que corresponde además con el nombre de una población sita en la provincia de Lérida del mismo nombre, el municipio de Raimat. El uso de un nombre genérico como el nombre de una población no debería ser utilizado ni anteponerse en ningún caso para fines comerciales y privados, por consiguiente, la utilización de dicha denominación debería repercutir en el bien común. Cita al efecto la Ley española de Marcas, art. 11, inciso 1 apartados "c", "f" y "h". Por consiguiente, sostiene el demandado, aunque Raimat, S.A. esté utilizando dicha denominación, no tiene ninguna capacidad legal ni moral para pedir el uso exclusivo de dicho dominio.

• Antes del inicio del presente proceso, dicho dominio ha sido ofrecido por el demandado, gratuitamente, al ayuntamiento del municipio de Raimat, y que dichas conversaciones han quedado suspendidas hasta la finalización del presente litigio.

• El demandado bajo ningún concepto tiene ninguna obligación de identificar el registro del dominio "RAIMAT.COM" con ninguna sociedad, producto o servicio, ya que corresponde a un nombre genérico, y que aunque dicha sociedad utilice dicho nombre, no posee la titularidad de un nombre genérico.

• En ningún momento el demandado se ha dirigido ni en el presente ni en el pasado para reclamar cantidad alguna por la transferencia del dominio "RAIMAT.COM" a la empresa demandante. Refiere que Raimat, S.A. se dirigió, a través de su representante Srta. Assumpta Zorraquino, al demandado con el objeto de amedrentarlo y conseguir así la transferencia del dominio. Expone el demandado que tras recibir de la parte demandante múltiples amenazas de todos los tipos, dentro y fuera de la legalidad, miente (la demandante) al decir que el demandado solicitó la cantidad de 3.000.000,- ESP (18.750 USD). Entre la documentación que presenta la parte demandante no existe ninguna prueba en la que fundamente dicha denuncia.

• La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo no sienta jurisprudencia legal.

• Afirma que la demandante no tiene ningún derecho a influenciar a la OMPI en cómo y cuándo el demandado debe utilizar sus bienes, por consiguiente, el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automático, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente.

Otras alegaciones del demandado se examinan en los puntos 6.1. y 6.2., abajo.

En una presentación del 12 de abril de 2000 efectuada por correo electrónico, la demandante, solicitando se la admitiera como réplica, se refirió a la contestación de demanda, y sostuvo que:

• La concesión de la marca RAIMAT, por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y las distintas oficinas, tal y como se acredita en los documentos 3 a 8 del escrito de demanda, demuestran que la coincidencia con una denominación geográfica, no fue motivo para denegar la inscripción de la marca.

• No es de aplicación a las normas de asignación de dominios bajo primer nivel "com" la normativa interna de un país sobre los requisitos aplicables para la concesión de una marca, entre ellos, el supuesto de la coincidencia con una denominación geográfica alegada por el demandado.

• El término RAIMAT fue concedido como denominación de marca privativa por el Ilustre Registro de la Propiedad Industrial muy anteriormente a su reconocimiento como nombre geográfico. Criterios que sirvieron igualmente como fundamento para rechazar las alegaciones formuladas por el Ministerio de Agricultura durante el trámite de solicitud de inscripción de la marca gráfica, RAIMAT.

RAIMAT, no es un municipio como tal, sino una pedanía, dependiente del Ayuntamiento de Lérida. En la página web del gobierno autonómico de Catalunya: http://www.gencat.es/pap/r.htm, RAIMAT no figura como municipio.

• Es su interés acreditar mediante carta suscrita por la Alcaldía del Barrio de Raimat, Ayuntamiento de Lérida, que el Sr. Antonio Casals en ningún momento se ha puesto en contacto con la Asociación de Vecinos de Raimat o Alcaldía de Barrio, de forma personal, telefónica o electrónica, con el fin de ofrecer el nombre de dominio "raimat.com".

• La aportación de la familia Raventós, fundadora de RAIMAT, S.A., y CODORNIU, S.A., a la consideración de pedanía del territorio Raimat. Antes de llegar la familia Raventós a Raimat, solo existían unas ruinas de un castillo y unas tierras yermas. Manuel Raventós, en 1914, inició su actividad vitivinícola en las tierras compradas, contribuyendo a la creación de un pueblo que nacía como una colonia agrícola, y con esta vocación se construyeron diferentes edificios para dar cabida a todas las necesidades de la nueva colonia.

• Deja constancia de la falsedad de las afirmaciones vertidas por el demandado en su escrito de contestación en relación a que se hayan vertido "amenazas de todo tipo al demandado", y que los hechos alegados sean fruto de la imaginación, manifestaciones que pueden ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias, reservándose la demandante el ejercicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por la presunta comisión de un delito de conformidad con el Código Penal y demás legislación española vigente de aplicación.
  

Vencido el plazo que le fuera acordado por la Orden de Procedimiento N° 1 el demandado no contestó a la réplica de la demandante. La Administradora del Procedimiento comunicó un "Acuse de Ausencia de Escrito de Contestación a la Réplica" a las partes y al Panel por correo electrónico con fecha 19 de abril de 2000.

En su contestación de demanda el demandado ha alegado:

"6. En el contrato de dominio registrado objeto del presente litigio, efectuado el 19 de Octubre de 1998, no figura en ninguna de sus cláusulas que mi cliente tenga la obligación de acogerse a la "Uniform Name Dispute Resolution Policy" (aprobada por la ICANN el pasado 24 de Octubre de 1999), y por consiguiente a ninguna resolución que su organización pueda dictaminar. Cualquier modificación unilateral por parte de "NSI" de las cláusulas de dicho contrato son consideradas inaceptables por parte del demandado. Asimismo, en relación con el apartado C. del contrato de dominio si la titularidad del dominio sufre cualquier variación mi cliente requerirá notarialmente que el dominio sea borrado de la base de datos de "NSI".

Con cualquier interpretación de las facultades de un panel administrativo que actúe conforme a la Política y al Reglamento, dicho panel, como en principio cualquier árbitro, tiene la facultad de resolver sobre si tiene competencia en un caso determinado, y en particular para pronunciarse respecto de una oposición al arbitraje por falta de competencia.

En consecuencia, y previo a cualquier determinación en cuanto al fondo del asunto, el Panel debe pronunciarse sobre la cuestión planteada por el demandado.

En primer término, corresponde establecer qué reglas determinan la existencia o inexistencia de competencia del Panel en la presente controversia entre la demandante, titular de una marca, y el demandado, titular de una registración de nombre de dominio ".com". La respuesta resulta inmediata. Las reglas aplicables son las de resolución de disputas que integran el acuerdo o contrato de registración convenido entre el demandado y el registrador en oportunidad de solicitar la registración del nombre de dominio raimat.com, es decir el "Network Solutions' 4.0 Service Agreement".

La naturaleza de esas reglas es contractual, siendo manifiestamente disponible para ambas partes el objeto sobre el que versa el contrato, a saber la registración de un nombre de dominio de segundo nivel, bajo el nombre de dominio genérico de primer nivel ".com". En efecto, en 1998 se registró a nombre del demandado dicho nombre de dominio. El demandado en su contestación de demanda ha admitido que la registración le pertenece. En lo pertinente, el contrato dice 1:

"C. Política sobre Disputas. El registrante acepta, como condición para presentar este acuerdo de registración, y si el acuerdo de registración es aceptado por NSI, que el registrante estará vinculado por la política sobre disputas de NSI existente. La versión existente de la política sobre disputas puede encontrarse en el sitio web de InterNic Registration Services: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html.

D. Cambios o Modificaciones.de la Política sobre Disputas. El registrante acepta que NSI, a su sola discreción, puede cambiar o modificar la Política sobre Disputas, incorporada por referencia al presente, en cualquier momento. El registrante acepta que el hecho de que el registrante mantenga la registración de un nombre de dominio después de que entren en vigencia cambios o modificaciones de la Política sobre Disputas, constituye la continuación de la aceptación del registrante de tales cambios o modificaciones. El registrante acepta que si el registrante considera inaceptables cualesquiera de dichos cambios o modificaciones, el registrante puede requerir que el nombre de dominio sea eliminado de la base de datos de nombres de dominio.

E. Disputas. El registrante acepta que, si la registración de su nombre de dominio es impugnada por cualquier tercero, el registrante estará sujeto a las disposiciones especificadas en la Política sobre Disputas".

El contrato prevé su modificación unilateral por parte del registrador. El registrante (demandado en el presente caso) tiene la opción de permanecer en silencio ante dichos cambios, y en tal caso quedar obligado por cualesquiera cambios operados en el contrato de registración. Alternativamente, tiene la opción de renunciar al registro.

La versión 4.0. vigente al momento de la registración de raimat.com fue modificada posteriormente por el registrador, que puso en vigencia la versión 5.0. El demandado no ha declarado ni aportado elemento alguno en este procedimiento del que pueda desprenderse que el cambio de política de resolución de disputas haya sido objetado por él. El demandado se ha limitado a observarlo en este procedimiento, pero tal declaración es ineficaz. En consecuencia el Panel interpreta y determina que mientras el registrante mantenga la registración, se le aplica el contrato en su totalidad, inclusive la parte referida a resolución de controversias después de su modificación. Ello significa que las normas aplicables al presente procedimiento son la Política y el Reglamento de ICANN, incorporados por referencia a la versión 5.0 del contrato de registración. La consecuencia de ello es que cualquier controversia relativa al nombre de dominio en un procedimiento como el presente deberá resolverse en aplicación de la Política y el Reglamento.

La obligación del registrante aquí demandado es una obligación emanante de un contrato a favor de tercero, el aquí demandante. Esa figura está específicamente reconocida en el Código Civil español, art. 1.257, segundo párrafo, que establece: "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que aquella haya sido revocada". Esa disposición es prácticamente idéntica a la contenida en el art. 504 del Código Civil argentino, que dice: "Si en la obligación se hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada".

En el contrato de registración de nombre de dominio versión 4.0 se preveía la posibilidad de modificación de la política de resolución de disputas. En la citada cláusula "E" el estipulante fue el registrador NSI y el promitente fue el registrante señor Casals. La "estipulación a favor" o la "ventaja en favor" del tercero es la que le permite iniciar al titular marcario y aquí demandante, el presente procedimiento administrativo al que debe sujetarse el registrante del dominio, demandado, por modificación de la política de resolución de disputas.

Como lo explica Fernando J. López de Zavalía, Teoría de los Contratos, Tomo I, Parte General, Edit. Zavalía, Buenos Aires, 1984, p. 362, comentando el referido art. 504, "(e)ntre promitente y tercero, media una relación de expectativa, y una vez producida la aceptación, de obligación". La aceptación del tercero RAIMAT, S.A. se manifestó con la presentación de la demanda ante el Centro OMPI y la notificación de la misma por el Centro OMPI al demandado señor Casals. Ello, sin haberse revocado la estipulación por el promitente señor Casals, ya que este mantuvo la registración a su nombre sin modificaciones. En efecto, al comenzar este procedimiento administrativo y de acuerdo al informe del registrador, la registración del nombre de dominio raimat.com estaba en estado activo ("(t)he domain name registration RAIMAT.COM is in "Active" status").

Como consecuencia de la aplicación de la Política y las Reglas, la demandante presentó una demanda al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, uno de los proveedores de servicios de resolución de disputas aprobados por la ICANN. Después de haberse contestado la demanda, el Centro procedió a la designación del Panel. Este Panel ha determinado en 3 arriba que su designación ha sido conforme a la Política, al Reglamento y al Reglamento Adicional. Todo ello determina que se han aplicado a esta controversia las reglas de fondo y de forma que corresponden, y que está actuando en su consecuencia el órgano con jurisdicción y competencia para decidir esta controversia.

El demandado también ha declarado en el parágrafo 9 de su contestación de demanda que:

"Ante cualquier modificación en la titularidad del dominio objeto del presente litigio, el demandado se reserva el derecho de exigir responsabilidades legales contra (a) al proveedor de resolución del conflicto y miembros del tribunal, (b) el registrador, (c) el administrador del registro, y (d) la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, (ICANN)."

Es obvio que cualquier persona en un procedimiento regular tiene la oportunidad de hacer cualesquiera planteamientos que considere fundados. Y a tal fin la Política, parágrafo 4(k) dice:

"k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio." (Subrayado por el Panel).

Es decir que la Política, dando adecuada formulación al principio de defensa en juicio, resguarda a favor de quien se considere perjudicado por una decisión de un panel administrativo, la posibilidad de recurrir a los tribunales.

Este panelista considera por lo tanto que la declaración del demandado parece inapropiada en este procedimiento. Dicho esto, el Panel no ha de concederle otra relevancia a esa manifestación.

Ya se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo país, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, párrafo 6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que para resolverlo se debe tener en cuenta lo dispuesto por la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. En cuanto a la primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm visitado el 16 de abril de 2000 por el Panel.

Se destacan las siguientes disposiciones: Art. 11: "1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: (...) c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especia, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. (...) h. Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal." Art. 30: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: "a) La cesación de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...). Art. 47 "1. El registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley". Art. 56 "La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un interés legítimo".

Por todo lo que antecede, el Panel resolverá este caso de acuerdo a la Política, su Reglamento, y demás reglas y principios de derecho aplicables, teniendo a la vista la demanda y su documentación agregada, la contestación de la demanda, la réplica, y el hecho de su falta de contestación por el demandado. Es decir, aplicará el parágrafo 15 (a) del Reglamento, que dice:

"a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables."

Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado y las marcas RAIMAT, resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel raimat con dichas marcas cuya titularidad pertenece a la demandante. Con ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio raimat.com con tales marcas. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia lo esencial de tal determinación. Si se considerara en particular la parte ".com", el resultado sería equivalente a los fines del cotejo de acuerdo a la Política, porque estamos frente a una similitud confundible.

Carece de relevancia en este procedimiento la alegación del demandado en cuanto a que "Raimat" sea una procedencia geográfica o el nombre de un municipio, lo que de acuerdo a las citas legales que aporta el demandado haría inválida la registración marcaria de que es titular la demandante. La Política parágrafo 4(a)(i) menciona " una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga acreditar suficientemente el demandante. No le es dado a un Panel Administrativo pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado país a un demandante. Los únicos órganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del país de registro o los del país del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente así de acuerdo a lo dispuesto por el citado art. 47, 1. de la Ley de Marcas.

Además, aún una eventual declaración de nulidad dejaría subsistente el hecho probado que la marca RAIMAT ha sido registrada en varios otros países, además de España. Ver 4 arriba. En cada uno de esos países también hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca.

Ese aspecto de la cuestión no ha sido siquiera mencionado por el demandado. La Política no distingue en cuanto al país de registro de las marcas con las que un demandante pueda intentar este procedimiento de acuerdo a las normas de ICANN. De allí se desprende que mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la demandante, aún en uno sólo de ellos, hay base para sostener – como se lo hace en la demanda – que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la demandante.

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido específicamente contestado por el demandado como era su carga conforme al parágrafo 5(b)(i) del Reglamento. El demandado tenía la amplia oportunidad, conforme al parágrafo 4(c) de la Política de afirmar y probar que poseía derechos sobre el nombre de dominio. Sin embargo el demandado no ha hecho la menor referencia al respecto, salvo que ha ofrecido el nombre de dominio a la población de Raimat, a través de los órganos de tal población. Probablemente el demandado está aludiendo implícitamente a la figura del mandatario o quizá a la del gestor de negocios ajenos a favor de la población de Raimat, suponiendo que esa población es la que tiene derecho a tener un nombre de dominio ".com", o sea de uso comercial se acuerdo al rfc 1591. Sin embargo, nada en los datos de registro según han sido informados por el registrador permite inferir que exista mandato de tal población, ni gestión de negocios en su favor. No se ha presentado por el demandado documento alguno que acredite mandato o gestión a favor de terceros, ni alguna otra prueba al respecto. Por otra parte la demandante, en su presentación de fecha 12 de abril de 2000, ha negado que haya existido contacto alguno entre el demandado y la comunidad de Raimat. Finalmente, el demandado no ha hecho la menor mención a que tenga algún interés legítimo propio sobre el nombre de dominio.

En consecuencia, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio raimat.com.

La demandante afirma que la finalidad del registro de raimat.com ha sido ofrecer el nombre de dominio en venta, y que de hecho hubo tal oferta de venta por un precio de pesetas 3.000.000 o U$S 18.750. El demandado declara enfáticamente que nunca existió tal oferta de venta. Dada la situación de equivalencia de tales alegaciones contradictorias, y la carencia en el procedimiento de cualquier elemento probatorio de tal circunstancia, se concluye que la demandante, sobre la que recae el onus probandi, no ha conseguido probar dicho extremo, y no resulta de aplicación el parágrafo 4(b)(i) de la Política.

Sin embargo, la finalidad de lucro por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio no es la única circunstancia que permite acreditar registro de mala fe. El hecho mismo de que el demandado haya registrado un nombre de dominio ".com" , de uso comercial de acuerdo al "Request for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "Raimat" siendo el nombre de un municipio no puede constituir marca válida de acuerdo al ordenamiento marcario español, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe y en interés de tal comunidad, ya que estaba a su alcance al momento de la registración incluir alguna mención de su carácter de mandatario o de gestor de negocios, o alguna otra frase equivalente, de lo que hubiera podido establecerse razonablemente que ésa y no otra era su intención. Si tal hubiera sido realmente la intención benevolente del señor Casals, entonces no debería haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinados a uso comercial. En efecto, sea la población de Raimat "municipio" como lo afirma el demandado, o "pedanía", como lo dice la demandante, no hay duda de que se trata de una entidad de carácter público, que no tiene los fines de lucro privado que se persiguen en la Red bajo el dominio ".com". Tal benevolencia en favor de terceros se transforma, después de considerar lo dicho, en una real voluntad maliciosa de impedir que el titular marcario pueda reflejar su marca que distingue productos vinícolas para el comercio en un nombre de dominio bajo el dominio de primer nivel comercial ".com". De ese modo, se configura la circunstancia del parágrafo 4(b)(ii) de la Política, de registración de mala fe.

En este procedimiento no se ha indicado ni por la demandante, ni por el demandado, ni por ningún otro elemento, cuál es la actividad a la que se dedica o pretende dedicar en la Red o fuera de la Red el señor Casals. Más aún, el propio demandado ha afirmado, casi caprichosamente, que nadie puede indicarle a él cómo y cuándo ha de usar el nombre de dominio. Desde ya, ello imposibilita adjudicarle el carácter de "competidor" de la empresa demandante, y con ello se impide determinar sin más que se encuentra presente la circunstancia de la Política, parágrafo 4(b)(iii). Sin embargo, dado que las circunstancias de registro de mala fe listadas en la Política lo son con carácter no exhaustivo, este Panel encuentra que el registro de un dominio idéntico o confundiblemente similar a marcas del demandante, sin derechos ni intereses legítimos, ni propios ni en representación legal de un tercero, y sin ningún otro ningún motivo, por quien reside en la misma ciudad que el titular de una marca muy conocida de productos vinícolas, se ha hecho presumiblemente con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca en el nombre de dominio. Ello configura una circunstancia de registración de mala fe, sea o no sea el titular del dominio un competidor del titular marcario.

En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido registrado de mala fe.

El demandado mantiene la página www.raimat.com "en construcción". Ello se comprobó en la visita que independientemente ha efectuado este Panel el 23 de abril de 2000.

Salvo una mención en la demanda en cuanto a que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio, no hay otra indicación al respecto. A su vez, el demandado afirma que "el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automático, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente". Todo esto parece indicar que el demandado quiere sugerir que no está haciendo uso del nombre de dominio.

Cabe notar que la Política en el parágrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilización de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilización de mala fe. Para ello el Panel está autorizado a considerar esas conductas también a la luz del derecho español que resulta aplicable a partes con domicilio o residencia en España, y según es interpretado por los tribunales de ese país.

El ofrecimiento benévolo o gratuito del nombre de dominio a la población de Raimat fue alegado por el demandado y negado en la réplica. El demandado no proporcionó prueba al respecto, ni contestó a la réplica que ha negado tal ofrecimiento. Por lo tanto el ofrecimiento no puede ser tenido por probado, y queda en este procedimiento como manifestación sin sustento fáctico. Además, el dominio está registrado bajo ".com", de finalidad comercial, con lo cual quien no tiene derecho ni interés legítimo está ofreciendo un dominio comercial a una entidad sin fin de lucro. Ese ofrecimiento, de ser verdadero, manifestaría una voluntad de impedir, con posterioridad al registro, el acceso al nombre de dominio. Lo aparentemente benévolo no sería sino una excusa para entorpecer la gestión comercial de la demandante. En cualquier caso, el ofrecimiento de donación a un tercero es sin duda una utilización del nombre de dominio. De no ser verdadero el ofrecimiento y haberse pergeñado como una declaración falsa en este procedimiento, ello también representaría una mala fe procesal, y este Panel extrae de ello una conducta de mala fe en relación al nombre de dominio, que importa utilización de mala fe en los amplios términos del parágrafo 4(b) de la Política.

Este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso "nocilla.com" por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia N° 5 de Oviedo, D. Agustín Azparren, aportado por la

demandante y negada su aplicabilidad por el demandado, publicado en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm. En ese caso la actora era titular de la marca NOCILLA y pedía medidas cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez, fundándose en la Ley de Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 25; Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 1428, consideró que existía fumus boni juris por ser la actora titular del registro de marca NOCILLA, y constándole al demandado titular del dominio que NOCILLA es marca registrada. El Juez, citando a Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática Aranzadi N" 29, octubre 1998), consideró que el supuesto de hecho reunía todas las características para considerarlo como una apropiación de marca con fines evidentemente no lícitos. En cuanto al peligro en la demora, el tribunal consideró "(...) que si con carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio, suele justificar determinadas medidas cautelares, en los supuestos de violación del derecho de marcas o en supuestos de competencia desleal aparece con una mayor justificación". El Juez resolvió en consecuencia la prohibición y orden de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA; la prohibición y orden de cese inmediato del nombre de dominio de Internet http://www.nocilla.com por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo, y de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet; orden de embargo del nombre de dominio citado, comunicándolo al registrador Network Solutions, Inc; prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio, salvo los ordenados expresamente por el Juzgado; se ordenaron además astreintes, y se condenó a la demandada al pago de las costas.

En dicho caso se juzgó que no era un obstáculo para la procedencia de las medidas cautelares el hecho de que la página web se encontrara en construcción. También se consideró que el conocimiento de los productos de la parte actora, y de los registros marcarios de titularidad de la parte actora, y el mantenimiento de la página web en Internet con la denominación "nocilla" aún después del requerimiento notarial hecho por la actora a la demandada, eran bases para las medidas cautelares. Esa situación es del todo similar a la del caso presente. Este Panel considera que idénticas medidas cautelares podrían haberse solicitado y obtenido de un tribunal español con base en la ley de competencia desleal y de marcas.

Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio "en construcción" cuando el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el país del demandado y provocando la posibilidad de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el sitio del demandante - sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe.

En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

El Panel ha determinado que el nombre de dominio raimat.com es idéntico o confundiblemente similar a las marcas RAIMAT de la demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que la registración de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y está siendo usado de mala fe por el demandado.

Por todo ello y conforme a los Parágrafos 4(i) y 15 de la Política, el Panel Administrativo decide requerir que la registración del nombre de dominio raimat.com sea transferida a la demandante, RAIMAT, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista Unico

24 de abril de 2000

1. En traducción no oficial del inglés hecha por este panelista.