Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

World Intellectual Property Organization

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

La Parte Demandante es la sociedad TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala y domiciliada en la ciudad de Guatemala (la "Demandante"), representada legalmente por el señor John Otto Knoke Schlosser, quien actúa en su calidad de Gerente General y Representante Legal, de conformidad con la documentación allegada a la demanda. A requerimiento de la "Demandante", ésta actúa en el presente proceso a través de su abogada Ada Lisette Redondo Aguilera.

La Parte Demandada es el señor MARIO ARIEL CASTILLO VARGAS, residente en la 18 avenida 9-60 zona 6 de la ciudad de Guatemala, Guatemala 01006 (el "Demandado").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es BANCARED.COM, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de América (el "Registrador").

El 24 de mayo de 2000 el Centro de Arbitramento y Mediación de la OMPI (el "Centro"), recibió por vía electrónica una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 29 de mayo de 2000, el "Centro" recibió la demanda en copia de papel, con sus anexos.

El 26 de mayo de 2000 el "Centro" requirió al "Registrador" la confirmación de los datos del registro del dominio BANCARED.COM. El 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirmó que lo tenía registrado, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, que estaba vigente el acuerdo de servicio versión 4.0 y que el dominio tenía el status de "activo".

El 2 de junio de 2000 el "Centro" notificó la demanda al "Demandado", junto con la notificación de comienzo del procedimiento. El 6 de junio de 2000 el Centro recibió la contestación de la demanda. El 7 de junio de 2000 el "Centro" acusó recibo de la contestación de la demanda.

Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 20 de junio de 2000, el "Centro" lo designó como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designación a las partes el 22 de junio de 2000 y fijando plazo hasta el 6 de julio de 2000 para que el "Panel" envíe la decisión al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Política" y su "Reglamento".

El "Panel" mediante comunicación transmitida al "Centro" el 29 de junio de 2000, le solicitó a la "Demandante" pruebas adicionales y aclaraciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho de su escrito de demanda y de su réplica. Debido a la antedicha petición, se acordó una prórroga del término para emitir el fallo de diez días siguientes a la recepción de todos los documentos y las aclaraciones solicitadas. El 11 de julio de 2000 la parte "Demandante" envió su respuesta al requerimiento del "Panel".

El 13 de julio de 2000, por solicitud del "Panel", se corrió traslado de la respuesta al requerimiento al "Demandado", de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 10 del "Reglamento". El 14 de julio de 2000 el "Panel" recibió la comunicación del "Demandado" del 30 de junio de 2000, por medio de la cual éste le propone a la "Demandante" un acuerdo de transacción, el cual nunca se concretó.

El 17 de julio de 2000, la "Demandante" remitió comunicación dando respuesta a las afirmaciones del "Demandado" del 30 de junio de 2000 y del 13 de julio de 2000. Finalmente, el 18 de julio de 2000, el "Demandado" da respuesta a lo anterior.

El 18 de julio de 2000, el "Panel" le solicita al "Centro" la aclaración acerca de si la versión 4.0 del Acuerdo del "Registrador", vigente al momento del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, incluye la "Política" y el "Reglamento". El 24 de julio de 2000, el "Centro" le contesta al "Panel" señalando que en efecto tanto la "Política", como el "Reglamento" están incluidos dentro de la versión 4.0 del Acuerdo del "Registrador". El 27 de julio de 2000 se recibe de la "Demandante" un recuento de leyes para admitir y rechazar pruebas, según las leyes de la República de Guatemala.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Política" y el "Reglamento".

La "Demandante" es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la República de Guatemala y el "Demandado" es un individuo de nacionalidad Guatemalteca, ambos con domicilio en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. La demanda y su contestación se hicieron en idioma español. Por lo tanto, de acuerdo al "Reglamento", Artículo 11 literal a), el "Panel" resuelve que el procedimiento se tramite en idioma español.

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda, en la contestación de la demanda, en la réplica de la "Demandante" y en la contra réplica del "Demandado" y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala el 23 de junio de 1993. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "...la administración y centralización de la información de las interconexiones electrónicas de carácter financieras, bursátiles, cajeros automáticos, terminales punto de ventas y todo tipo de instrumento computadorizado o electrónico que tenga o pudiera tener relación con ellos o que contribuya a facilitar la pronta y efectiva transmisión de información electrónica...".

El 25 de junio de 1993, la "Demandante" solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Guatemala, el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para cubrir: "servicios en asuntos financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de crédito que no sean bancos; asuntos monetarios; las interconexiones financieras, bursátiles, cajeros automáticos, terminales punto de venta por la vía electrónica o cualquier instrumento computadorizado" servicios de la Clase 36 Internacional.

La solicitud anteriormente descrita, procedió a registro siguiendo los trámites propios de la legislación guatemalteca, inscribiéndose el 6 de octubre de 1998, bajo el número 92,384 con vigencia de diez años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008. La marca registrada por TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA es la siguiente:

World Intellectual Property Organization

La "Demandante" ofrece servicios financieros por medios electrónicos o Internet, utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO. A los servicios prestados por la "Demandante" se puede acceder en las siguientes páginas web: www.bancared.com-gt, www.bancared.net.gt y www.bancared.net, las cuales contienen la misma información, presentación y diseño.

De acuerdo a las manifestaciones de ambas Partes y a lo confirmado por el "Registrador" al "Centro", el "Demandado" es titular del nombre de dominioBANCARED.COM desde el 6 de septiembre de 1997, vigente hasta el 7 de septiembre de 2000.

Este "Panel", ingresó al sitio www.bancared.com, y pudo comprobar que el "Demandado" no está utilizando su nombre de dominio.

De igual forma, la "Demandante" ha realizado publicidad sobre su marca BANCARED Y DISEÑO desde por lo menos el 22 de julio de 1996, de acuerdo a las pruebas aportadas por la misma.

El "Demandado" fue empleado de la empresa CABLENET, S.A. desde el 3 de marzo de 1997 hasta el 31 de mayo de 1998. En el mes de julio de 1997, la empresa CABLENET, S.A. mantuvo relaciones comerciales con la parte "Demandante", según lo acredita la cotización enviada el 3 de junio de 1997, por Hans Thiel, Gerente General de dicha empresa a Otto Knoke Schlosser, Gerente General de la "Demandante" y la orden de compra del 18 de julio de 1997 emitida por la "Demandante" y dirigida a la mencionada empresa.

Afirma la "Demandante" que:

Que es una sociedad de nombre comercial BANCARED y que fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de Guatemala el 23 de junio de 1993. Dicha sociedad se creó con el propósito de ofrecer entre otros, servicios financieros electrónicos utilizando tecnología reciente.

El 25 de junio de 1993 la "Demandante" solicitó el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para identificar: "Servicios financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de crédito que no sean bancos; asuntos monetarios, las interconexiones financieras, bursátiles, cajeros automáticos, terminales punto de venta por la vía electrónica o cualquier otro instrumento computarizado", servicios de la Clase 36 Internacional. Dicha solicitud de registro fue concedida el 6 de octubre de 1998, con una vigencia de diez (10) años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008.

Desde 1993 hasta la fecha la "Demandante" ha venido utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO para promocionar y publicitar los servicios ofrecidos por ella en Guatemala y en Centroamérica.

La "Demandante" tiene como meta la expansión de los servicios electrónicos por Internet y la promoción de la banca digital en Internet en Guatemala y Centroamérica. De igual forma, la "Demandante" tiene como proyecto futuro prestar sus servicios por medios electrónicos a consumidores de Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Para éstos fines, la "Demandante" precisa reflejar su marca BANCARED Y DISEÑO en el dominio de nivel superior genérico .com.

El "Demandado" obtuvo el registro del nombre de dominio BANCARED.COM el 6 de septiembre de 1997, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versión 4.0 y efectuó modificaciones sobre el mismo el 16 de noviembre de 1999, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versión 5.0. La "Demandante" afirma que dado que el "Demandado" realizó modificaciones al registro en vigencia de la versión 5.0 del Acuerdo, la cual incluye la "Política" y el "Reglamento", éstos le son aplicables.

Poco después de haber registrado el nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contactó telefónicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle a la sociedad "Demandante" dicho nombre de dominio a un precio equivalente al costo del registro, gastos de mantenimiento y de reinscripción y otros gastos extras en que había incurrido por el registro.

La "Demandante" no aceptó esta oferta, ni las ofertas sucesivas que el "Demandado" le hizo, con el argumento de que es ella la titular del registro marcario.

Adicionalmente, desde 1997 a la fecha el "Demandado" no ha hecho uso del nombre de dominio BANCARED.COM para llevar a cabo actividad alguna.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" es la titular del registro de la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual ha venido haciendo un uso legítimo, y que el ordenamiento jurídico vigente en Guatemala le otorga el derecho de hacer cesar el uso o imitación indebida de su marca, se encuentra facultada para interrumpir el uso de la marca BANCARED, como el registro del nombre de dominio por parte del "Demandado". Más aún si se considera que éste no se encontraba legitimado para solicitar el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, ni para ofrecer dicho registro a la sociedad titular de la marca, es decir a la "Demandante".

El nombre de dominio BANCARED.COM es idéntico a la marca BANCARED de propiedad de la "Demandante", ya que siendo el ".com" un dominio genérico de nivel superior, es una expresión inapropiable.

La "Demandante" señala que tiene motivos suficientes para considerar que el "Demandado" no tiene interés legítimo en el nombre de dominio BANCARED, toda vez que desde el 6 de septiembre de 1997, fecha en la cual el "Demandado" obtuvo el registro de dicho nombre de dominio, no lo ha utilizado para actividades comerciales, no comerciales o de cualquier otra naturaleza; no existen evidencias que apunten a que el "Demandado" se encuentra garantizando su presencia comercial o de cualquier índole en el Internet; el "Demandado" no ofrece productos o servicios identificados con la marca BANCARED; el titular del nombre de dominio BANCARED lleva más de dos años sin haber introducido contenido alguno a dicho nombre; y el nombre de dominio no corresponde a alguna sociedad, empresa, seudónimo o nombre del "Demandado", lo cual evidencia la falta de interés legítimo del "Demandado" a dicho nombre.

Al respecto, la "Demandante" afirma que sí tiene presencia en la red, tal y como se puede comprobar al ingresar a sus páginas web, y que tiene interés de obtener el registro de su nombre de dominio en el nivel superior genérico ".com", toda vez que éste designa a las entidades que desarrollan actividades comerciales y tiene una connotación internacional.

Solicita la transferencia del dominio BANCARED.COM a favor de la "Demandante". La "Demandante" cita en apoyo de su pretensión el artículo 4 b) i) de la "Política", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquirió el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aquél. La "Demandante" igualmente cita el artículo 4 b) ii), afirmando que el "Demandado", al registrar el nombre de dominio BANCARED.COM obstaculizó que la "Demandante" reflejara su marca BANCARED Y DISEÑO en el nivel ".com". Por último, la "Demandante" alega que el "Demandado" incurrió en al conducta señalada en el artículo 4 b) iii), al registrar el nombre de dominio de mala fe, con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

Otras alegaciones de la "Demandante" se examinan en el punto 6, abajo.

Alega el "Demandado":

El origen del nombre de dominio BANCARED.COM es un acrónimo del lema comercial: "Bosques y Areas Naturales para la Conversación del Agua". Por carecer de una preposición "-e" usada en los anglicismos para significar electrónico, se toma la terminación RED, para su identificación de estar en el Internet.

El "Demandado" dice hacer parte de un grupo de personas cuya preocupación principal es los efectos de la contaminación de mantos acuíferos por el crecimiento desordenado y sin control de la industrialización, lo cual se prueba con el hecho de que también tiene a su nombre el registro del nombre de dominio AGUAPURA.COM.

En el momento en que registró el nombre de dominio BANCARED.COM, los únicos nombres de dominio genéricos de nivel superior disponibles eran: .COM, .NET y .ORG, lo que determinó que registraran el nombre de dominio con el .COM, que era el que más se asimilaba a las actividades por él desarrolladas.

La "Demandante" hasta ahora ha visto el valor del Internet, por lo que pretende sobreponer los intereses de entidades financieras con poder económico y político sobre las personas que vieron la oportunidad primero, afrontaron el costo y aún continúan en buena fe intentando conciliar la situación.

El "Demandado" señala que en su posición de "CEO" del grupo, se encuentra en disposición de acatar lo dispuesto por el "Panel", pese que la convención de derechos de autoría y de propiedad industrial, que se encuentra pendiente de aprobación por su gobierno, protegería su autoría sobre la expresión BANCARED.

Reitera que se encuentra en disponibilidad para llegar a un acuerdo con respecto al nombre de dominio BANCARED.COM, siempre que la "Demandante" le reintegre los gastos administrativos incurridos sin ningún margen de utilidad para él.

Indica la "Demandante" que el "Demandado" no tiene un interés legítimo en el nombre de dominio BANCARED.COM, toda vez que dicha expresión no es producto de su creatividad, toda vez que la "Demandante" ha utilizado su marca y nombre comercial BANCARED Y DISEÑO y ha efectuado publicidad sobre la misma desde el momento en que solicitó el registro de su marca en 1993. Desde ese momento la "Demandante" ha venido realizando campañas agresivas de publicidad sobre su marca para dar a conocer los servicios financieros por medios electrónicos no solo en Guatemala, sino en otros países de Centroamérica. Lo anterior, ha llevado a que la marca BANCARED Y DISEÑO goce de reconocimiento en Guatemala y que cualquier residente en la ciudad de Guatemala esté muy familiarizado con dicha marca.

La manifestación del "Demandado" en lo que respecta a la violación de sus derechos de autor sobre la expresión BANCARED por parte de la "Demandante" es falsa y puede dar lugar a los delitos de injuria y calumnia.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" tiene proyectos relacionados directamente con el Internet, tiene la necesidad de reflejar su marca con el dominio del nivel superior genérico ".com", mediante el nombre de dominio BANCARED.COM, del cual es titular el "Demandado".

De otra parte, teniendo en cuenta que el "Demandado" fue empleado de la sociedad CABLENET S.A. durante el período correspondiente al 3 de marzo de 1997 al 31 de mayo de 1998, período dentro del cual ésta sociedad mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", es de suponerse que el señor Mario Ariel Castillo Vargas pudo enterarse de los proyectos de Internet entre las mencionadas sociedades. Así, es probable que de esta forma se le haya ocurrido registrar el nombre de dominio BANCARED.COM para luego venderlo a un precio mayor del que normalmente cuesta un nombre de dominio en Internet en los gTLD al titular de la marca.

Con respecto al grupo, asociación o entidad Bosques y Areas Naturales para la Conservación del Agua (Red), del cual según el "Demandado" se deriva el nombre de dominio BANCARED.COM, la "Demandante" señala que a pesar de que de acuerdo a la legislación vigente en Guatemala, las entidades sin ánimo de lucro deben registrarse ante el Registro de Personas Jurídicas de la Municipalidad de Guatemala, el "Demandado" no aporta la prueba de dicho registro, ni la prueba de la calidad con la que actúa dentro de dicho grupo, asociación o entidad.

Igualmente, la "Demandante" afirma que es extraño que siendo el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservación del Agua (Red) aparentemente una organización de carácter no lucrativo, el nombre de dominio haya sido registrado a favor del "Demandado" y que se haya utilizado el dominio del nivel superior genérico ".com", que de acuerdo al documento "Request For Comments" RFC 1591, anexo a la demanda, esta destinado a entidades comerciales. En ese caso aduce que la "Demandante", se debió registrar el citado nombre de dominio en el nivel genérico ".org".

La "Demandante" también llama la atención sobre el hecho de que dentro del conjunto de asociaciones, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, grupos de personas o individuos quienes trabajan o intercambian información acerca de la preservación del medio ambiente en Centroamérica, listados en el sitio http://www.poam,org/proyecto/red-fisica.shtml no aparece ni el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservación del Agua (Red), ni el "Demandado". De igual forma, el "Demandado" tampoco aparece en forma personal o en representación de dicho grupo la lista que elabora la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que se anexó por la "Demandante" en su réplica.

La indeterminación por parte del "Demandado" del precio en la oferta de venta del nombre de dominio BANCARED.COM, deja a su discreción el momento y las condiciones del traspaso del nombre de dominio, colocándolo en una posición de poder frente a la "Demandante". Esta circunstancia, sumada al hecho de que si la "Demandante" paga al "Demandado" lo que él estima conveniente en cuanto a gastos administrativos para obtener el registro del nombre de dominio, estaría incentivando a personas que como el "Demandado", registren signos distintivos notorios previamente registrados ante las Oficinas de Propiedad Intelectual, como nombres de dominio en Internet. La "Demandante" alega que debido al valor comercial que han adquirido los nombres de dominio en Internet, hay personas que con el objeto de obtener una ventaja o ganancia registren como nombres de dominio, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, pretendiendo obtener recompensas en la venta de dichos nombres de dominio a los titulares de los derechos de propiedad industrial. Las anteriores circunstancias devienen en la negativa de la "Demandante" en adquirir del "Demandado" el nombre de dominio, objeto de ésta controversia.

El "Demandado" afirma que:

En el momento en que se hace alusión la dirección de la sociedad CABLENET estaba a cargo de dos personas y el cuerpo técnico también estaba formado por dos personas, una de las cuales era él.

El dominio BANCARED.COM fue registrado desde las instalaciones de CABLENET en horas hábiles y enviado a las direcciones IP de OSI, S.A.

Teniendo en cuenta que el procedimiento normal en el registro de un nombre de dominio es enviar al administrador de los servidores un e-mail solicitando la autorización de instalación del dominio en dicha ubicación física, es evidente que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM fue de conocimiento de los directivos de la empresa CABLENET.

Tiempo después, el Ingeniero Robert Duke toma posesión como gerente general de CABLENET y el Licenciado Luis Roberto Cobar pasa a ser presidente de dicha empresa. En la propuesta de negocio por escrito el Ingeniero Duke le ofreció el nombre de dominio al señor Knoke, es decir al Representante Legal de la "Demandante", lo cual evidencia que la empresa CABLENET tenía conocimiento acerca del registro del nombre de dominio BANCARED.COM.

Los gastos que se pidieron rembolsar eran de $1,200.oo, valor éste que es menos de la mitad del solicitado al momento de contactar al señor Knoke hace tres años. Dicho monto no refleja deseo de lucro.

En comunicación dirigida al "Demandante" y con copia al "Panel" del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estaría dispuesto a transferir el nombre de dominio en cuestión a la "Demandante", siempre y cuando ésta haga una donación a una organización internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y que se le dé un cheque por un monto de USD$0.1.

Por último, en comunicación del 18 de julio de 2000, el "Demandado" a través de la señora Ingrid Castillo, persona de su "conocimiento y confianza" reitera que el destino del nombre de dominio siempre ha sido el de una labor no comercial y nunca fue puesto en funciones operativas al haberse sugerido un posible conflicto de intereses. Por lo tanto, la acción tomada fue la de contactar telefónicamente a la "Demandante" para ofrecerle la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM por un valor de $350.oo.

El "Demandado" afirma en esa misma comunicación que recientemente la abogada de la "Demandante" lo contactó a través de su teléfono celular en dos ocasiones y que en total, han sido cuatro las llamadas intercambiadas a propósito del asunto en mención. Que la referencia a entidades no se hizo con el fin de evadir responsabilidades, sino para proveer la información de manera completa. Finalmente, señala el "Demandado" que su propuesta del 30 de junio de 2000 la hizo con base a la resolución del conflicto de dominio "McDonalds – Quitter", como una manifestación de su buena fe.

Ante el requerimiento del "Panel" de aportar la "Demandante" las pruebas conducentes a demostrar que el "Demandado" contactó en varias oportunidades a ésta para ofrecerle la venta del nombre de dominio a cambio de costos, gastos, recargos y demás gastos extras en que había incurrido éste por el registro, mantenimiento y administración del nombre de dominio BANCARED.COM, la parte "Demandante" señaló lo siguiente:

Como prueba de lo anterior, se encuentra la declaración de la "Demandada" en la Respuesta a la Réplica del 16 de junio de 2000, en la que no solo se hace referencia el hecho de que ésta solicitó la suma de $1,200.oo por concepto de la transferencia del nombre de dominio, sino que manifiesta expresamente que en varias oportunidades, ésta intentó negociar la venta del nombre de dominio con la "Demandante", de lo cual no obtuvo ningún resultado.

Adicionalmente, la "Demandante" afirma que en una conversación telefónica sostenida con el "Demandado", éste le informó que los gastos administrativos podrían ascender de $1,500.oo a $2,000.oo, mas otros gastos en los que pudo incurrir y no contabilizó, como son el "WEB hosting" y otros servicios, sin incluir ventaja o utilidad alguna. Sin bien la "Demandante" no tiene prueba del hecho mencionado, manifiesta que es evidente que el "Demandado" pretendía obtener una utilidad, por cuanto tal y como consta en la comunicación del "Registrador", que adjunta como prueba, el registro del nombre de dominio ".com" costaba en 1997 la cantidad de $100.oo, lo que correspondía al registro y a la administración por dos años.

En lo referente a la vigencia del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, la "Demandante" aclara que dicho Convenio sigue siendo la legislación vigente en materia de propiedad industrial en Guatemala, junto con los Tratados Internacionales suscritos, aprobados y ratificados por dicho país, tal y como los ADPIC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Ello por cuanto los protocolos de modificación del citado Convenio Centroamericano no han sido aprobados, ni una nueva ley en materia de propiedad industrial ha sido emitida. El "Demandante" aclara que hace referencia al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, para señalar la aplicación del párrafo 4 inciso a) ii) de la "Política", que establece que el titular de un nombre de dominio esta obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero ("Demandante") sostenga ante un proveedor competente, en cumplimiento del "Reglamento", que aquél posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre que el "Demandante" tiene derechos.

Por último, en su comunicación del 17 de julio de 2000, la "Demandante" manifiesta que aún cuando su mayor deseo es solucionar la controversia, únicamente retirará la demanda si el "Demandado" transfiere el nombre de dominio BANCARED.COM a nombre de TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A. en forma inmediata, gratuita o sin costo, plazo o condición alguna.

El artículo 15 numeral a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisión sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versión 4.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye según el "Centro" la "Política" en vigencia para el "Registrador" desde el 1° de enero de 2000. Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Política" y a su "Reglamento".

Por otra parte, las partes son residentes en el mismo país, es decir en la República de Guatemala, por lo que los principios de derecho aplicables incluyen a los de ese país. El "Panel" ha estudiado para esos efectos el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, tal como figura en el sitio web oficial de la SIECA (SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA), http://www.sieca.org.gt/, y en particular las siguientes disposiciones: Artículos 10 (k), 12, 17, 26 (b), 65 y 66 (d).

De igual forma, el "Panel" ha considerado aplicables las siguientes normas del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la República de Guatemala: Artículo 10 bis 3) 1).

El artículo 4 (a) de la "Política" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes términos:

En aplicación de los lineamientos citados, a continuación el "Panel" estudiará y evaluará los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio BANCARED.COM, registrado por el "Demandado" es idéntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.

Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado" con la marca BANCARED Y DISEÑO, lo primero que se debe destacar es que ésta marca es de tipo mixto, pues además de su aspecto nominativo, tiene un elemento gráfico, tal y como fue presentada en el punto 4 de la presente providencia.

El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su artículo 12 señala la importancia de establecer el elemento característico de las marcas que consistan en un diseño o en una etiqueta, en los siguientes términos:

Dentro del análisis de confundibilidad de la marca BANCARED Y DISEÑO también se debe considerar el hecho de que la misma pueda ser descriptiva de los servicios de la Clase 36 Internacional que identifica. Sin embargo, esto carece de peso en este procedimiento debido a que dentro de la limitada competencia del "Panel" que actúa conforme a la "Política" y al "Reglamento", no se debe discutir en este procedimiento si la marca puede ser una expresión que describa los servicios que pretenda identificar. Es cierto que de acuerdo al CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, artículo 10 k), no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas:

Sin embargo, la "Política", en su artículo 4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el "Demandante" tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el "Demandante", tal y como lo ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de su certificado de marca extendido por el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala. De hecho, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artículo 17, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes términos:

En efecto, el "Panel" no está habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado país. Los únicos órganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del país de registro o los del país del tribunal que resulte competente.

Ahora bien, para efectos de determinar la confundibilidad entre el nombre de dominio BANCARED.COM y la marca BANCARED Y DISEÑO resulta indispensable tener en cuenta los criterios señalados por la doctrina y acogidos reiteradamente por la jurisprudencia. Dichos criterios han sido planteados entre otros, por el autor Jorge Otamendi, quien al respecto señaló:

Es así como, para determinar la confundibilidad entre la marca BANCARED Y DISEÑO y el nombre de dominio BANCARED.COM, debemos tener en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico y que el orden en que se analicen estos aspectos dependerá del tipo de marcas de que se trate. Por lo tanto, el examinador, al analizar una marca mixta, debe determinar cual es el elemento que prevalece dentro de ella, atendiendo a la impresión de conjunto que despierte la marca, analizándola sucesivamente, colocándose en el lugar del consumidor presunto y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las expresiones en conflicto.

De igual forma, es de notar que en las marcas mixtas suele prevalecer el aspecto nominativo sobre el gráfico, en atención a la fuerza expresiva de las palabras, las cuales tienden a ser gravadas en la mente del consumidor que las percibe con mayor facilidad. Lo anterior, no obsta para que en algunas ocasiones el aspecto gráfico sea el que caracterice a la marca en estudio. Sin embargo, es evidente que en el caso de la marca BANCARED Y DISEÑO, el aspecto nominativo sea el que predomine, dado que el gráfico se limita a incluir cierto diseño tendiente a destacar a la expresión BANCARED.

Resulta pues obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel BANCARED con la marca de la "Demandante". Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio BANCARED.COM con tal marca. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusión a los fines de la "Política", artículo 4 a) i) pues esta es una partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico.

Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Aunque la marca de la "Demandante" contiene junto con la denominación BANCARED algunos elementos de diseño, debe aclararse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningún tipo de elemento gráfico, la identidad existe siempre que las denominaciones así lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

En consecuencia, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio BANCARED.COM es idéntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante".

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM. Esto no ha sido específicamente contestado por el "Demandado" como era su obligación conforme al artículo 5(b)(i) del "Reglamento".

El "Demandado" atribuye el origen del nombre de dominio BANCARED.COM a un acrónimo del lema del grupo ambientalista que aparentemente preside "Bosques y Areas Naturales para la Conservación del Agua" y que la expresión RED se la colocó dado que en el idioma Español no existe la preposición ".e", que en Inglés significa: electrónico. Sin embargo, se abstiene de aportar las pruebas de la existencia de dicho grupo o de la calidad de "CEO", con la que afirma obrar.

Aún cuando, el "Demandado" afirma que el grupo que preside desarrolla actividades no comerciales o no concurrenciales, nada obra dentro del expediente que apoye esa manifestación, lo que implica que la presunción de finalidad concurrencial, propia del derecho de competencia desleal no fue desvirtuada por el "Demandado". Acerca de esta presunción, el doctrinante José Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, página 124, señaló lo siguiente:

Así mismo, en sus numerosos escritos, el "Demandado" no ofrece ningún dato relativo a su profesión, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningún otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.

Teniendo en cuenta que el "Demandado" se identifica como parte de un grupo ambientalista, llama la atención al "Panel" que el dominio de nivel superior escogido haya sido el ".com" y no el ".org", el cual igualmente se encontraba disponible en la fecha en la que aquél registró el nombre de dominio BANCARED.COM y se adecuaba mejor a la naturaleza y finalidades del grupo ambientalista de la que aparentemente hace parte el "Demandado". De igual forma, es sorprendente el hecho de que a pesar de que el "Demandado" afirma actuar a nombre del mencionado grupo ambientalista, el nombre de dominio haya sido registrado en su propio nombre. Estas situaciones que fueron señaladas de manera reiterada por la "Demandante" en sus escritos y no fueron contra argumentadas por el "Demandado" en ninguno de sus escritos.

También llama la atención el hecho de que el "Demandado" haya registrado otros nombres de dominio, tales como: "empaques.com", "envases.com", "salvavidas.com", "agua-pura.com", "aguapura.com" y "formas.com", en su propio nombre y en el mismo día y en los días subsiguientes a aquél en el que solicitó el registro del nombre de dominio objeto del conflicto. Es de notar, que con la excepción del dominio "aguapura.com", en cuya página aparece una breve información concerniente al tema del medio ambiente y en la que se hace referencia a información que sería presentada con posterioridad, dichos dominios no se encuentran activos. Las anteriores afirmaciones han sido debidamente probados por la parte "Demandante" y no fueron contestados en debida forma por el "Demandado", lo cual constituye un indicio grave en su contra.

Ese registro en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el "Demandado" tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Por el contrario, lo que el hecho mencionado induce a pensar es que el "Demandado" en un momento dado decidió registrar dichos nombres de dominio con fines especulativos. En particular, y como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", éste no se encuentra legitimado para el uso del nombre "BANCARED" por no ser titular de ninguna marca "BANCARED", ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artículo 26, señala lo siguiente:

Es así, como la disposición antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitación o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se haya legitimado para ello.

En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 10 bis del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL prohíbe los actos de confusión en los siguientes términos:

De igual forma, El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artículo 65 define la competencia desleal en los siguientes términos:

El artículo 66 del mencionado Convenio por su parte, consagra una lista enunciativa de las conductas que pueden ser consideradas de competencia desleal, previendo en su literal (d) lo siguiente:

Por lo tanto, quien incurra en esta prohibición, estará en una posición ilegítima frente al titular del registro marcario.

Además el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación BANCARED.COM para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.bancared.com.

De otra parte, la "Demandante" si bien no probó la notoriedad de su marca BANCARED Y DISEÑO, sí logró demostrar un uso y una publicidad masiva en Guatemala por lo menos desde el año 1996, es decir, meses antes a que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuestión. Igualmente, se debe tener en cuenta que la marca BANCARED Y DISEÑO fue solicitada por la "Demandante" desde el 25 de junio de 1993, aún cuando su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala solo se efectuó hasta el 6 de octubre de 1998.

Al respecto, es de notar que el "Demandado" en ningún momento niega conocer la marca BANCARED Y DISEÑO, ni los servicios identificados con dicha marca, a pesar de que es evidente de que el registro de dicha marca fue posterior al registro de su nombre de dominio.

Es así como, desde el momento de su registro el nombre de dominio BANCARED.COM no ha sido utilizado por parte del "Demandado" para identificar servicios financieros a través de Internet, ni para distinguir cualquier otro servicio o producto. A pesar de que el "Demandado" afirma que esto se debe al conflicto entre dicho nombre de dominio y la marca BANCARED Y DISEÑO, no explica suficientemente esta situación toda vez que fue él mismo quien le ofreció a la "Demandante" la transferencia del dominio. El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuestión, ni la razón por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses legítimos sobre el mismo. El "Demandado" ni en su contestación a la demanda, ni en los escritos subsiguientes, se molesta siquiera en referirse a ese punto, habida cuenta de lo dispuesto por el artículo 5 b) i) del "Reglamento" (carga de contestar específicamente a las alegaciones del "Demandante"). Ello constituye una presunción desfavorable en contra del "Demandado" en cuanto a la posible existencia de derechos e intereses legítimos propios de éste en relación con el dominio BANCARED.COM.

Finalmente, el artículo 4 (c) de la "Política" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

Si bien las causales enumeradas son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificaría para tener algún interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca BANCARED Y DISEÑO o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresión, así como el hecho de que la expresión BANCARED realmente no guarda relación con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM.

Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligación de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artículo 4 (a) de la "Política", es necesario que se cumplan todos las situaciones allí establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

El hecho de que en la enumeración de las circunstancias se haya utilizado la conjunción "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. Así fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el párrafo 6 de dicha Decisión, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Política" y en particular al Segundo Reporte de Implementación de Documentos para dicha "Política" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definición de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atención a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitaría la aplicación del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretación antes anotada. Aún cuando este argumento parece tener mérito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicaría un cambio en la "Política". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.

Hecho el anterior preámbulo, la "Demandante" afirma que el dominio BANCARED.COM ha sido registrado y usado de mala fe, y que fue registrado con la única y exclusiva intención de venderlo por un precio más elevado que el que le costó adquirirlo al "Demandado". La "Demandante" afirma también en su demanda que poco después de haber efectuado el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contactó telefónicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle el nombre de dominio en cuestión a un precio indeterminado, que cubriría: costo, gastos los recargos y demás gastos extras en que él había incurrido, por el registro, mantenimiento y la administración del nombre de dominio mencionado.

Empero, ésta afirmación de la "Demandante" carece de sustento probatorio. A pesar del requerimiento del "Panel", la "Demandante" no arrimó prueba documental o testimonial, así sea rendida ante Notario Público, de las supuestas llamadas telefónicas hechas por el "Demandado" para vender el dominio tan pronto lo obtuvo. En comunicación del 27 de julio de 2000, la "Demandante" manifestó al "Panel" su imposibilidad de grabar las conversaciones telefónicas sostenidas con el "Demandado", toda vez que la legislación en Guatemala prohíbe esta práctica. Al respecto, debemos resaltar que el "Panel" en ningún momento ha exigido que se le presenten grabaciones de las conversaciones telefónicas sostenidas entre el "Demandante" y el "Demandado", dado que es consciente de la prohibición que reposa sobre ésta práctica. Sin embargo, el "Panel" deja en claro que el "Demandante" no aportó ni siquiera, por ejemplo, una prueba testimonial rendida por su Representante Legal ante un Notario Público, que hubiese podido sustentar sus afirmaciones en este sentido.

No obstante lo anterior, en el escrito del 6 de junio de 2000, el "Demandado" confiesa que: "los gastos que pidió rembolsar a la fecha son de $1200.oo y que eran menos de la mitad en el momento de contactar al señor Knoke hace más de tres años". Posteriormente, en su comunicación del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estaría dispuesto a transferir el nombre de dominio a cambio de una donación a una organización internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y un cheque por valor de $0.1 a su favor. Por último, en su escrito del 18 de julio de 2000, el "Demandado" sí afirma que han sido cuatro las llamadas telefónicas realizadas con motivo del conflicto y el valor de los gastos que debían ser reembolsados por concepto de la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM era por la suma de $350.oo.

Es así, como si bien el "Demandado" no reconoce expresamente que haya adquirido el nombre de dominio materia del conflicto con la intención de venderlo, es claro que por lo menos en momentos posteriores a la obtención del registro respectivo, estaba dispuesto a transferirlo a cambio de una contraprestación económica superior a la suma de USD$100.oo, correspondientes a lo que dicho registro costó, según la prueba allegada por la "Demandante".

Con lo dicho el "Panel" considera que el "Demandado" no sólo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio" (artículo 4 b) i) de la "Política"), sino que directamente la reconoce.

En lo concerniente al Registro del nombre de dominio BANCARED.COM hecho de mala fe por parte del "Demandado", también se debe resaltar el hecho de que éste fue empleado de la empresa CABLENET, tal y como consta de las pruebas aportadas por la "Demandante" y por las afirmaciones del "Demandado". Esta empresa mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", motivo por el cual aquél pudo llegar a conocer las intenciones de la "Demandante" de hacer uso de su marca BANCARED Y DISEÑO en el Internet. Ello se corrobora con el hecho aducido por el "Demandado", de que al tiempo en que se presentaron los hechos CABLENET contaba con tan solo cuatro empleados, uno de los cuales era él.

El "Demandado" alegó sin probarlo que el nombre de dominio BANCARED.COM es producto de su creatividad. Así mismo, el "Demandado" tampoco negó conocer a la "Demandante", ni a los servicios prestados por ella e identificados con la marca BANCARED Y DISEÑO. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, él podría haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio, tal y como quedó establecido en el punto 6.3 arriba.

El "Demandado" también afirmó que había ofrecido al "Demandante" la transferencia del nombre de dominio en cuestión a cambio de $350.oo, que cubrirían los gastos efectuados por él en la obtención y administración de dicho dominio. Sin embargo, no acreditó ante el "Panel" cuáles fueron esos gastos, por lo que resta concluir que al ser dicha suma superior al valor de $100.oo, señalado por el "Registrador" como el valor del registro de un nombre de dominio y su mantenimiento por dos años, en prueba aportada por la "Demandante", el "Demandado" incurrió en lo establecido en el artículo 4 b) i) de la "Política" por cuanto, el valor cobrado, así este no sea manifiestamente exagerado, supera los costos documentados del registro del dominio BANCARED.COM en el año de 1997.

La "Demandante" aportó con su Réplica pruebas que evidencian la publicidad que por lo menos desde el año de 1996 ha venido realizando sobre su marca BANCARED Y DISEÑO. Igualmente aportó las pruebas indiciarias del conocimiento que pudo tener el "Demandado" de la existencia de dicha marca y de los planes de su titular, TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, de incursionar en el Internet. El "Demandado" sabía o al menos debía saber de la existencia de los servicios distinguidos por la marca BANCARED Y DISEÑO. Por lo tanto, registrar como nombre de dominio una expresión confundible o idéntica con una marca registrada impide que el titular marcario refleje la marca en el nombre de dominio correspondiente.

La "Política", en su artículo 4 b) ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa índole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es idéntica el dominio, y registrarlo sin derechos ni intereses legítimos propios, ha incurrido en una conducta de tal índole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.

El "Demandado" también ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Política", en su artículo 4 b) iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbación, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aquí la perturbación se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado artículo 4 b) iii) de la "Política" queda enmarcada, así como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del artículo 4(b)(i) de la "Política".

De otra parte, la finalidad de lucro ilegítimo por la venta del nombre de dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas sólo como ejemplo en la "Política". Que el "Demandado" haya registrado un nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request for Comments 1591", cuando al mismo tiempo afirma que BANCARED corresponde a una organización ambientalista, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe. Si hubiese sido consecuente el "Demandado" con lo que ha afirmado en sus escritos, durante el presente procedimiento, entonces no debería haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a un uso comercial, dado que según él mismo ha afirmado la organización que preside no tiene fines comerciales.

Además, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", desde el momento mismo de su registro, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no lo requiere para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intención de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociación sobre aquél. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses legítimos propios sobre el nombre de dominio, ni mucho menos algún interés legitimo como, por ejemplo, "realmente querer ilustrar" al público sobre el cuidado del medio ambiente.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio BANCARED.COM ha sido registrado de mala fe.

Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilización legítima del nombre de dominio BANCARED.COM por más de dos años, tratándose de un nombre de dominio idéntico o engañosamente similar a la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual es titular aquélla.

Coincidentemente con lo alegado por el "Demandante", este "Panel" ha constatado mediante una visita independiente realizada el 30 de junio de 2000 al sitio web www.bancared.com que no es posible lograr el acceso a página alguna.

Al respecto, la "Demandante" trae a colación la opinión del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisión del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señaló lo siguiente:

En efecto, el nombre de dominio BANCARED.COM no conduce a una página web o a cualquier otra presencia en el Internet. No existe prueba alguna que apunte a que una página web u otra presencia en el Internet estén en proceso de construcción para ser utilizados con dicho nombre de dominio. Tampoco hay prueba que evidencie que se esté realizando publicidad o promoción del nombre de dominio. Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es así, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. Así fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propósito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artículo 4 b) de la "Política" reconoce expresamente que la enumeración de las pruebas del registro y utilización de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."

El "Panel" considera que en el caso en cuestión, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", sin la debida justificación por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusión son las siguientes:

a) El "Demandante" ha demostrado que su marca BANCARED Y DISEÑO, la cual es idéntica al nombre de dominio BANCARED.COM, ha sido objeto de extensa publicidad, por lo que es ampliamente conocida en Guatemala y en otros países Centroamericanos;

b) El "Demandado" no proveyó al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actuó o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestión;

c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de la marca BANCARED Y DISEÑO. Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que mediante la relación laboral del "Demandado" con la empresa CABLENET, éste pudo haber tenido conocimiento de la existencia de los planes de la "Demandante" para incursionar en el Internet utilizando su marca.

d) El "Demandado" acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aquél constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento, lo cual evidencia su ánimo de lucro.

e) El "Demandado" no manifestó el tipo de actividades a las que se dedica. A pesar de que dice actuar en calidad de "CEO" del grupo "Bosques y Areas Naturales para la Conservación de las Aguas", no aportó prueba alguna que sustentara estas afirmaciones, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar legítimamente el nombre de dominio BANCARED.COM.

f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", sería ilegítimo, pudiendo constituir una violación de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpación de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.

El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio BANCARED.COM es idéntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" también ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de éste es una conducta que tiene una clara connotación de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artículos 4 i) y 15 de la "Política" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM sea transferido a la "Demandante", TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA.

Fernando Triana
Panelista Unico

2 de agosto de 2000