Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Under the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

1. Parties and Contested Domain Name

Il ricorso è stato presentato dalla Banca Mediolanum S.p.A. e dal Signor Ennio Doris, Presidente del consiglio di amministrazione.Banca Mediolanum è una società registrata in Italia, la cui sede si trova a Milano.Il Resistente è il Signor Luca Sgro, residente a Soverato all' indirizzo di una casella postale aperta, in provincia di Catanzaro, Italia.Nel modulo di replica, K Communication risponde per il conto di Signor Luca Sgro.K Communication è l'Administrative Contact per i domini contestati, che sono i seguenti: <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org>.Il Registrar è Speednames, Inc

2. Procedural history

Le modalità di svolgimento della presente procedura sono allegate in appendice a questa decisione. Il Collegio riconosce che tutte le procedure prescritte dalla UDRP (la Policy) sono state poste in essere.

3. Factual Backgrounds

Il Signor Ennio Doris (in oltre, riferito come Doris) è un uomo d'affari ben noto e molto popolare in Italia e all' estero. Dal 1960 ha svolto la sua attività nel settore finanziario.Banca Mediolanum S.p.A. (BM) è un instituto finanziario, controllato interamente dalla Mediolanum S.p.A. (Mediolanum). La Mediolanum è quotata alla Borsa Italiana dal 1996, e dal 1997 fa parte del MIB 30, l'indice delle trenta migliori società della Borsa Italiana. La BM ha un ruolo importante nella gestione nazionale del credito ed è conosciuta per il suo sistema di telebanca innovatrice. Doris è il più importante azionista della Mediolanum ed è anche il Presidente del consiglio di amministrazione della BM.A tutti gli effetti, Doris è il viso pubblico della BM.Inoltre Doris ha partecipato recentemente in una campagna pubblicitaria andata in onda alla televisione, nei cinema, e apparsa sulla stampa (giornali e riviste).(Allegati D005262, D005263 e D005264)

Il 4 giugno 2000, il Signor Luca Sgro (in oltre, riferito come Sgro) ha registrato i domini contestati con Speednames Inc.

All'inizio, i domini in questione conducevano a una pagina simile al sito della Banca 121 S.p.A., il successore legale alla Banca del Salento S.p.A., e un rivale diretto della BM.La pagina della Banca 121 (<banca121.com>)è stata copiata con la tecnologia denominata “framing” e messa sul sito collegato ai domini contestati (Allegato D005269). Il contenuto del sito è stato preso del sito della Banca Fineco S.p.A. (<fineco.com>), un altro concorrente diretto della BM.

Il 31 ottobre 2000, la BM, con il consenso di Doris, ha registrato diversi domini con il ccTLD <.it> utilizzando il nome di Doris.

Nel mese di novembre 2000, la Banca 121 S.p.A. ha richiesto a Sgro di sconnettere tutti i legami tra i domini in questione e il loro sito, perchè si poteva creare una situazione di confusione a detrimento della Banca 121 (Allegato D005430).

Doris si è accorto nel Novembre 2000 della registrazione e dell'uso del suo nome.Doris e la BM hanno richiesto tre volte, tramite comunicazioni legali inviate dagli avvocati della BM, a Sgro di cessare l'uso del sito e di annullare la registrazione dei domini, trasferendoli a Doris e alla BM (Allegati D005431, D005432 e D005433).Tutti questi avvertimenti sono stati ignorati da Sgro.

Questa procedura è stata iniziata il 25 maggio 2001.

4. Parties' Contentions

Il Ricorrente afferma:

(1) Che i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> sono identici al nome di Doris e che solo Doris ha diritto al nome, secondo la Policy, paragrafo 4(a)(i).

Il Ricorrente afferma inoltre che la differenza tra "enniodoris" e il suffisso dei tre gTLD è irrilevante, e dunque che i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> sono identici al nome di Doris. Solo Doris ha diritto all’uso di questo nome secondo gli articoli della Costituzione italiana (articoli 2 e 3) e del Codice civile italiano (art. 6), come anche citato in altre fonti legali.

Negli argomenti sotto "Uso illegittimo" (1.2 Legal Arguments and Relevant Case Law), il Ricorrente aggiunge che diverse decisioni arbitrali assunte in conformità della Policy riconoscono che nomi famosi possono beneficiare di una protezione legale simile a quella riconosciuta in common law ad un marchio.

La rassomiglianza tra il nome di Doris e i domini è ingannevole e può creare confusione per gli utenti dell'Internet. Questo rischio di confusione è accresciuta dalla popolarità di Doris.

(2) Che il Resistente non ha nessun diritto o interesse legittimo rispetto ai domini contestati, secondo la Policy, paragrafo 4(a)(ii).

Il Ricorrente afferma che il Resistente non ha mai avuto nè il permesso nè l'autorizzazione nè una licenza per l’uso del nome di Doris in qualsiasi modo. Inoltre, il modo in cui Sgro ha usato i domini contestati non è legittimo: anche se le pagine della rete a cui conducono i domini in questione sono per ora "Under Construction", la possibilità di dirigere il traffico a un sito per lo più ingannevole esiste ancora.

Il Ricorrente aggiunge che Sgro non ha mai risposto agli avvertimenti degli avvocati di Doris e della BM. Anzi, Sgro ha continuato ad utilizzare i domini: il fatto che per ora le cosidette pagine siano "Under Construction" non cambia questo fatto.

In conclusione, il Ricorrente sottolinea che Sgro non ha mai sviluppato i domini per un fine legittimo e neppure per un' offertà di buona fede di servizi o prodotti. Infine, Sgro non è mai stato conosciuto con questi nomi. Dunque è ovvio, secondo il Ricorrente, che l'uso che Sgro sta facendo dei domini in questione è illegittimo.

(3) Che il Resistente ha registrato e usato i domini in mala fede, secondo la Policy, paragrafo 4(a)(iii).

1. Il Ricorrente afferma che il Resistente ha ovviamente registrato i domini in mala fede.Doris è un personaggio noto e ha una reputazione, con un'immagine collegata al successo, alla ricchezza e alla fiducia. Il Ricorrente insiste che non è possibile che Sgro non sia stato affatto cosciente della reputazione di Doris prima di registrare i domini. Il Ricorrente aggiunge altresì che Sgro ha registrato i domini nel mese di giugno 2000, poco dopo la campagna pubblicitaria della BM, iniziata nel marzo 2000, e in cui Doris appare come figura centrale; dunque aumentando la popolarità di Doris.

2. Inoltre, i domini sono stati utilizzati all’inizio per dirigere il traffico in rete a un sito in cui si trovavano informazioni dei concorrenti della BM.

3. Infine, il Ricorrente evidenzia che, nonostante il fatto che per ora i siti siano "Under Construction", il passive holding può costituire la prova della mala fede.

Per i fini del paragrafo 4(a)(iii), il Ricorrente ritiene che questi fatti siano sufficienti per concludere che Sgro ha registrato i domini per impedire a Doris e alla BM di farlo e di far sì che il nome di Doris appaia in un tale domino, che Sgro ha tentato di attirare gli utenti della rete al suo sito utilizzando una somiglianza che fa creare confusione, e che i siti sono addirittura ingannevoli.

Nella sua Risposta, il Resistente fornisce dieci argomenti. Dato che questi argomenti non seguono il Formulario, li riordiniamo perchè possano essere compresi sotto una luce più chiara e più ragionevole per il Resistente. (L'ordine numerico originale degli argomenti verrà rispettato fra le parentesi.)

(1) Che i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> non sono identici al nome di Doris, secondo la Policy, paragrafo 4(a)(i).

[Formulario 1] Per cominciare, il Resistente sostiene che Doris non ha nessun diritto al suo nome. È impossibile dimostrare che il nome Ennio Doris sia un marchio registrato.

[F. 9 e 10] In secondo luogo, si asserisce che non c'è confusione tra i siti. Il Resistente afferma che le sue informazioni sono chiaramente scritte sui siti: "chi siamo, cosa facciamo, di che cosa ci occupiamo e tutte le informazioni necessarie." Ci sembra che questo argomento suggerisca che i domini del Resistente sono scritti in un modo diverso dal nome di Doris, cioè utilizzando le lettere maiuscole per differenziare: < EnniOdorIs.com>, <EnniOdorIs.net>, e <EnniOdorIs.org>.

(2) Che il Resistente ha i diritti e interessi legittimi nei domini contestati, secondo la Policy, paragrafo 4(a)(ii).

[F. 3] Il Resistente sostiene che la procedura di riassegnazione di un dominio può essere applicata solo se: (a) entrambi i soggetti coinvolti in questo litigio operano in settori analoghi e (b) fra di loro esiste un rapporto di concorrenza. A tale proposito non esiste nessun rapporto di concorrenza fra Sgro e Doris, e le parti non operano in settori analoghi. Ci sembra che questo argomento sia applicabile anche alla questione della buona fede.

[F. 6] Il Resistente afferma che la sua organizzazione opera su Internet dal 1998 e che ha investito molto tempo e denaro per promuovere i suoi domini.

[F.4, F. 6] Secondo il Resistente le norme che regolano internet sono di contenuto strettamente tecnico. Ciò vale, in particolare, per la regola dell’unicità dei nomi di dominio e per il principio dell’assegnazione del dominio al primo soggetto che ne faccia richiesta. Il Resistente osserva, al riguardo, di aver registrato per primo i domini e, quindi, di aver diritto a restarne titolare.

[F. 7] Il Resistente afferma che i suoi siti appoggiano tutte le iniziative dell'UNICEF a livello mondiale sia moralmente che economicamente.

(3) Che il Resistente ha registrato i domini in buona fede, secondo la Policy, paragrafo 4(a)(iii).

[F.2] Sgro non ha mai tentato di vendere a Doris i domini. Pertanto, secondo il Resistente, non c'è nessun elemento di cybersquatting e dunque, nemmeno la mala fede può essere dimostrata.

[F.5] Il Resistente sostiene che non conosce nè ha mai sentito parlare di Doris o della BM e se non avesse ricevuto la comunicazione dalla eResolution non si sarebbe mai reso conto di chi o di cosa si trattasse.

Gli argomenti F.3, F.4, F. 6, e F.7 possono essere considerati anche come altri argomenti per la sua buona fede.

(4) Altri argomenti

Dal Formulario risulta una ulteriore argomentazione, che il Collegio ritiene di dover porre in risalto.

[F.8] Il Resistente nota che tutte le presunte prove che sono state fornite dal Ricorrente sono su supporto elettronico e informatico, e possono essere facilmente manipolate e/o falsificate da chiunque sia. Pertanto, a parere del Resistente, esse non possono essere prese in considerazione come elemento di valutazione.

5. Discussions and Findings

Procediamo all'analisi degli argomenti. Per cominciare, il Collegio ritiene che sia infondata l’argomentazione del Resistente secondo cui le controversie relative alla legittimità di registrazione di domini sotto i gTLDs .com, .net e .org debbano essere risolte esclusivamente sulla base del principio first come, first served. Infatti, queste controversie sono regolate dalla Policy, precisamente dal paragrafo 4, in cui sono specificati gli obblighi del Resistente in relazione alla registrazione di domini. Tuttavia, il Collegio riconosce che l’anteriorità della registrazione può essere un elemento di prova importante.

Lingua della procedura

Prima di tutto, dobbiamo affrontare l'argomento che tutti i documenti adoperati in riferimento a questa procedura sono stati scritti in inglese. Il Resistente ha il diritto di rispondere in italiano (come ha fatto), ma ci sembra, per i motivi seguenti, che non si sia verificato nessun pregiudizio per il Rispondente a causa del fatto che le comunicazioni sono state eseguite in inglese dalla eResolution, nè a causa del fatto che i documenti sono stati mandati in inglese.

Per cominciare, il Ricorrente ha il diritto di agire in inglese ai sensi della Policy. Inoltre, la Policy è scritta in inglese da una società americana, ICANN, e la maggior parte delle procedure si svolgono in inglese. In effetti tutti coloro che registrano domini sotto i gTLD <.com>, <.net> e <.org> sono obbligati ad osservare una regola scritta in inglese. Da parte sua, il Resistente assume un obbligo specifico di osservare quanto disposto dalla Policy, obbligo che è contenuto espressamente nel suo contratto di registrazione con Speednames. Quindi il Resistente non ha il diritto di eccepire alcunchè nel momento in cui riceve un documento in inglese. Il Collegio osserva anche che il Resistente non ha scelto nessun italiano come componente del Collegio in questa procedura, come invece era suo diritto di fare. In ogni modo, eResolution, nella propria qualità di Dispute Resolution Provider incaricato della presente procedura, ha fatto tutti gli sforzi necessari per assicurarsi che il Tribunale fosse in grado di comprendere tutti gli argomenti del Resistente presentati in italiano e di poter assumere una decisione scritta in italiano.

La natura della prova

È vero che tutti i mezzi di prova che sono stati forniti dal Ricorrente sono su supporto elettronico e informatico, e possono essere facilmente manipolati o falsificati. Però, se il Resistente avesse avuto dei dubbi rispetto alla veridicità dei documenti forniti, avrebbe dovuto sollevare eccezioni circostanziate e fornire al Collegio le prove relative. Questo non è stato fatto e per questo motivo il Collegio deve ritenere che le prove fornite dal Ricorrente si riferiscano a circostanze reali.

Identità o rassomiglianza che può ingenerare confusione (confusingly similar)

Per cominciare, dobbiamo decidere se Doris ha diritto al suo nome. Nonostante il fatto che i nomi personali non siano inclusi nel testo della Policy, ormai l'interpretazione data al paragrafo 4(a)(i) dai tribunali autorizza a considerare i nomi personali destinatari di una tutela analoga alla tutela riconosciuta dal common law quando il personaggio è molto noto o conosciuto, oppure quando il nome aiuta a discernere o identificare un servizio o un prodotto (come si dice in inglese, quando il nome ha acquistato un secondary meaning): Estate of Tupac Shakur v. Shakur Info Page, [AF-0346, 28 Settembere 2000]; Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, [D2000-0210, 29 Maggio 2000]; Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, [D2000-0235, 22 Maggio 2000]; Cho Yong Pil v. ImageLand, Inc., [D2000-0229, 10 Maggio 2000].

Quanto sopra risulta anche compatibile con il principio dei diritti personali nelle tradizioni legali di civil law, e precisamente, in questo caso, con gli articoli 6 e 7 del codice civile italiano, che riguardano il diritto al nome.

Nel caso di specie, è ovvio che il nome di Doris ha queste caratteristiche e dunque merita la protezione prevista dalla Policy: le prove fornite dal Ricorrente dimostrano chiaramente che Doris è un personaggio ben noto e popolare, con una reputatzione nel suo campo d'affari che aiuta la BM a distinguersi e a promuovere i suoi prodotti e servizi.

Esaminiamo ora la questione della identità o della rassomiglianza che può ingenerare confusione (confusingly similar). È pacifico che il suffisso che contraddistingue un gTLD o un ccTLD non ha capacità distintiva propria e, quindi, non è sufficiente ad eliminare l’identità tra un dominio ed un marchio o un nome. Il confronto tra il nome e il dominio deve essere fatto usando le parole che si trovano prima del punto: quindi non si deve tenere conto del <.com> per esempio. È altresì pacifico che l'uso della punteggiatura o delle maiuscule non ha alcuna capacità distintiva e, di conseguenza, non può eliminare il rischio di confusione tra un nome di dominio ed un marchio od un nome.

In questo caso si deve prendere in considerazione il nome di dominio "enniodoris". Questo nome di dominio è, ai fini della presente procedura, uguale al nome del Signor Ennio Doris, e dunque è identico ai sensi della Policy. In ogni caso, idomini oggetto della presente controversia sono tanto simili al nome del Signor Doris da creare confusione o inganno tra gli utenti dell’Internet.

Il Collegio conclude che il Ricorrente ha dimostrato la sussistenza del requisito di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

Diritti o interessi legittimi

La sussistenza del requisito della illegittimità della registrazione, cioè della assenza di un diritto o di un interesse legittimo in capo al Resistente in relazione alla registrazione del nome di dominio– deve essere analizzata, ad avviso del Collegio, con riferimento ai legami oggettivi (o relativamente oggettivi) tra il Resistente e il dominio contestato.

Questi legami potrebbero essere evidenti dall’inizio per il tramite di una relazione naturale o visibile tra il Resistente o il suo campo d’affari, il suo nome, i suoi marchi, i suoi servizi, o gli usi non commerciali di cui può essere oggetto il nome contestato.

Se non sono evidenti naturalmente, questi legami possono evolvere col passar del tempo secondo la natura degli affari del Resistente. Possono essere anche sviluppati, con l’attività commerciale o non commerciale, purchè la stessa sia sempre proseguita in buona fede. Questi legami possono essere ovvi secondo le circostanze, o possono essere dimostrati.

Infine, essi possono fare parte di progetti di attività future, ancora da pianificare, ma sempre alla condizione che il tutto avvenga nel rispetto del principio di buona fede.

La domanda cruciale è se il Resistente, tenendo conto delle prove fornite, non ha nessun legame– e quindi non ha nessun diritto o interesse – relativamente ai domini oggetto della presente controversia.

Il Ricorrente ha l’onere di provare che non il ricorrente non sia titolare di alcun diritto o interesse legittimo, però il Resistente può replicare agli argomenti del Ricorrente, fornendo le prove della sussistenza del proprio diritto o interesse legittimo; il paragrafo 4(c) della Policy fornisce tre esempi delle circostanze in cui il Resistente potrebbe risultare titolare di un tale diritto.

Nel presente caso, il Ricorrente afferma che non c'è nessun legame oggettivo tra i domini e il nome o i servizi del Resistente. Il Collegio ritiene fondata questa affermazione e il Resistente non ha replicato in nessun modo a questo argomento.

L'indagine deve ora analizzare la questione dell’esistenza di un interesse creato dal Resistente a seguito dell'uso dei domini. Il Ricorrente afferma che il Resistente abbia fatto un uso dei domini chiaramente finalizzato ad ingannare gli utenti e, in seguito, si è limitato al passive holding. Inoltre, secondo il Ricorrente il passive holding non è sufficiente a creare alcun interesse all’uso dei domini, soprattutto tenendo conto del comportamento del Resistente, che non ha neppure replicato alle formali contestazioni dei legali di Doris e della BM. Il Resistente replica che sostenendo che il suo uso è legittimo: i siti aiutano iniziative benefiche, e il Resistente ha investito soldi e tempo a crearli. Inoltre il Resistente asserisce che la concorrenza è necessaria.

Anche in questo caso, il Collegio ritiene di dover concludere a favore della tesi del Ricorrente. Il Ricorrente ha dimostrato che ogni uso dei domini da parte del Resistente non è legittimo. Si può aggiungere che nessuno degli usi menzionati dal Resistente si trova nell’elenco del paragrafo 4(c) della Policy, che contiene un elenco degli usi che si devono presumere legittimi. Inoltre, come vedremo, ogni utilizzo dei domini integra il requisito della mala fede.

Sebbene, contrariamente a quanto afferma il Resistente, la concorrenza si può anche svolgere in modo illegittimo, non è necessario avere la concorrenza per trovare l'esistenza di un torto. Tutte le decisioni di questo tipo “--sucks” e “-- reallysucks” sono gli esempi più famosi. Invece, è piuttosto la natura dell'uso del Resistente che conta; le prove acquisite nel corso della procedura dimostrano che l’utilizzo dei domini fatto dal Resistente è contro le regole.

Quanto, infine, all’asserito sostegno alla UNICEF del Resistente, anche se tale circostanza fosse vera (ma nessuna prova è stata fornita dal Resistente al riguardo), non sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto del ricorso se l’attività del Resistente avviene in contrasto con la Policy.

Per concludere, si deve aggiungere che quando un nome, un marchio, ecc. sono molto noti, come è il caso in questa procedura, è difficile immaginare un uso legittimo da parte di un soggetto che non sia il titolare dei diritti sul nome o sul marchio in questione. Il Collegio ritiene, infatti, che la maggior parte degli italiani conoscano Ennio Doris, e che dunque l’uso del suo nome senza il suo permesso sia quasi per definizione illegittimo. Il Resistente non ha fornito nessun argomento nè nessuna prova per dimostare che ha un diretto o un interesse legittimo.

Il Collegio ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del requisito di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

Buona fede

Il requisito della mala fede, al contrario di quello della illegittimità, fa riferimento alle circonstanze della registrazione e dell’uso del dominio da parte del Resistente, e ha riguardo alle intenzioni del Resistente, siano esse esplicite o implicite. Queste ultime possono essere inferite dal comportamento del Resistente. Un elenco non tassativo dei casi in cui le attività integrano il requisito della mala fede è contenuto nel paragrafo 4(b) della Policy, e l’onere della prova grava sempre sul Ricorrente.

Nonostante il fatto che il Resistente non abbia mai tentato di vendere i domini a Doris o alla BM, e il fatto che il Ricorrente ed il Resistente non sono in concorrenza, risulta ovvio dalle circostanze, che il Resistente ha agito in mala fede secondo le norme della Policy.

All’inizio era chiaro che il Resistente ha usato i domini per deviare il traffico dell’ Internet dai siti di Doris e della BM. Questo ha l’effetto di causare confusione tra gli utenti e pregiudicare gli affari della BM. Anche se il Resistente non è un concorrente della BM, ha utilizzato il contenuto dei concorrenti della BM nei siti collegati ai domini oggetto della presente controversia. Il Collegio conclude che questi atti sono rientrano nelle ipotesi di cui ai paragrafi (4)(b)(iii) e (iv). Al riguardo, il Collegio ritiene necessario evidenziare che l’elenco di cui al paragrafo (4)(b) non è tassativo e che il comportamento del Resistente rientra chiaramente nell’ambito di una delle ipotesi espressamente previste dalla Policy. È evidente che il Resistente ha quale fine principale del proprio operato l’interruzione degli affari della BM e di Doris.

In ogni modo è ovvio che il passive holding dei domini ha l’effetto principale di imperdire al Ricorrente di fare apparire il suo nome in un domino, secondo il paragrafo (4)(ii). Registrando il nome di Doris sui tre gTLD più popolari nel mondo, e mantenendoli inutilizzati, il Resistente ha dimostrato chiaramente il proprio disegno. Nel medesimo senso si è espressa la decisione Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows [D2000-0003, 18 Febbraio 2000].

Per concludere, dobbiamo aggiungere di nuovo che quando un nome, un marchio, ecc. sono molto noti, come è il caso in questa procedura, è difficile immaginare un uso di buona fede da parte di un soggetto che non sia il titolare dei diritti originari sul nome o sul marchio. È ovvio che la maggior parte degli italiani conoscono Ennio Doris, e dunque l’uso del suo nome senza il suo permesso è inevitabilmente quasi sempre in mala fede.

Il Collegio ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la sussistenza del requisito di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy, con particolare riferimento ai paragrafi 4(b)(ii) e (iii). Il Resistente ha registrato e usato i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> in mala fede.

6. Conclusion

Il Collegio conclude:

1. che i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> sono identici al nome di Ennio Doris, nome che solo Ennio Doris ha diritto di utilizzare secondo la Policy;

2. che il Resistente non ha nessun diritto nè interesse legittimo relativamente ai domini contestati, secondo la Policy, e

3. Che il Resistente ha registrato e usato i domini in mala fede, secondo la Policy.

Dunque, ai sensi del paragrafo 4(i) della Policy, il tribunale dispone che i domini <enniodoris.com>, <enniodoris.net>, <enniodoris.org> vengano tutti trasferiti al Ricorrente.

7. Signature