1. Parties et Nom de domaine contesté

Monsieur Jacques Duval, est une personne physique domiciliée au Québec .

Le défendeur, Oricom Internet Inc. est une société domiciliée 400, Nolin Street, Suite 150, Vanier, Québec, Canada.

Le nom de domaine objet du litige est " guideauto.com ".

2. Historique des procédures

La version électronique du formulaire de demande a été transmise à eResolution le 1er novembre, 2000. Ce formulaire était rédigé en français. Le format papier ainsi que les annexes à la demande et le paiement ont été reçus le 3 novembre, 2000.

Sur réception de cette information et de ces documents, l'administrateur de dossier d'eResolution a:

- Vérifié l'identité du Registraire du nom de domaine en litige;

- Vérifié la concordance de l'information sur le défendeur à l'aide de la base de données Whois;

- Vérifié si le nom de domaine en litige mène à une page Web active;

- Vérifié la conformité de la demande par rapport à la réglementation.

Ces vérifications ont mené l'administrateur de dossier à conclure que : le registraire du nom de domaine est Network Solutions, Inc., la base de données Whois contient toutes les informations requises, le nom de domaine mène à une page Web active et la de mande est conforme à la réglementation.

Un courriel a été envoyé le 2 novembre 2000 par eResolution au Registraire afin d'obtenir copie du contrat d'enregistrement du nom de domaine. Cette information a été reçue le 3 novembre 2000.

L'administrateur de dossier a alors fait parvenir au défendeur copie de la demande et de la Notification Officielle du Commencement des procédures administratives, et ce, conformément à l'article 2 (a) du Règlement d'application de la politique générale d 'ICANN pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines.

L'administrateur de dossier a rempli ses obligations liées à cet article en faisant parvenir copie du formulaire de demande et des annexes au défendeur le 8 novembre 2000. Cette date est celle du début des procédures administratives. Le 8 novembre, eReso lution a aussi informé le demandeur, le registraire et ICANN du début des procédures.

Le 6 décembre 2000, le défendeur a soumis sa réponse via le site web d'eResolution. La version signée de la réponse a été reçue le même jour. Le formulaire de réponse était rédigé en anglais. Le délai pour répondre a été prorogé du consentement des partie s.

Le 8 décembre 2000, le Défendeur a accepté que la décision soit rédigée en français.

Le 8 décembre 2000, eResolution a demandé à Pierre-Emmanuel Moyse d'agir comme membre du Panel dans ce dossier.

Le 8 décembre 2000, eResolution a demandé à Henri Alvarez d'agir comme membre du Panel dans ce dossier.

Le 11 décembre 2000, le demandeur a demander la permission de soumettre une réplique.

Le 20 décembre 2000, eResolution a demandé à Bruno Grégoire Sainte Marie d'agir comme président du Panel dans ce dossier.

Le 3 janvier 2001, eResolution a communiqué à tous les membres du Panel, un nom d'utilisateur et un mot de passe, leur permettant d'avoir accès aux formulaires de Demande, de Réponse et à leurs annexes directement sur le site d'eResolution.

Le 3 janvier 2001, les parties ont été avisées que le Panel avait été désigné et qu'une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles, le 17 janvier 2001. Le délai pour nommer le Panel a été prorogé par eResolution.

Le 9 janvier 2001, le Panel a décidé de permettre au demandeur et au défendeur de répliquer sur les documents produits par l'autre partie.

Le 15 janvier 2001, eResolution a informé le Panel que la réplique du demandeur était en ligne.

Le 22 janvier 2001, eResolution a informé le Panel que la réplique du défendeur était en ligne.

Rappel des faits

Le demandeur, Monsieur Jacques Duval, exerce le métier d'animateur à la télévision et à la radio ainsi que celui de journaliste automobile dans plusieurs publications. Il a également été coureur automobile.

Aujourd'hui, Jacques Duval est l'animateur d'une émission intitulée "le guide de l'auto". Il est également l'auteur d'un ouvrage qu'il qualifie de " référence ", faisant la critique des voitures vendues au Canada et aux Etats-Unis dont le titre est "le gu ide de l'auto", et cela depuis 1967.

Le défendeur, Oricom Internet Inc., s'est fait cédé le nom de domaine "guideauto.com" en 1997 par la société Groupe Intec Inc. et le détient, selon ses dires, pour le compte de la société Formula Auto Byte Inc.

Le site " guideauto.com " est exploité. Figurent sur ce site des chroniques, des tests, des fiches sur l'industrie automobile et les automobiles en général.

Il est souligné par le demandeur que Monsieur Jacques Rainville, auteur d'un ouvrage intitulé "l'Almanach de l'auto", est partie prenante dans le site exploité alors que son ouvrage est le concurrent direct du " Guide de l'auto ".

3. Prétentions des Parties

Le demandeur, s'il admet ne pas posséder de marque enregistrée, estime que le nom de domaine enregistré porte atteinte au droit qu'il possède sur la marque " guide auto ", nom enregistré en vertu des règles de l'ICANN.

Le demandeur indique qu'une marque de commerce n'a pas à être enregistrée pour que son propriétaire puisse faire valoir ses droits en vertu de l'Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Le demandeur estime que le nom de domaine "guidea uto.com" est identique, sinon similaire à sa marque de commerce "le guide de l'auto" et porte à confusion avec celle-ci.

Il est également précisé par Monsieur Jacques Duval que la marque " guide de l'auto ", malgré son caractère descriptif, a acquis un caractère distinctif, et indique à l'appui de son argumentation que son ouvrage a fait l'objet d'investissements très impor tants et qu'il est extrêmement populaire, tel qu'en fait foi le palmarès "Renaud-Bray".

Pour Monsieur Duval, ces éléments de fait constituent une preuve suffisante pour démontrer la notoriété de la marque de commerce au Canada, ou à tout le moins au Québec, et que, par conséquent, elle a acquis un caractère distinctif.

En outre, le demandeur explique que le défendeur n'a aucun intérêt légitime dans l'utilisation du nom de domaine"guideauto.com", dans la mesure où celui-ci avait connaissance de l'utilisation de la marque de commerce faisant l'objet du nom de domaine avan t l'enregistrement de ce nom.

Monsieur Duval précise également que le défendeur n'est pas connu sous la marque de commerce faisant l'objet du nom de domaine, même s'il œuvre dans le même secteur d'activité.

Enfin, le demandeur précise que le défendeur était en compétition directe avec lui.

Pour établir la mauvaise foi du défendeur, Monsieur Duval explique que ce dernier savait pertinemment que l'ouvrage du demandeur était connu sous la marque de commerce "le guide de l'auto" et que l'ouvrage de Monsieur Jacques Rainville, partie prenante da ns le site exploité, le concurrençait directement au Québec.

Le demandeur ajoute que le défendeur, en collaboration avec Monsieur Jacques Rainville, utilise le nom de domaine "guideauto.com" de mauvaise foi en créant une possibilité de confusion. Le demandeur estime que le site litigieux cherche à attirer les inter nautes en bénéficiant de la réputation notoire de Monsieur Jacques Duval et de son ouvrage.

Dans ces conditions, le demandeur estime justifié le transfert à son bénéfice du nom de domaine "guideauto.com".

En réponse à cette argumentation, le défendeur énonce que tant du point de vue du droit canadien que de l'UDRP, les mots descriptifs ne peuvent être enregistrés à titre de marque et ne sauraient être protégés.

Le défendeur insiste sur le fait que le nom de domaine "guideauto.com" est composé de noms communs parfaitement descriptifs et que, de ce fait, l'association de mots " guideauto " ne peut être enregistrée à titre de marque et ne peut pas non plus être pro tégée en vertu de l'UDRP.

Dans sa réplique, le défendeur se livre à des développements sur la jurisprudence et la doctrine prise en application du Canadian Trade-marks Act, et livre un certain nombre d'exemples pour lesquels la protection au titre du droit des marques pour des nom s communs n'a pas été accordée au Canada, comme " orange maison ", " ultrafresh ", " café suprême "…

Le défendeur cite également un cas jugé par la Cour de l'Ontario à l'occasion duquel cette dernière a énoncé à propos d'un livre intitulé "The New Canadian Bird Book" que les mots composant son titre sont purement et simplement descriptifs.

Par ailleurs, le demandeur énonce qu'il ne peut y avoir de confusion entre le livre publié par Monsieur Jacques Duval et le nom de domaine enregistré dans la mesure où cette confusion est seulement "possible".

Il indique également que le demandeur vend un produit alors que lui, vend un service. Dans cette mesure, il estime que l'UDRP ne peut s'appliquer.

En outre, le défendeur précise ne pas chercher pas à faire croire que son contenu est édité par Monsieur Jacques Duval puisqu'il est très clairement indiqué que le contenu est rédigé par l'équipe de Monsieur Jacques Rainville.

Pour ce qui concerne l'intérêt légitime dans le nom de domaine, le défendeur expose qu'il offre des services de bonne foi via son site Internet. Il précise ainsi que le nom de domaine est utilisé depuis 5 années pour fournir des articles sur le monde de l 'automobile ainsi que des fiches techniques, des comparaisons ou toutes sortes de services concernant l'automobile en général.

En outre, dans la mesure où les mots qui composent le nom de domaine sont génériques, le demandeur estime que l'intérêt légitime doit être interprété de façon favorable au défendeur.

Pour ce qui est de la mauvaise foi, le défendeur estime que le demandeur n'a pas démontré que le nom de domaine a été à la fois enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Pour appuyer son argumentation, le défendeur explique que :

- la société ayant enregistré le nom de domaine est la société INTEC ;

- le nom "guide auto" est générique et, par conséquent, la personne ayant procédé à l'enregistrement pouvait croire de toute bonne foi qu'il avait le droit de procéder à son enregistrement ;

- le nom a été utilisé de bonne foi depuis plus de 5 ans ;

- le site ne fait pas croire que le contenu est associé à Monsieur Jacques Duval puisque Monsieur Jacques Rainville apparaît clairement comme rédacteur du contenu.

Dans ces conditions le défendeur estime que le nom de domaine ne doit pas être transféré au demandeur.

4. Discussion

Afin de déterminer si le nom de domaine objet du litige doit être transféré en vertu de la politique générale _d'ICANN, le demandeur doit démontrer que :

1. le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits ;

2. le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et

3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La première question qui doit être posée est donc celle de savoir si le demandeur a une marque dans laquelle il détient des droits.

S'il n'est pas contesté que Monsieur Jacques Duval est l'auteur d'un ouvrage intitulé le " guide de l'auto ", il n'est pas de même contesté qu'il ne dispose d'aucune marque déposée sur ce nom.

Il convient donc de déterminer si, malgré l'absence de dépôt de marque, la demande est fondée.

Pour ce faire, il doit être rappelé que la politique d'ICANN _ protège_ également des marques non enregistrées.

A ce titre, la décision " web2you.com " (AF-0268) énonce : " the ICANN Policy does not require the Complainant's trademark to be registered. This is because it is the reputation from actual use of the mark which drives the complaint, and not the fact o f its registration ".

En conséquence, le fait que la marque " guideauto " n'ait pas été enregistrée n'est pas de nature à écarter l'application de l'UDRP.

Pour autant, afin de déterminer si le demandeur a en effet des droits sur le nom " guideauto ", il appartient de déterminer si cette marque est purement descriptive ou pas.

La jurisprudence prise en application de l'UDRP a en effet énoncé à de nombreuses reprise qu'un nom de domaine générique ou purement descriptif ne pouvait pas servir de fondement à une action en vertu de l'UDRP.

L'affaire " tombola.org " (AF - 422), à l'occasion de laquelle le panel a décidé que le nom " tombola " était descriptif et que, par conséquent, le demandeur n'avait pas satisfait au test de l'article 4 (a) (i), en est une illustration.

En l'espèce, le panel a notamment précisé : " the common noun "tombola," a word of Italian origin, is defined by The Concise Oxford Dictionary, 1975, Clarendon Press, as a "kind of lottery." Besides the fact that the word "tombola" is part of the Compl ainant's registered name, the evidence shows no trademark registration for TOMBOLA, let alone a trademark registration in favor of the Complainant. The examples which the Complainant has provided of its uses of the word "tombola" seem to be of a mere gene ric nature. In that respect, the fact that the Complainant consistently uses the term "tombola"with a capital T is of no particular significance. (…) As a result, there is no evidence that trademark rights exist in "tombola" or, if they exist, that the Co mplainant actually owns or has acquired such rights. "

Dans une autre espèce (" thyme.com "), le panel a décidé que l'UDRP ne pouvait permettre d'ordonner le transfert du nom de domaine en énonçant que " Where the domain name and trademark in question are generic-and in particular where they comprise no mo re than a single, short, common word-the rights/interests inquiry is more likely to favor the domain name owner " (AF-104),.

Enfin, pour montrer que la jurisprudence prise en application de l'UDRP est constante sur ce point, dans l'affaire " craftwork.com ", le panel a refusé le transfert du nom de domaine au motif que " General Machines has not proven, however, that Prime D omains has no legitimate interests in respect of the domain name craftwork.com. General Machines' trademark is not fanciful or arbitrary, and General Machines has submitted no evidence to establish either fame or strong secondary meaning in its mark such that consumers are likely to associate craftwork.com only with General Machines. "

Il apparaît donc que l'enregistrement d'un nom commun ou d'une combinaison de noms communs, surtout en l'absence de dépôt, ne peut constituer une marque au sens de l'article 4 (a) (i) de l'UDRP.

La présente affaire est similaire au cas " tombola.org " et concerne, en outre, une hypothèse selon laquelle le demandeur n'a pas de dépôt à faire valoir.

En l'occurrence, il apparaît que les termes " guide auto ", ensemble ou seuls, sont génériques et purement descriptifs.

Par ailleurs, on ne peut que relever la négligence du demandeur, qui n'a pas contesté l'utilisation du nom de domaine " guideauto.com " d'aucune façon et cela depuis le premier enregistrement de ce nom de domaine en 1995.

De 1995 à l'introduction de la présente instance devant eResolution, le demandeur a parfaitement toléré l'utilisation d'un nom de domaine qu'il estime aujourd'hui porter atteinte à une marque sur laquelle il prétend avoir des droits.

Pour l'ensemble de ces raisons, le demandeur ne peut se prévaloir de droits sur la marque " guideauto " dans les conditions prévues par l'article 4 (a) (i) de l'UDRP.

Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, d'examiner plus avant l'intérêt légitime et la mauvaise foi dans cette affaire.

5. Conclusion

Le demandeur n'a pas démontré que sa demande était bien fondée en application de l'article 4 (a) (i) de la Politique d'ICANN.

Le panel décide par conséquent de ne pas ordonner le transfert du nom de domaine objet du litige.

6. Signatures

Date : 6 février 2001

(s) Bruno Grégoire Sainte Marie, Presiding Panelist

(s) Henri Alvarez, Membre du Panel

(s) Pierre-Emmanuel_ Moyse, Membre du Panel