Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

World Intellectual Property Organization

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Le Requérant est la société Groupe Danone, SA, 7 rue de Téhéran 75008 Paris, France. Le Mandataire du Requérant est Maître Michel Paul Escande, Avocat à la Cour, 4 rue Brunel 75017 Paris, France.

Le Défendeur est la société Business & Decision, RCS Paris, 384.518.114, 153 rue de Courcelles 75017 Paris, France. Le mandataire du Défendeur est Maître Gérard Abadjian, Avocat à la Cour, 4 rue Cambon, 75001, Paris, France.

Le litige concerne le nom de domaine : <bingodesmarques.com>.

L’Unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GANDI, 38 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris, France.

Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le Centre) le 22 décembre 2000, par courrier électronique et reçue sur support papier le 3 janvier 2001. Il a été accusé réception de la plainte le 29 décembre 2000.

Le 29 décembre 2000, le Centre a attiré l’attention du Requérant sur la langue dans laquelle la procédure devrait être menée.

Le 3 janvier 2001, une demande de vérification d’enregistrement a été envoyée et la réponse à cette demande a été reçue de l’Unité d’enregistrement Gandi le 9 janvier 2001.

Le 11 janvier 2001, le Centre a fait état auprès du Requérant d’une irrégularité quant à la mention dans la plainte de l’Unité d’enregistrement du nom de domaine, l’Unité n’étant pas Network Solutions Inc., mais Gandi.

Le 12 janvier 2001, le Requérant faisait parvenir au Centre la copie électronique de la plainte corrigée ; celle-ci était reçue sur support papier le 16 janvier 2001.

Le 17 janvier 2001, le respect des conditions de forme de la plainte a été vérifié et ladite plainte a été notifiée au défendeur, en version française et anglaise, le 18 janvier 2001, date de l’ouverture de la procédure administrative.

Le Défendeur devait faire parvenir sa réponse au plus tard le 6 février 2001 et, ce dernier n’ayant pas répondu, une notification de manquement lui a été faite le 8 février 2001.

Le 9 février 2001, le Défendeur a fait parvenir sa réponse par courrier électronique et, sur support papier, le 12 février 2001; accusé de réception lui en a été fait le même jour.

Les 12 et 15 février 2001, le Requérant a, à son tour, répondu par voie électronique et sur support papier.

L’Expert unique a accepté sa mission le 18 février 2001, et remis une déclaration d’impartialité et d’indépendance.

Le litige entre dans le champ d’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est compétente pour arrêter une Décision. L’acte d’enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a été enregistré implique l’acceptation des Principes directeurs.

Le nom de domaine a été enregistré le 16 avril 2000.

Dans la mesure où l’Unité d’enregistrement a son siège en France, où les parties sont toutes deux françaises et se sont exprimées en français dans les documents échangés, la Commission, bien qu’il se puisse que le contrat d’enregistrement ait été conclu en anglais, décide, par application de l’article 11 des Règles, que la procédure doit être conduite en français.

La Décision est rendue dans le délai expirant le 6 mars 2001.

La société Groupe Danone exploite les marques françaises suivantes :

"BINGO DES MARQUES", marque nominale n° 93/482958, déposée le 9 septembre 1993 ;

"BINGO DES MARQUES", marque semi-figurative n° 93/482964, déposée le 9 septembre 1993 ;

pour désigner divers produits alimentaires, bières, et boissons non alcooliques, ainsi que l’organisation de loteries, dans les classes 5, 29,30,31,32 et 36.

Le Requérant, depuis 1993, organise régulièrement des opérations publicitaires sous ces termes pour promouvoir les différentes marques de produits alimentaires qu’il détient (Evian, Danone, Kronenbourg, Panzani, Amora…) et tenter de freiner le succès des marques de distributeurs. Les consommateurs se voient proposer un cahier « collecteur » sur lequel peuvent être collés après découpage, et à titre de preuve d’achat, les codes barres des produits de marque acquis et, lorsqu’un certain montant est atteint, le « collecteur » rempli est échangé par le consommateur contre un chèque qui lui est remis, pouvant représenter jusqu’à trente pour cent du montant des achats . Le client peut alors participer à un concours offrant des lots importants.

La mise en place de l’opération en ses débuts a inquiété les actionnaires mais, peu à peu, celle-ci a connu une réussite certaine et, en 1998, le Groupe Danone a reçu pour les campagnes « Bingo des marques » le prix Stratégie du Marketing direct (Pièce du Requérant n°6).

Le Défendeur a enregistré auprès de l’Unité d’enregistrement Gandi le nom de domaine <bingodesmarques.com> le 16 avril 2000.

A. Requérant

Le Requérant demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <bingodesmarques.com> lui soit transféré (paragraphe 3, b), x), des Règles).

Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des Règles, il avance les arguments suivants.

- Le nom de domaine <bingodesmarques.com> reproduit de manière identique la marque « bingo des marques », peu important que les espaces entre les mots ne soient pas marqués dans la mesure où, phonétiquement, les deux dénominations sont identiques. Dès lors, le risque de confusion pour le consommateur est certain dans la mesure où il est nécessairement amené à penser que le nom de domaine litigieux donne accès à un service officiel créé par le Groupe Danone relativement à son opération « bingo des marques ».

- Le Défendeur n’a aucun lien juridique avec le Requérant et ne bénéficie d’aucun accord lui permettant de faire usage du nom <bingo des marques>. Le Défendeur ne pouvait donc légitimement déposer le nom de domaine <bingodesmarques.com>.

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. L’opération « bingo des marques » est notoire et le Défendeur ne pouvait ignorer que cette marque appartenait au Requérant car le Défendeur est une société de conseil aux entreprises qui a déjà été amenée à effectuer des prestations de marketing pour le Requérant. Le Requérant ajoutant qu’on ne saurait contester par ailleurs la distinctivité de sa marque.

- Le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis son enregistrement, ce qui caractérise la volonté du Défendeur de nuire au Requérant en l’empêchant d’exploiter le site associé dans l’esprit du consommateur à l’opération promotionnelle « bingo des marques » et, de plus, le message d’erreur auquel aboutit la consultation du site <bingodesmarques.com> est préjudiciable au Requérant car les consommateurs sont amenés à croire à une déficience de ce dernier.

- Le Défendeur a offert au Requérant d’échanger ledit nom de domaine contre des prestations que pourrait facturer le Défendeur au Requérant. Le Défendeur ayant essuyé un refus, a évoqué la possibilité d’un rachat par le Requérant du nom de domaine en cause, le Requérant fournit une attestation relatant les entrevues et négociations menées entre les parties.

- La négociation ayant échoué, le Défendeur mis en demeure de transférer le nom en cause est resté taisant.

B. Défendeur

Dans sa réponse, tardive, le Défendeur indique en propres termes : « A titre principal et rendant tout exposé supplémentaire inutile, il sera indiqué que la Société BUSINESS & DECISION n’a jamais enregistré le nom de domaine <bingodesmarques.com>, auprès de quelque organisme que ce soit, et quelle que soit l’orthographe retenue (…). En effet, il ne saurait être pris aucune décision à l’encontre du Défendeur qui, précisément désigné aux termes mêmes de la requête du Requérant, n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et n’a donc aucune légitimité pour apporter les explications et documents éventuellement nécessaires ».

C. Réplique du Requérant

En réplique à la réponse du Défendeur, le Requérant précise que le nom de domaine a pour titulaire, conformément à l’extrait Whois, l’entité B & D ; que l’adresse électronique du déposant est « pbensabat@businessdecision.com » ; que M. Bensabat est le représentant légal de la Société Business & Decision et que la réponse de la Société Business & Decision est une manifestation supplémentaire de sa mauvaise foi.

Le Requérant poursuit que la Société B & D (Business & Decision) est bien le déposant du nom de domaine litigieux et que quand bien même le nom aurait été déposé par M. Bensabat personnellement (ce qui est sous-entendu par le Défendeur), M. Bensabat aurait été régulièrement informé de la procédure puisqu’ayant été, à l’adresse e-mail rappelée ci-dessus, destinataire de la plainte.

Le Requérant termine en précisant que le Centre : « est avant tout saisi d’une plainte à l’encontre d’un nom de domaine litigieux et non d’une personne déterminée, beaucoup d’autres noms étant par ailleurs déposés sous des identités fantaisistes ».

Bien que la réponse du Défendeur ait été effectuée hors du délai imparti, la Commission accepte d’en tenir compte, ainsi que de la réplique du Requérant.

Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que « La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable ».

En raison notamment de la nationalité française des parties, du fait que les marques alléguées sont des marques françaises et que l’Unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux a son siège en France, la Commission appliquera subsidiairement certaines règles du droit français.

Les échanges d’écritures intervenus entre les parties soulèvent un problème préalable concernant la détermination de la personne qui a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux dans des conditions prétendument incorrectes

- Sur la détermination du titulaire de l’enregistrement litigieux

Le Requérant, dans sa plainte, a désigné comme Défendeur dans la présente procédure la société B & D (Business & Decision), société anonyme immatriculée au RCS de Paris n° 384.518.144 . Le Requérant a précisé que les éléments d’information disponibles pour entrer en relation avec le Défendeur étaient : B& D (BUSINESS & DECISION ) Patrick Bensabat ,79 rue d’Amsterdam 75008 Paris ; téléphone 0142810165 ; adresse électronique : "pbensabat@businessdecision.com" , M.Bensabat étant président du conseil d’administration de la société BUSINESS & DECISION ayant son siège 153 rue de Courcelles 75017 Paris

L’extrait Kbis du Défendeur, fourni par le Requérant ( Pièce 2) précise pour la société immatriculée n° 384.518.114 que la raison sociale (dénomination) – sigle est « BUSINESS & DECISION , SIGLE : B& D » ; siège 153 Rue de Courcelles ; que le président du conseil d’administration est M. Patrick Bensabat, domicilié 7 rue Henner à Paris et qu’un administrateur de ladite société est domicilié 79 rue d’Amsterdam à Paris.

Par l’intermédiaire de son mandataire, le Défendeur a répondu comme étant la société BUSINESS & DECISION, société anonyme, immatriculée au RCS Paris n° 384.518.144, ayant son siège 153 rue de Courcelles 75017 Paris.

Le Défendeur dans sa réponse a affirmé n’avoir jamais enregistré le nom de domaine litigieux auprès de quelque organisme que ce soit.

L’extrait « whois » fourni par le Requérant dans sa plainte indique : « le possesseur d’un domaine est l’entité décrite dans l’enregistrement ‘domain’ correspondant » et il apparaît sous cette rubrique : « domain : bingodesmarques.com ; owner-address : b&d, 79 rue d’Amsterdam, Paris ». Dans la rubrique « person », il est indiqué Patrick Bensabat ; address b&d 79 rue d’Amsterdam, Paris ; l’adresse e-mail étant celle rappelée plus haut.

Le Centre a obtenu la même information de l’Unité d’enregistrement Gandi le 9 janvier 2001, et cette Unité d’enregistrement a confirmé le 12 février 2001, au Requérant que le possesseur du nom de domaine était bien l’entité identifiée à la rubrique ‘domain’, soit « b&d ».

La Commission constate à cet égard que les informations recherchées exhaustivement par le Requérant et obtenues par le Centre, directement, auprès de l’Unité française d’enregistrement Gandi ne sont pas d’une parfaite netteté sur le point de savoir, en Français, qui a enregistré le nom de domaine et, éventuellement, au nom et pour compte de qui ce nom a été enregistré.

La Commission estime cependant que les éléments ci-dessus établissent de manière suffisante que le nom de domaine a été enregistré au nom de la société BUSINESS & DECISION, B&D par l’intermédiaire de son représentant légal, M. Bensabat et que la présente procédure peut être poursuivie en l’état, d’une part, parce que le Défendeur présumé, dans ces conditions, être l’auteur titulaire de l’enregistrement litigieux n’a pas fourni d’éléments pouvant établir que le véritable titulaire, -ce qui est suggéré dans la réponse du Défendeur-, serait, non la société, mais son représentant légal, M.Bensabat, à titre personnel (allégation d’ailleurs contredite par le libellé de l’adresse e-mail de M.Bensabat rapportée ci-dessus) ; d’autre part, parce que la procédure administrative ici menée ne peut aboutir, si elle prospère, qu’à une radiation ou un transfert au Requérant de l’enregistrement concerné, à l’exclusion de toute autre sanction contre quiconque, et ce par application du paragraphe 4, (i) des Principes directeurs, sous réserve, en toutes hypothèses, du paragraphe 4,(k) desdits Principes directeurs.

- Sur la demande du Requérant de transfert à son profit de l’enregistrement litigieux

Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant dispose depuis longtemps à titre de marques françaises du signe « bingo des marques » pour désigner des produits alimentaires et une activité de loterie.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <bingodesmarques.com>. Le site correspondant n’est pas activé.

Au regard des signes eux-mêmes, il convient de constater leur identité car comme l’avance à juste titre le Requérant, le nom de domaine <bingodesmarques.com> reproduit de manière identique la marque « bingo des marques » peu important, d’une part, que les espaces entre les mots soient supprimés dans le nom de domaine, dans la mesure où, phonétiquement, les deux dénominations sont identiques et peu important, d’autre part, le suffixe « .com », générique, n’altérant pas ladite reproduction.

Pour ce qui est des produits ou services désignés par les marques du Requérant sur lesquels il a des droits, il y a lieu de remarquer que lesdites marques n’ont pas désigné les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie nécessairement sinon exclusivement (rappr. TGI Paris, 3^ème ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, Revue Communication, commerce électronique, juin 2000, p. 20 s., obs. C.Caron).

Toutefois, le Requérant justifie que ses marques ont acquis une certaine notoriété, du moins en France (v. Pièces 6 à 41 de la plainte du Requérant). Il y a, dès lors, lieu d’avoir égard aux articles 16, 2 et 3 de l’accord sur les ADPIC et, plus spécialement, à l’article L713-5 du Code français de la Propriété Intellectuelle sanctionnant l’emploi postérieur d’un signe, même pour des produits ou services non similaires à ceux désignés par la marque .

Ces considérations conduisent la Commission à décider que le nom de domaine est identique aux marques détenues et est à même de prêter à confusion avec lesdites marques du Requérant en ce que le consommateur sera amené à penser que le nom de domaine litigieux concerne les services officiels créés par le Requérant relativement à ses campagnes publicitaires « bingo des marques ».

Il résulte des éléments du dossier que le Défendeur n’a pas de lien juridique avec le Requérant et ne bénéficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom « bingo des marques ».

Il ne résulte pas non plus des documents échangés, et spécialement en raison de l’absence de réponse sur le fond du Défendeur, que ce dernier, avant d’avoir eu connaissance du litige, ait utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu’il soit connu sous le nom de domaine considéré ou qu’il fasse un usage loyal du nom de domaine, conformément au paragraphe 4 (c) des Principes directeurs.

La Commission conclut que le Défendeur n’avait pas de droit ou d’intérêt légitime quant au nom de domaine concerné.

Les documents communiqués par le Requérant à l’appui de sa plainte établissent le caractère passablement connu en France de l’opération « bingo des marques », fait d’ailleurs non contredit par le Défendeur.

Le Défendeur n’a pas davantage contesté que des négociations sont intervenues par l’intermédiaire de son représentant légal avec le Requérant, pour lequel le Défendeur avait, dans le passé, effectué des prestations de conseil, ni que le Défendeur a proposé de céder le nom de domaine au Requérant en contrepartie de la conclusion de nouveaux contrats de prestations de services au Requérant, voire de vendre ledit nom de domaine au Requérant contre une somme d’argent à débattre, en tous cas supérieure aux frais engagés pour l’enregistrement.

Une attestation de M. Emeriau, certes salarié du Requérant, mais établie dans les formes de l’article 202 du Nouveau Code de procédure civile français (et précisant qu’une fausse déclaration de la part de l’attestant exposerait ce dernier à des sanctions pénales ), indique en effet qu’en juin 2000, une rencontre a eu lieu dans les locaux du Groupe Danone entre M.Bensabat et lui. L’attestation ajoute que M. Bensabat, pour compte du Défendeur, la Société Business & Décision, a présenté une proposition onéreuse de cession au Requérant du nom de domaine en cause, contre une commande de prestations, proposition qui n’a pas été acceptée. L’attestation indique également que le Défendeur a alors proposé, en alternative, une vente du nom de domaine sans fixer de montant en ajoutant, néanmoins, que l’échange du nom de domaine contre des commandes de prestations avait sa préférence. La discussion ne s’est pas prolongée. (Pièce n° 42 du Requérant).

La Commission estime que les faits ci-dessus révèlent que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer que son enregistrement était susceptible de gêner le Requérant pour refléter sur le réseau l’opération publicitaire qu’il menait depuis longtemps et que ledit Défendeur n’a enregistré le nom de domaine en cause, dont il n’avait que faire, qu’ essentiellement aux fins de vendre ou céder d’une autre manière au Requérant l’enregistrement litigieux, à titre onéreux, et pour un prix excédant le montant des frais déboursés pour l’enregistrement, au sens du paragraphe 4, (b), (i) des Principes directeurs.

Il résulte également du dossier que le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune exploitation depuis son enregistrement.

Des décisions des Commissions administratives ont, à plusieurs reprises, pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine (v. OMPI, Décision Telstra, D2000-0003 et, parmi d’autres : Christian Dior Couture, D2000-0098). Les circonstances plus haut décrites traduisent le fait qu’en détenant ce nom inactif ; en essayant de le monnayer au Requérant et en ne se manifestant plus après l’échec des négociations et une mise en demeure par lettre recommandée du 9 août 2000, (pièce 44 du Requérant), ladite détention a correspondu à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine en cause.

La Commission administrative estime alors que les divers éléments prévus au paragraphe (a), (i) à (iii), des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative décide que le Requérant a apporté la démonstration que le nom de domaine <bingodesmarques.com> est identique ou semblable au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles le Requérant à des droits ; que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et qu’il a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, conformément au paragraphe 4 (i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission ordonne que l’enregistrement du nom de domaine <bingodesmarques.com> soit transféré au Requérant, la société Groupe Danone.

Christian Le Stanc
Expert unique