Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

Requérant : Société « Le Partenaire européen » (SA), 939, rue de la Croix verte, Montpellier, France (ci-après dénommée « Le Partenaire européen »).

Défendeur : Société Investissement lyonnais (SA), 27 avenue des Sources, Lyon, France (ci-après dénommée « Investissement lyonnais »).

Les noms de domaine concernés sont <appelimmo.com>et <appel-immo.com>.

L’unité d’enregistrement désignée est Core Internet Council of Registrars, World Trade Center II, 29, route de Pré-Bois, Genève, Suisse.

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après dénommé le Centre) a reçu la plainte du « Partenaire européen » le 22 avril 2002 sous forme électronique et le 24 avril 2002 sous forme papier.

Le Centre a demandé le jour même vérification à l’unité d’enregistrement qui a répondu le 25 avril. Plus largement, il a vérifié que la plainte satisfaisait aux conditions de forme définies dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999 (ci-après dénommés les Principes directeurs), les règles d’application des principes directeurs (ci-après dénommées les Règles) et les règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommés les Règles supplémentaires) et que le requérant avait effectué le paiement requis à l’ordre du Centre.

Ayant constaté certaines irrégularités, le Centre a procédé à une notification d’irrégularité de la plainte le 26 avril 2002.

Le requérant a procédé à la régularisation de la plainte le jour même.

Le 29 avril 2002, la plainte a été notifiée par courrier électronique au défendeur.

Conformément au paragraphe 4.c) des règles, la date officielle d’ouverture de la procédure administrative est ainsi le 29 avril 2002.

Le 5 juin 2002, le Centre saisissait M. Michel Vivant et, celui-ci ayant souscrit le 6 juin 2002 la déclaration d’acceptation et la déclaration d’impartialité et d’indépendance requises, lui adressait le 7 juin 2002 le dossier par voie électronique, avant de l’envoyer par voie postale. La Commission était ainsi installée composée de l’unique membre désigné.

La date fixée pour la reddition de la décision était initialement fixée au 21 juin 2002.

Le requérant ayant sollicité de pouvoir répliquer à la réponse faite par le défendeur, la Commission, le 14 juin 2002, donnait à celui-ci un délai de cinq jours pour ce faire, le défendeur se voyant également reconnaître cinq jours supplémentaires pour répliquer à son tour, à la condition exigée des deux parties de ne pas revenir sur des éléments précédemment développés.

Le requérant a alors déposé sa réplique le 19 juin 2002 et le défendeur sa réponse à la réplique le 24 juin 2002.

La date fixée pour la reddition de la décision se retrouve repoussée d’autant.

La langue de procédure est le français.

« Le Partenaire européen » est titulaire de la marque « APPEL IMMO La recherche immobilière à distance » déposée à l'INPI le 2 décembre 1998, sous le numéro 98 762 734 pour les classes 16, 35, 36 et 42.

Elle utilise cette marque sous la forme d'un journal d'annonces immobilières, intitulé « Appel Immo, recherche immobilière à distance » qu'elle publie depuis le mois de mars 1999.

De son côté, « L’Investissement lyonnais » a procédé le 24 novembre 1999 à l’enregistrement des noms de domaine <appelimmo.com> et <appel-immo.com>.

Deux courriers ont été par suite adressés par les conseils du Partenaire européen les 28 janvier et 6 mars 2002 à l’Investissement lyonnais, le premier pour exiger un transfert à titre gratuit, l’autre pour exiger encore un tel transfert mais contre offre de 150 euros.

Aucune suite n’allait être donnée à ces courriers.

Le Partenaire européen déposait alors une plainte le 22 avril 2002.

Le Partenaire européen fait valoir que <appelimmo.com> et <appel-immo.com> sont une reproduction à l’identique « au point de prêter à confusion » de la marque Appel Immo, en tant, dit-il, que les termes Appel et Immo sont essentiels dans la marque sur lequel il s’appuie.

Il avance qu’il utilise la dénomination Appel Immo comme marque, nom commercial et nom de domaine, qu’il n’a concédé aucun droit sur celle-ci et que, par voie de conséquence, l’Investissement lyonnais (dont, relève-t-il, l’extrait Kbis ne fait pas apparaître une telle dénomination), ne peut prétendre à aucun droit sur ce nom, seul à devoir être considéré dans le présent litige.

Le Partenaire européen estime enfin que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi, spécialement sur la considération que la marque Appel Immo jouit « d’une notoriété certaine » dans le secteur de l’immobilier et que l’enregistrement du nom auquel l’Investissement lyonnais a procédé fut réalisé postérieurement à la diffusion par la requérante d’un journal du nom d’Appel Immo. Il observe en outre que les noms enregistrés n’ont pas été utilisés. Pour lui, les deux entreprises sont en situation de concurrence (le Partenaire européen est titulaire d’une carte professionnelle de transactions sur immeubles et l’Investissement lyonnais intervient aussi dans le secteur immobilier) et il s’en déduit que « la défenderesse a enregistré les noms de domaine litigieux afin d’empêcher la société le Partenaire européen (…) de développer sur Internet l’exploitation de sa marque "Appel Immo" ». Il fait également état du défaut de réponse à ses lettres.

En conséquence, le requérant demande le transfert des noms de domaine contestés à son profit.

L’Investissement lyonnais, en réponse, réfute d’abord l’identité alléguée entre marque et noms de domaine sur l’observation que la marque du requérant est « APPEL IMMO La recherche immobilière à distance », ce qui est autre chose qu’Appel Immo. Il estime également qu’on ne peut parler de similitude de nature à prêter confusion car les deux mots Appel et Immo, présentés comme essentiels, sont, de son point de vue, dépourvus de tout caractère distinctif et que, revendiqués comme tels, il auraient vraisemblablement fait l’objet d’un rejet d’enregistrement par l’INPI.

Quant à l’absence de droit ou d’intérêt légitime qui lui est opposé, l’Investissement lyonnais met en avant l’article 4 c) i des Principes directeurs d’où il ressort que le défendeur est fondé à faire valoir qu’il a, « avant d'avoir eu connaissance du litige, utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ». Il fait ainsi valoir qu’il a développé un logiciel Tracimmo (destiné à « tracer des actions entrantes et sortantes permettant d’historiser, d’analyser et de constituer des bases de données » dans le secteur de l’administration de biens) et mis sur pied autour de celui-ci un « projet ambitieux », avec enregistrement de noms de domaine <tracimmo.com>, <.net> et <.org>. L’utilisation des noms de domaine <appelimmo.com> et <appel-immo.com> est présentée comme s’insérant « dans le cadre de l’exploitation du logiciel Tracimmo », notamment « via un accès internet en ASP "Appelimmo.com" ».

Enfin, quant à la bonne ou mauvaise foi, l’Investissement lyonnais fait d’abord valoir que, pour lui, la marque du requérant n’a pas de caractère notoire et, mettant l’accent sur ce qu’il juge être une faible diffusion du journal baptisé Appel Immo, déclare avoir ignoré l’existence de cette publication au moment où il enregistrait les noms litigieux. La non-utilisation est expliquée par l’« opération Tracimmo » évoquée plus haut. L’Investissement lyonnais soutient en outre que les deux entreprises ne sont pas concurrentes, lui seul relevant du secteur des agences immobilières. Il considère que le défaut de réponse aux courriers du Partenaire européen montre bien qu’il n’y a eu de sa part aucune volonté de négocier les noms en cause, ce qui prouve sa « totale bonne foi ».

Il conteste tout particulièrement l’idée qu’il aurait voulu empêcher le Partenaire européen d’exploiter sa marque et son titre, avançant que celui-ci n’aurait qu’une activité française qui l’aurait conduit spontanément à se désintéresser du .com.

La Commission, en l’état du dossier, est appelée à se prononcer sur l’argumentation des deux parties, les éléments de preuve apportés par elles et, quant au droit, référence faite aux Principes directeurs, aux Règles et aux Règles supplémentaires.

Il convient ainsi d’examiner la situation tout particulièrement par rapport au paragraphe 4 des principes directeurs, aux termes duquel un transfert (ou une radiation) peuvent être ordonnés quand le nom de domaine est « identique ou semblable au point de prêter à confusion [avec] une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits » ; quand le défendeur n’avait aucun droit sur le nom de domaine « ni aucun intérêt légitime qui s’y attache » ; quand enfin le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Il est rappelé que ces conditions sont cumulatives.

Il est également rappelé que les exigences fixées aux Principes, Règles et Règles supplémentaires doivent seules être prises en compte par la Commission qui, en particulier, ne doit pas et n’est pas fondée à se prononcer sur le caractère distinctif ou non de la marque. L’éventuelle banalité de la marque en cause peut certes être un élément à prendre en compte (cf., par exemple, décision France Télécom dite « Pages jaunes » Litige OMPI n° D2000-0489) mais avec la plus extrême prudence et sans que la Commission puisse s’ériger en juge de la validité de la marque (comme les experts l’ont, d’ailleurs, eux-mêmes dit dans l’affaire à l’instant citée) afin que la pleine autonomie des systèmes nationaux et du « système OMPI » soit pleinement respectée.

Le requérant est titulaire de la marque « APPEL IMMO La recherche immobilière à distance » déposée à l'INPI le 2 décembre 1998, sous le numéro 98 762 734 pour les classes 16, 35, 36 et 42. Il verse au dossier les pièces l’établissant.

Les noms de domaine enregistrés, à savoir <appelimmo.com> et <appel-immo>, sont dans un rapport évident de grande proximité avec la marque.

Il convient toutefois d’observer, comme le soulève le défendeur, que la marque du requérant n’est point seulement constituée des termes Appel et Immo mais est bien, comme il vient d’être rappelé, « APPEL IMMO La recherche immobilière à distance ».

La question se pose donc de savoir s’il est possible de parler d’identité ou de similitude propre à susciter la confusion au cas où le nom de domaine « emprunte » seulement une partie de la marque présentée au soutien de la requête.

Dans cette appréciation, la Commission peut s’appuyer sur le fait que, de décisions en décisions, il est affirmé avec constance qu’une similitude « essentielle ou virtuelle » est suffisante (par exemple Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC Litige OMPI n° D2000-0102 ; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd Litige OMPI n° D2000-0802 ; Laboratoire Pharmapharm (SAS) v. M. Sivaramakrishan Litige OMPI n° D2001-0615 ; ou récemment Viacom International Inc. v. MTVALBUMS – Mega Top Video Albums / Peter Mladshi Litige OMPI n° D2002-0196).

Elle se doit encore de relever que les décisions n’hésitent pas à s’attacher à l’élément « dominant » (voir Nokia Corporation v. Nick Holmes t/a EType Media Litige OMPI n° D2002-0001) ou « prédominant » (voir Toyota France and Toyota Motor Corporation v. Computer-Brain Litige OMPI n° D2002-0002) du nom de domaine.

Il résulte de tout cela que la comparaison à mener n’a rien de mécanique.

Mais il est plus intéressant encore, dans l’optique de l’espèce, de relever que, suivant une démarche classique en droit des marques et en toutes hypothèses éminemment justifiée s’agissant de signes distinctifs, les Commissions administratives n’ont pas hésité à rechercher ce qui dans la marque constituait l’élément dominant (ainsi dans la décision Eltec Elektronik AG v. Eltec Domain Hostmaster Litige OMPI n° D2000-0406 dans laquelle la Commission isola dans la marque Eltec Elektronik Mainz le mot Eltec, jugeant : « The word Eltec in a graphic form very much dominates the overall impression of the traditeurs » ; ainsi encore dans la décision Comunidad Autonoma de Galicia vs Sait, SL Litige OMPI n° D2000-1465 dans laquelle la Commission s’attacha, dans plusieurs marques Xunta de Galicia, au terme Xunta comme élément « relevant » - « parte relevante » - des marques).

C’est sur de tels éléments que la comparaison doit en raison porter.

Or, il apparaît clairement que c’est l’association Appelimmo qui constitue ici « l’élément d’appel » de la marque, propre à remplir à l’égard du public la fonction d’identification qui est la sienne.

Dès lors, le nom de domaine <appelimmo.com> doit être tenu pour identique à ou, à tout le moins, similaire au point de prêter à confusion avec la marque du requérant.

Il en va évidemment de même du nom <appel-immo.com>, l’adjonction d’un trait d’union étant avec raison jugée parfaitement inopérante (cf., par exemple, The Channel Tunnel Group v. John Powell, Litige OMPI n° D2000-0038).

La première condition visée aux principes directeurs doit donc être considérée comme remplie.

Le requérant a démontré qu’il était titulaire des droits sur la marque « APPEL IMMO La recherche immobilière à distance » et c’est à bon droit qu’il fait valoir qu’il n’a consenti aucune autorisation d’usage au défendeur.

En réponse le défendeur met en avant qu’il a monté un projet « ambitieux » autour d’un logiciel Tracimmo conçu pour le secteur de l’administration de biens (voir supra) et présente l’utilisation des noms de domaine <appelimmo.com> et <appel-immo.com> comme s’insérant « dans le cadre de l’exploitation du logiciel ». Ce faisant, il prétend s’appuyer sur l’article 4 c) i) des Principes qui fait référence à l’utilisation non seulement du nom de domaine discuté mais aussi d’un nom « correspondant » au nom de domaine, dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services ou de préparatifs tendant à une telle offre.

Mais, sans même devoir s’interroger sur la réalité des préparatifs allégués (il n’y a pas exploitation), la Commission ne peut que récuser l’interprétation faite de la notion de nom de domaine correspondant qui viderait de toute substance les Principes directeurs, les Règles et Règles supplémentaires. En effet, la correspondance prétendue n’existerait ici, à la reconnaître, qu’en termes de stratégie d’entreprise puisque toute l’argumentation du défendeur tend à dire que l’opération Tracimmo a constitué un investissement de grande importance, la référence à Appelimmo surgissant soudainement sur la seule observation que le logiciel Tracimmo devrait être mis à disposition des clients « via un accès internet en ASP "Appelimmo.com" » ! Rien ne vient justifier le passage de Tracimmo à Appelimmo. Rien ne peut juridiquement fonder que l’existence d’un droit sur une désignation de fantaisie comportant un suffixe donné confère un droit sur une autre désignation comportant le même suffixe ou donne une légitimité à l’utilisation de cette seconde désignation. L’affirmation de l’Investissement lyonnais selon laquelle « Tracimmo est bien un "nom correspondant au nom de domaine", au sens de l'article 4 c) i) » est une affirmation péremptoire qui ne peut être reçue.

Si la notion de « nom de domaine correspondant » n’est pas définie dans les textes, il ne peut être sérieusement question d’accepter de caractériser une correspondance entre noms en dehors d’un rapport de proximité manifeste, sans quoi toutes les dérives seraient permises.

L’Investissement lyonnais n’apporte pas la preuve qu’il aurait eu un intérêt légitime à user des noms de domaine litigieux.

La deuxième condition visée aux principes directeurs doit être considérée comme remplie.

L’auteur de l’enregistrement a procédé à celui-ci alors qu’il n’avait aucun droit sur la dénomination (cf. ci-dessus 6.1) et il ne peut sérieusement s’appuyer sur une prétendue proximité qui existerait entre Tracimmo et Appelimmo (cf. encore ci-dessus 6.2).

Mais, le demandeur mettant l’accent sur la notoriété de sa marque qui, selon lui, n’aurait été usurpée par un concurrent que pour l’empêcher de pouvoir s’en servir, le défendeur répond sur les deux points : que la marque en cause n’est nullement connue et que, les deux entreprises n’étant pas, à ses dires, concurrentes, ce sont de tout autres considérations qui ont guidé son choix. Or, si la Commission doit rappeler que ni le caractère notoire de la marque, ni le rapport de concurrence (cf. sur ce point la formulation même des Principes : point 4 b) ne sont des conditions posées à l’incrimination des pratiques condamnées par les Principes et Règles, ces éléments peuvent servir à la caractérisation de ces pratiques.

Il sera donc simplement relevé que les activités des deux plaideurs se situent dans un même champ qui est celui de l’immobilier, l’Investissement lyonnais dans sa réponse convenant lui-même qu’il « n'exerce aucune activité directement concurrente de la société (adverse) » (point 3 b).

Plus important est le fait de savoir si les noms litigieux ont été enregistrés en connaissance de cause et, subséquemment, éventuellement dans un but de perturbation de l’activité du demandeur. Pour cela, il importe peu que la marque mise en avant soit notoire au sens de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 ou d’un quelconque droit national. Il convient seulement d’apprécier si la marque était connue du défendeur ou ne pouvait pas ne pas l’être. Or les données fournies par les parties aux litiges sont (naturellement) contradictoires. Le demandeur fait état d’une diffusion non négligeable de son journal baptisé Appelimmo, alors que le défendeur produit deux attestations de professionnels de l’immobilier aux termes desquelles cette publication serait ignorée par eux. Sauf à taxer de complaisance lesdites attestations, il y a là un élément qui plaide pour le défendeur.

Néanmoins, que certains professionnels, voire une association professionnelle (le défendeur ne produit qu’une seule attestation de ce type bien qu’il fasse état de deux) ignorent une publication ne signifie pas que tous partagent cette ignorance. Avant de pouvoir juger établie une telle ignorance (ce qu’avait estimé la Commission dans la décision Meredith Corp. vs. CityHome, Inc, Litige OMPI n° D 2000-0223 citée par le défendeur), il faut considérer l’ensemble des données pertinentes de l’espèce.

Or, s’agissant de l’Investissement lyonnais, il doit être observé que, quoi que celui-ci en prétende, le montage d’un projet Tracimmo n’appelle en rien l’utilisation de noms <appelimmo> ou <appel-immo> sans lien crédible avec l’appellation Tracimmo et, moins encore, l’enregistrement de tels noms de domaine sans utilisation ultérieure. Si l’on peut admettre que les termes Appelimmo ont, sinon un « fort caractère évocateur » comme le dit l’Investissement lyonnais (point 3 a de sa réponse), au moins une valeur suggestive, il peut paraître curieux qu’une entreprise, soucieuse comme elle le dit d’assurer la défense de son investissement, n’ait pas décidé de déposer Appelimmo comme marque, comme elle l’a fait pour Tracimmo... ce qui lui aurait permis de constater l’antériorité du Partenaire européen. Même si l’Investissement lyonnais dit douter de la validité d’une marque Appelimmo comme éventuellement descriptive, il était toujours possible de faire une telle démarche qu’elle n’a pas hésité à faire pour Tracimmo qui n’est pas autrement construit qu’Appelimmo.

On ajoutera que, lorsque l’Investissement lyonnais sollicite de pouvoir « mener à son terme (...) son projet Tracimmo », il n’en serait nullement empêché s’il ne pouvait utiliser les noms de domaine litigieux.

La Commission n’identifie donc pas, de la part du défendeur, d’autre comportement que celui consistant à immobiliser une appellation qu’il n’a pas cherché à valoriser et n’a pas davantage utilisé. Et s’il est vrai qu’une immobilisation d’un nom en « .com » n’interdit pas l’enregistrement d’un nom de type « .fr, » cette considération est étrangère à la lettre comme à l’esprit des Principes.

Il reste à relever que si l’Investissement lyonnais ne semble pas avoir tenté de monnayer le transfert des noms en litige (quoi que le Partenaire européen soutienne le contraire), d’autant qu’à 150 euros la transaction eût été dérisoire, il est constant que, pour les Commissions administratives, la tentative de monnayer le transfert d’un nom constitue seulement un indice de la mauvaise foi de l’auteur de l’offre, et rien d’autre.

Sur la base des observations précédemment faites, la Commission estime pouvoir juger que l’enregistrement des noms fait sans raison sérieuse véritable et n’ayant d’autre effet que l’immobilisation précédemment dite, la troisième condition (enregistrement et utilisation de mauvaise foi) visée aux principes directeurs est remplie.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative, conformément au paragraphe 4 i) des Principes directeurs prévoyant une faculté de transfert des noms de domaine litigieux et à l’article 15 des Règles, juge que les conditions posées à l’article 4 a) des Principes directeurs sont remplies et en conséquence ordonne le transfert des noms de domaine <appelimmo.com> et <appel-immo.com> au Partenaire européen.