Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

El demandante es HERRERO & ASOCIADOS, S.L., con domicilio en C/ Alcalá 35, 28014 Madrid, España (en adelante "el demandante"), representado en este procedimiento por la Dra. Paz Martín, HERRERO & ASOCIADOS, domiciliada en C/ Alcalá 35, 28014 Madrid, España.

El demandado es presuntamente Daniel Boone, aparentemente domiciliado en 34 Napoleón Reef Suite F, Hamilton 456, Bermuda (en adelante "el demandado").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <herreroasociados.info>.

El registrador de este nombre de dominio es eNom, Inc., 16771 NE 80th Street, Suite #100 Redmond, WA 98052, USA (Estados Unidos de América) (en adelante "el registrador"); eNom, Inc. es un registrador autorizado de AFILIAS, Office 125, 52 Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, Irlanda.

3.1 Con fecha 16 de diciembre de 2002, se presentó en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") una demanda en español contra el demandado, de acuerdo con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional").

3.2 El mismo 16 de diciembre de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda al demandante por vía electrónica, con copia al demandado.

3.3 Con esa misma fecha (16 de diciembre de 2002), el Centro solicitó al registrador la verificación de que el dominio <herreroasociados.info> se encontraba registrado con dicho registrador y que el demandado era el titular del dominio en disputa; también fue solicitada la información completa de contacto que se encontraba disponible en la base de datos WHOIS del registrador, con relación al titular del nombre de dominio y demás datos relativos al dominio en cuestión. El 19 de diciembre de 2002, el registrador envió al Centro su contestación, confirmando que el nombre de dominio en disputa se encuentra ahí registrado y proporcionando los datos relativos al mismo.

3.4 El 20 de diciembre de 2002, el Centro notificó la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo al demandado y al demandante. La notificación indicaba que la fecha límite para el envío del escrito de contestación era el 9 de enero de 2003.

3.5 El 10 de enero de 2003, el Centro notificó a las partes respecto de la falta de personación del demandado y ausencia de contestación a la Demanda.

3.6 El 21 de enero de 2003, el Centro notificó a las partes la designación de Kiyoshi I. Tsuru como Panelista Único (el "Panel"), así como la presentación de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, fijándose el 4 de febrero de 2003, como fecha límite para dictar la decisión, salvo que existieran circunstancias excepcionales.

4.1 El demandante ha solicitado que la lengua española sea la lengua del procedimiento, con base en las siguientes proposiciones:

2. El nombre de dominio controvertido se ha redireccionado hacia una página web que está igualmente en castellano.

3. El uso del castellano se ha permitido en otros procedimientos resueltos en el marco del Mecanismo Uniforme de Resolución de Conflictos.

4.2 El Panel ha tenido a la vista pruebas que indican que los puntos 1 y 2 son ciertos. También es cierto que un buen número de paneles han permitido el uso del español como idioma del procedimiento, aún y cuando el acuerdo de registro correspondiente se encontraba redactado en otros idiomas (ver, por ejemplo, Informática El Corte Inglés, S.A. v. D. Fernando Fernández Oltra, Caso OMPI No. D2002-0505, 31 de julio de 2002; Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830, 25 de octubre de 2002).

4.3 A la luz de lo anterior y no obstante que el idioma del acuerdo de registro sea el inglés, el Panel, con base en el apartado 11 del Reglamento, mismo que faculta al grupo de expertos a decidir sobre el idioma del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, acepta el castellano como idioma de este procedimiento (ver Aerovias Venezolanas S.A. AVENSA v. Roberto García, Caso OMPI No. D2002-0284, 19 de julio de 2002).

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no refutados en una contestación por el demandado, se tienen por ciertos ( ver Randstad General Partner (U.S.), LLC v. Domains For Sale For You, Caso OMPI No. D2000-0051, 24 de marzo de 2000).

5.1.1 El demandante es HERRERO & ASOCIADOS, S.L. una compañía mercantil española prestadora de servicios relacionados con la Propiedad Intelectual. El demandante tiene una importante presencia internacional en todo el mundo, especialmente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, China y Corea. El demandante ha actuado anteriormente como representante en procedimientos como el que nos ocupa. Por otro lado, el demandante publica una revista "LA OPINIÓN de HERRERO & ASOCIADOS" que distribuye entre sus clientes y contactos dentro y fuera de España. El demandante edita un "Factbook sobre Propiedad Industrial", publica ejemplares de la Ley Española de Marcas en inglés y español y es objeto de mención en diarios y otras publicaciones dentro y fuera de España.

5.1.2 El demandante ha probado ser titular de las siguientes marcas registradas:

· Marca Comunitaria num. 138.172 HERRERO & ASOCIADOS en clase 42, aceptada en España, Austria, Benelux, Alemania, Italia, Francia y Portugal.

· Marca Internacional num. 590.069 HERRERO & ASOCIADOS en clase 35 para Austria, Bulgaria, Benelux, Suiza, China, Cuba, República Checa, Alemania, Argelia, Egipto, Francia, Croacia, Hungría, Italia, Corea del Norte, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Federación de Rusia, Mongolia, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Sudán, Vietnam, Yugoslavia, Slovaquia, Ex República de Macedonia, Slovenia.

· Marca española num. 1.685.457 HERRERO & ASOCIADOS en clase 35.

5.2.1 El demandado registró el dominio <herreroasociados.info> el 11 de noviembre de 2002.

5.2.2 El demandado no contestó la demanda interpuesta por el demandante.

I. Identidad de las marcas del demandante con el dominio en disputa.

6.1.1 El demandante argumenta que el nombre de dominio <herreroasociados.info> es idéntico a las marcas HERRERO & ASOCIADOS de las cuales es titular (ver punto 5.1.2 supra).

6.1.2 El demandante reclama derechos exclusivos a la utilización de la marca HERRERO & ASOCIADOS frente al dominio <herreroasociados.info>, con base en la Ley Española de Marcas 17/2001 de 7 de Diciembre (BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294), además de algunos casos provenientes de la jurisprudencia española, a saber, <nocilla.com>, Juzgado de Primera Instancia nº5 de Oviedo, 2 de junio de 1999; <ozu.com>, Juzgado de Primera Instancia nº13 de Bilbao, 30 de diciembre de 1997; <nexus.es>, Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, 26 de junio de 1998. También cita el demandante casos provenientes de la jurisprudencia estadounidense, entre otros: Panavision International L.P. v. Toeppen, 14 F.3d 1316 (9^th Cir. 1998); <microsoftwindows.com> et al, (No. 98-04245 (S.D. Tex- 12/21/98). Finalmente, el demandante cita casos resueltos conforme a este procedimiento, alegando que HERRERO & ASOCIADOS es una marca notoria y que debe protegerse como tal: Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018, 18 de Marzo de 2000; Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas, Caso OMPI No. D2000-0140, 24 de Abril de 2000; Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group, Caso OMPI No. D2000-0162, 2 de Mayo de 2000.

6.1.3. Con objeto de sustentar la afirmación de que su marca es notoriamente conocida, el demandante cita un documento intitulado "Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas", elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El demandante esgrime, entre otros, los siguientes argumentos:

El demandante no hizo comentarios sobre si cuenta o no con declaraciones de autoridades competentes de que su marca es notoria, ni respecto del valor de la misma.

6.1.4 El demandante además cita una recomendación del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), citando los siguientes párrafos:

6.1.5 El demandante también cita el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ATRIP o TRIPS) para intentar fundamentar la notoriedad de su marca.

II. Carencia del demandado de derechos legítimos sobre el nombre de dominio

6.1.6 El demandante afirma que el demandado carece de derecho legítimo alguno sobre la denominación "HERREROASOCIADOS" y que no figura ni en la Oficina Española de Patentes y Marcas ni en el Registro Mercantil ningún titular distinto del demandado con derechos sobre dicho nombre.

6.1.7 Continúa el demandante diciendo que tampoco consta en ningún lugar que el demandado sea conocido como "HERREROASOCIADOS" y que por su conducta manifestada tanto en los contactos previos como en la actividad de la página a la que ha redireccionado el dominio, parece que sólo actúa por un propósito torticero y malicioso de obtener un beneficio económico extorsionando al demandante.

III. Registro y uso de mala fe

6.1.8 El demandante alega que el demandado está utilizando el nombre de dominio en disputa con el objeto de lucrarse de la venta del mismo y que dicho demandado se ha dirigido a todas las delegaciones que tiene el demandante en España. El demandante anexa a la demanda impresiones de algunos correos electrónicos recibidos en sus oficinas, en los que el titular del dominio después de registrarlo en fechas relativamente recientes se ha dirigido al demandante en los siguientes términos:

6.1.9 El demandante argumenta que la táctica del demandado de redireccionar el dominio controvertido hacia la página web de la organización BATASUNA, ligada a la organización terrorista ETA, constituye mala fe por parte del demandado. Agrega el demandante que esta práctica del demandado supone una vulgar forma de lucrar jugando con cuestiones tan delicadas como el terrorismo y las ideologías que lo apoyan, que en este caso el demandado ha ido mucho más allá del simple negocio de registrar dominios que corresponden a marcas de terceros, intentando forzar una negociación jugando con el desprestigio, el miedo o el rechazo a determinadas ideologías.

6.2.1 Como ya se ha anotado en el punto 5.2.2 supra, el demandado no presentó una contestación a la demanda en los términos del apartado 5 del Reglamento, motivo por el cual este Panel confirma la decisión del Centro de declarar la ausencia de presentación de una contestación a la demanda por parte del demandado (ver punto 3.5 supra).

7.1 Cuestión previa

Debido a que el demandado no ha presentado una contestación válida a la demanda, en términos del apartado 5 del Reglamento (ver puntos 3.5 y 6.2.1 supra), el Panel puede calificar de ciertos los argumentos del demandante (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).

7.2 Examen de los requisitos que debe cumplir la demanda de acuerdo con el apartado 4.a) de la Política.

Este Panel ha encontrado que existe identidad entre el nombre de dominio <herreroasociados.info> y las marcas registradas del demandante, a saber:

- Existe identidad entre el nombre de dominio <herreroasociados.info> y las marcas registradas "HERRERO & ASOCIADOS", pues tanto uno como el otro están compuestos de los mismos elementos, salvo por la sustracción en el dominio del símbolo "&", el cual no existe como carácter dentro del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés DNS), elemento que no puede por tanto reproducirse en el nombre de dominio controvertido (ver la decisión emitida por el panel que resolvió la controversia suscitada en EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, 22 de marzo de 2000; ver también Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, Caso OMPI No. D2000-0018, 18 de Marzo de 2000). Tampoco resulta relevante la adición del nombre de dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés gTLD) ".info" al final del dominio del demandado, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca "HERRERO & ASOCIADOS", puesto que dicho gTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537, 6 de septiembre de 2002, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, 4 de septiembre de 2000).

- En cuanto a los argumentos de notoriedad del demandante, el Panel considera que el procedimiento contemplado en la Política no requiere la prueba de que una marca sea famosa o notoriamente conocida y por lo tanto estima que no es necesario emitir una resolución al respecto en este caso (ver The Nasdaq Stock Market, Inc., v. Hamid Reza Mohammad Pouran, Caso OMPI No, 16 de octubre de 2002; ver también The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Global America, Caso OMPI No. DNU2002-0002, 14 de mayo de 2002). Sin embargo, este Panel ha estudiado las pruebas presentadas por el demandante y ha llegado a la conclusión de que la marca "HERRERO & ASOCIADOS" es altamente distintiva de los servicios relacionados con Propiedad Intelectual que presta el demandante, así como que dicha marca cuenta con una presencia sólida en el mercado antes mencionado, donde ha sido objeto de suficiente publicidad y mención.

Por tanto, el demandado ha cumplido con el primer requisito de la Política.

De acuerdo con la cláusula 4c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

- Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que el demandado no ha utilizado el dominio <herreroasociados.info> con anterioridad al inicio de esta controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. De hecho, las pruebas demuestran lo contrario. Establecer o intentar establecer una asociación entre un dominio que reproduce la marca protegida de un tercero y una organización que ha sido declarada ilegal por el poder judicial español no constituye el ofrecimiento de productos o la prestación de servicios de buena fe. No hay tampoco evidencia que demuestre que el demandado haya sido conocido corrientemente como herreroasociados o <herreroasociados.info>. El demandado dice llamarse Daniel Boone, curiosamente, igual que el legendario explorador estadounidense nacido en 1734. Tampoco puede constituir un uso legítimo y mucho menos leal el hecho de obtener el registro de un dominio tan especifico como lo es <herreroasociados.info>, para después contactar a la firma cuya denominación es precisamente HERRERO & ASOCIADOS (enviándole correos electrónicos a todas o la mayoría de sus oficinas a lo largo del territorio español), ofreciéndole negociar la transferencia del dominio controvertido, una vez que dicho dominio había sido asociado a otra dirección web que todos conocemos......., y agregando como corolario la siguiente afirmación: De seguir sin noticias seguiremos tomando las medidas que creamos oportuno, les mantendremos informados.

Por tanto, este Panel concluye que el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del dominio controvertido, cumpliéndose así con el segundo requisito que establece la Política.

La Política, en su párrafo 4b) establece lo siguiente, respecto del registro y uso de mala fe.

A los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

A. Prueba del registro de mala fe

Las marcas del demandante han sido motivo de una publicidad considerable dentro y fuera de España, cuenta con una presencia internacional en todo el mundo, especialmente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, China y Corea; publica una revista "LA OPINION de HERRERO & ASOCIADOS" que distribuye entre sus clientes nacionales e internacionales, edita un "Factbook sobre Propiedad Industrial", publica ejemplares de la Ley Española de Marcas en inglés y español y es objeto de mención en diarios y otras publicaciones (ver punto 5.1.1. supra).

El demandante ha registrado sus marcas en aproximadamente 31 países del mundo.

La difusión de las marcas del demandante dentro y fuera del territorio español lleva al Panel a concluir que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el demandado conocía o debió haber tenido conocimiento de la existencia de la firma HERRERO & ASOCIADOS con la que ésta distingue sus servicios (ver Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, OMPI, 6 de septiembre de 2002; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, OMPI Caso No. D2001-1425, 12 de febrero de 2002). Ello se reafirma con el hecho de que unos días después de haber registrado el nombre de dominio disputado, el demandado contactó directamente al demandante en todas o la mayoría de sus delegaciones y le ofreció negociar la transferencia del dominio.

Por otro lado, atendiendo a la naturaleza intrínseca de la marca "HERRERO & ASOCIADOS", podemos decir que este signo es altamente distintivo, pues se trata de una palabra que no describe nada ni transmite concepto alguno per se (ver Effems AG v. Weitner AG, Caso OMPI No. D2000-1433, 22 de diciembre de 2000). Pues bien, el hecho de registrar un dominio idéntico a una marca altamente distintiva constituye una presunción de mala fe del registrante, ya que en ausencia de circunstancias y pruebas que acrediten un uso legítimo del dominio, es muy difícil que dicho registro se haya realizado de manera casual, espontánea o inocente (ver Reuters Limited v Global Net 2000, Inc, Caso OMPI No. D2000-0441, 13 de julio de 2000).

En virtud de lo expuesto, el Panel concluye que el nombre de dominio <herreroasociados.info> ha sido registrado de mala fe.

B. Prueba de uso de mala fe

El demandante ha proporcionado evidencia, misma que no ha sido refutada por el demandado, acreditando que el demandado ha contactado al demandante ofreciéndole transferir el dominio controvertido. Las circunstancias en que esta oferta se ha hecho llevan a pensar que existe mala fe por parte del demandado. El correo electrónico del demandado contiene un aviso contundente:

(ver puntos 6.1.8 y 7.2 4a)ii) supra)

Salta a la vista del Panel la mención de los términos otra dirección web que todos conocemos......., lo que comprueba que el demandado sabía lo que hacía: direccionar el dominio disputado a la página web de Batasuna. La connotación de la frase "que todos conocemos" pareciera referirse no sólo al conocimiento que se tuviera de dicho sitio, sino de sus contenidos, sus implicaciones, su significado y la reacción que los usuarios de Internet y los visitantes del sitio al que resuelve el dominio controvertido pudieran tener. Dicha frase iba seguida de otra similar:

(ver id.)

¿Qué medidas podrían ser esas, después de aquella primera? Sería improbable que tales medidas consistieran en la transmisión altruista al demandante del dominio disputado a cambio de los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio (Política, párrafo 4b)i)).Quien realiza la actividad de registrar un nombre de dominio que incluye una marca distintiva de un tercero, sin que medien circunstancias que lo justifiquen, para después ofrecer su transmisión, cesión o venta al titular de los derechos marcarios, normalmente lo hace en espera de algún beneficio a cambio de dicha transmisión (J. Crew International, Inc. v. crew.com Caso OMPI No. D2000-0054, 20 de abril de 2000). En este caso, las pruebas indican que la intención del demandado ha sido presionar al demandante para obtener algún beneficio a cambio de la transmisión del dominio en disputa, a sabiendas de las consecuencias que puede traer su acto de direccionamiento al prestigio, la actividad profesional y/o las marcas del demandante. El demandado ha recurrido a la fuerza para influir en la voluntad del demandante y arrancarle algún beneficio, mismo que dadas las circunstancias del caso, seguramente sería mayor a los costos documentados relacionados directamente con el registro del dominio.

En virtud de lo anterior, el Panel concluye que el demandado ha usado el nombre de dominio <herreroasociados.info> de mala fe, con base en lo que establece el apartado 4b)i) de la Política:

El tercer requisito establecido por la Política, ha sido satisfecho por el demandante.

De conformidad con los artículos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Panel Administrativo concluye que el nombre de dominio <herreroasociados.info> es idéntico a la marca "HERRERO & ASOCIADOS" del demandante, que el demandado carece de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio controvertido y que dicho demandado ha registrado y usado el mencionado nombre de dominio de mala fe.

Por lo anteriormente expuesto, el Panel requiere que el nombre de dominio <herreroasociados.info> sea transferido al demandante.