Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

1.1. Demandante: Empresa Municipal Promoción Madrid, con domicilio social en Gran Vía, 42, 28013 Madrid, España.

1.2. Demandado: Planners Planners, (Planners Comunicación Organizada S.L.), con domicilio en Calle Santa Teresa 8 planta 1º, 08012 Barcelona, España.

2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <esmadrid.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es CORE, Internet Council Of Registrars, domiciliada en World Trade Center II; 29 Route Te Pre-Bois, CH-1215 Geneve, Switzerland.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "el Reglamento", fue presentada ante el Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 4 de diciembre de 2002, vía correo electrónico, así como el siguiente día 9 de diciembre de 2002, en formato papel.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, con fecha 16 de diciembre de 2002, se comunicó al demandante la existencia de una deficiencia al no coincidir el registrador identificado con el real.

3.3. Con fecha 17 de diciembre de 2002, el demandante procedió a subsanar la deficiencia mencionada procediéndose, después, con fecha 19 de diciembre de 2002, a notificar la demanda a la demandada.

3.4. Con fecha 10 de enero se emitió por el Centro una notificación de falta de personación del demandado en el procedimiento.

3.5. Posteriormente, y previo anuncio de su intención de hacerlo, el 13 de enero la demandada envió su contestación a la demanda vía correo electrónico, y después en papel, con fecha 21 de enero.

3.6. Con fecha 22 de enero de 2003, se dio traslado a D. Luis H. de Larramendi, designado como panelista único en este procedimiento, del expediente completo, señalándose la fecha de 5 de febrero de 2003, como la expiración del plazo dentro del cual el Panel debe emitir su decisión.

La parte demandante ha formulado su demanda en español, señalando que ese es el idioma del demandante y del demandado, habiendo contestado el demandado su demanda en igual idioma, por lo que el Panel ha decidido dictar la presente Decisión en español, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento.

5.1. La entidad demandante es una Empresa Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que lleva por nombre "Empresa Municipal Promoción Madrid", cuyos objetivos son la promoción de la ciudad de Madrid y de su imagen.

5.2. En cumplimiento de sus cometidos la Empresa Municipal Promoción Madrid sacó a concurso entre entidades publicitarias el diseño de la imagen que había de presentar dicha entidad en la red Internet, a través del un portal para Madrid. Concretamente el concurso se convocó a través de un documento que lleva por título: "Documento de Especificación para el Diseño de la Identidad Corporativa del Portal Madrid". En su interior se indica lo siguiente:

"Promoción Madrid mediante la modalidad de concurso, convoca a diferentes empresas para desarrollar el naming, el logotipo y la identidad corporativa del Portal Madrid."

Entre las informaciones que se ofrecen a los concursantes para que desarrollen su labor se señalan, en relación con el nombre, que:

"Portal Madrid requiere de un nombre de marca que le identifique inequívocamente, que sea fácil de recordar y lo suficientemente flexible como para ir creando una arquitectura de marca adecuada a las características del posicionamiento objetivo del portal. Por lo tanto, las empresas participantes deberán incluir, dentro de sus propuestas, el desarrollo y posibilidades de registro del nombre de marca propuesto."

5.3. Fueron finalistas en el citado concurso tres empresas, BASSAT-OGILVY ( a la que ha estado asociada la demandada), KSPO COMUNICACIÓN y LATA LATINA.

5.4. En las tres propuestas de las firmas publicitarias candidatas antes mencionadas, se contenía, con diferente énfasis, pero como posible nombre para el Portal Madrid, el de "ESMADRID".

5.5. No consta en el procedimiento la identidad de la firma publicitaria adjudicataria de la campaña, ni tampoco el procedimiento por el que finalmente la Empresa Municipal Promoción Madrid se decantó por la elección del nombre ESMADRID, que era común denominador (aunque con distinta intensidad) en las tres finalistas.

5.6. Con fecha 28 de junio de 2002, menos de una semana antes de que se dilucidara la adjudicación del concurso, la entidad que se identificó como PLANNERS – PLANNERS (cuya personalidad jurídica parece corresponderse, por ser quien ha comparecido en el procedimiento, con la firma PLANNERS COMUNICACIÓN ORGANIZADA S.L.) registró el dominio <esmadrid.com>.

5.7. La EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN MADRID ha procedido, con posterioridad a la fecha del concurso, y al 28 de junio de 2002, a inscribir a su favor los dominios <esmadrid.net>, <esmadrid.biz>, <esmadrid.info>, <esmadrid.org>, <esmadrid.tv> y <esmadrid.ws> y las marcas españolas 2.503.528 y 2.503.529 y comunitaria 2886984, todas ellas con la denominación "ESMADRID" en varias clases del Nomenclátor Internacional de productos y servicios.

5.8 La EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN MADRID es titular, igualmente, de otras marcas que incluyen la palabra MADRID, como son las denominaciones ENMADRID, PORTAL MADRID Y PROMOCIÓN MADRID.

5.9 Que existen numerosas marcas y dominios inscritos y en uso con denominaciones que incluyen la palabra MADRID, pertenecientes a muy diversos titulares, aparentemente no vinculados al Ayuntamiento de Madrid.

Entre los dominios es relevante notar que en el propio documento que la EMPRESA MUNICIPAL PROMOCION MADRID ofrece a los concursantes, bajo el nombre Documento de Especificaciones para el Diseño de la Identidad de Marca de Portal Madrid (FASE B) que lleva fecha de 20 de junio de 2002, se alude en su página tercera al "entorno competitivo" en que habrá de desarrollarse el nombre del Portal ofrecido, y señala como Portales existentes, que aluden a Madrid, entre otros, los siguientes:

<munimadrid.es>
<comadrid.es>
<allmadrid.com>
<portalmadrid.com>
<madrid-on-line.com>
<webmadrid.com>
<madridiario.com>

Adicionalmente el Panel administrativo ha comprobado la existencia igualmente de otros dominios –y probablemente existen más- que incluyen la palabra MADRID, como son:

<vivemadrid.com>
<todomadrid.com>

Entre las marcas que figuran registradas incluyendo la denominación MADRID, consultables a través del servicio gratuito establecido por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su página de Internet "www.oepm.es", figuran tantas en esa circunstancia, que su relación resultaría prolija.

5.10. Otra de las concursantes, según resulta de la documentación aportada por la demandante, la entidad KSPO COMUNICACIÓN, había registrado para sí diversos dominios con la denominación MADRID, como son <madridcapital.com>, <madridcapital.info>, <madridvivo.com> y <madridvivo.info>.

Es oportuno señalar que en el apartado 1.6 de la propuesta que realiza dicha firma, tras haber consultado la disponibilidad de diversos de los dominios que pudieran referirse a las denominaciones aludidas en su propuesta, refleja que la denominación <esmadrid.com>, se encuentra registrada, a favor de una empresa española, no siendo posible saber si la no elección por KSPO COMUNICACIÓN de la denominación ESMADRID como opción principal se debió a dicha circunstancia, aunque no es aventurado suponer que ello pudiera haber influido.

5.11. Que la documentación entregada por la Empresa Municipal Promoción Madrid a las entidades concursantes está calificada como documentación "confidencial" advertencia que se repite al pie de todas las hojas que componen tal documentación.

El demandante, en su escrito de demanda, afirma en síntesis lo siguiente:

- Que el dominio ESMADRID es idéntico a marcas propiedad de PROMOCIÓN MADRID y similar a otras marcas que incluyen la palabra MADRID

- Que el artículo 5.1 de la Ley de Marcas impide que quienes no tengan derecho puedan registrar nombres de municipios, lo que entiende la demandante que reviste especial gravedad por el conocimiento de la Legislación que debe exigirse a la demandada, al estar dedicada a la publicidad, y que ello contraviene el párrafo 2 apartado d) de la Política Uniforme que obliga que no se infrinja la Legislación, siendo todo ello evidenciador de la mala fe de la entidad PLANNERS.

- Que la demandada se ha negado a transferir a la Empresa Promoción Madrid el dominio ESMADRID.ES.

- Que PLANNERS carece de derecho o interés legítimo esgrimible, estando domiciliada además en Barcelona, y teniendo inactiva la página web.

- Que el registro del dominio supone, por parte de la demandada, tanto una violación de secretos, por el carácter confidencial de la documentación entregada, como una infracción del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, por lo que el dominio <esmadrid.com> ha de entenderse registrado de mala fe.

- Que el registro se ha hecho, además, con el propósito de bloquear e impedir su legítimo uso a su propietario.

Como consecuencia de todo ello la firma demandante solicita la cancelación del dominio controvertido.

La demandada ha contestado a la demanda en base a las siguientes afirmaciones:

- Que debe aceptarse el contenido de contestación a la demanda, pese a su carácter extemporáneo, por haberse recibido ésta dentro del periodo navideño, estando establecido el plazo en días naturales y no hábiles, y haberse contestado antes de la designación del Panel Administrativo.

- Que registró el dominio para garantizar su disponibilidad en el caso de resultar adjudicataria del concurso.

- Que no ha transferido a la demandante el dominio ya que las ideas y conceptos desarrollados en su propuesta eran propiedad suya, como correspondientes a su "esfuerzo creativo".

- Que es, por contra, dudosa la buena fe de la entidad PROMOCIÓN MADRID al registrar más tarde, las marcas y dominios ESMADRID que, además, por ser posteriores, no podrían derivar ningún derecho frente al dominio registrado.

- Que no hay riesgo de confusión entre la denominación PORTAL MADRID, PROMOCIÓN MADRID y ESMADRID, por ser diferentes en su conjunto, y ser la palabra MADRID habitualmente utilizada en signos distintivos.

- Que es inaplicable el artículo 5.1 a) de la Ley de Marcas, por su literalidad, además de por lo establecido en la Jurisprudencia española y en la Doctrina, careciendo además el Ayuntamiento de Madrid, o sus empresas municipales, de legitimación exclusiva sobre la palabra MADRID, pues igual podrían reclamarla otros entes públicos, como la Comunidad de Madrid, p. ej.

- Que "ESMADRID" no era la única opción existente, y sosteniéndose que no ha quedado probado que los tres finalistas llegaran a la conclusión de que "ESMADRID" era una opción, poniendo en duda la validez de la documentación aportada por la demandante, insinuando que la certificación emitida por la entidad LATA LATINA es de conveniencia, y

- Que tiene interés en conservar ese dominio, ya que... "podría ser de interés para otras empresas".

- Que fue una actividad diligente por parte de PLANNERS (que señala que también tiene vinculación con MADRID), registrar el dominio <esmadrid.com>, y que difícilmente podría saber que se iba a adjudicar el concurso a otra entidad que sugiriera también ese nombre, por lo que falta el conocimiento previo, que habría de ser requisito necesario para la existencia de mala fe, conforme a la decisión, por ejemplo, D2001-0685 <pizzamovil.com>.

Procede que el Panel analice con carácter previo la procedencia o no de tomar en consideración la contestación a la demanda extemporánea formulada por la entidad demandada.

Si bien las justificaciones que esgrime, -cierre vacacional navideño del 20 del diciembre al 3 de enero (el plazo expiraba el 8 de enero, por lo que todavía, de ser cierta esa alegación, hubo cinco días dentro de los que pudo atenderse a la contestación) y el cómputo del plazo por días naturales, en lugar de por días hábiles (lo que resulta irrelevante, cuando en la propia comunicación se fija de manera clara la fecha de expiración del término)- son muy endebles, no pueden calificarse de excepcionales, y contrastan gravemente con la diligencia que para sí reclama la entidad PLANNERS al apresurarse a registrar el dominio controvertido días antes del concurso al que se presentó, lo cierto es que:

- Esa contestación ha sido remitida antes de que el Panel estuviera constituido.

- La misión del Panelista es averiguar la verdad material, gozando de facultades para instar a las partes a aclarar los puntos que considere oscuros y relevantes, y para llevar a cabo averiguaciones de oficio, y

- Que en todo caso es misión de quienquiera que dirima una controversia el tratar de que se mantenga un equilibrio entre las partes, que no se ve alterado (antes al contrario, establecido) por atender al contenido de la contestación a la demanda, cuando su extemporaneidad no estorba a la tramitación del procedimiento.

Por esa razón el Panel ha considerado el contenido de la contestación a la demanda, y dicta su resolución atendiendo tanto a los hechos establecidos por el demandante como a las manifestaciones de la demandada.

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia de demandante y demandado en España, son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

8.2. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda, contenidos en el párrafo 4 a) de la "Política Uniforme"

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.3. Consideraciones particulares sobre el caso y generales sobre la "Política Uniforme"

La "Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio" tiene como aspiración únicamente la de resolver una parte pequeña de los conflictos que puedan plantearse.

Concretamente, aspira tan sólo a resolver aquellos supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro abusivo, sin pretender que sean resueltos bajo su ámbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en relación con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.

Es procedente que se hagan aquí esas manifestaciones porque el panelista, que anticipa su decisión de rechazar la demanda con base en la diferencia existente entre las marcas PORTAL MADRID / PROMOCIÓN MADRID y el dominio <esmadrid.com>, no tiene como misión entrar a considerar si la EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN MADRID tiene o no mejor derecho al dominio ESMADRID, como parecen apuntar los hechos de que el ámbito de su creatividad sea reducido, haya sido creado siguiendo las indicaciones dadas por la demandante, la originalidad sea moderada (como acredita el que los tres finalistas lo mencionaran) y el que difícilmente podría la demanda hacer un uso legítimo de ese dominio que no contraviniera la confidencialidad de la convocatoria a la que se presentó o la lealtad de las relaciones mercantiles.

Si bien puede parecer que el registrar un dominio, para garantizar así que una opción pueda llevarse a cabo cuando está sometida a un proceso de concurso, no es reprochable (y de hecho, otra de las entidades concursantes, KSPO COMUNICACIÓN, parece que ha llevado a cabo igual práctica) no es menos cierto que el así actuar crea apariencia de derecho a favor de un concursante, impidiendo que el resto de los concursantes, que pueden haber llegado, como es el caso, a conclusión igual por proceso independiente, puedan desarrollar el proyecto, rompiendo así el equilibrio que debería existir entre los participantes en un concurso.

Por ello la "Política Uniforme" prevé un mecanismo para que la ejecución de las decisiones del Panel Administrativo no se produzca en el caso de que se inicie, tras la decisión, y en un plazo determinado, una contienda judicial sobre la titularidad del dominio.

8.4. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y marca

No es de tener en cuenta la invocación de las marcas ESMADRID y/o ENMADRID, hecha por la demandante, puesto que sus derechos de marca para tales signos nacen con posterioridad a la inscripción del dominio controvertido.

Las únicas marcas con cuya base puede establecerse la comparación son aquellas que fueron solicitadas y/o registradas con anterioridad al 28 de junio de 2002, que consisten en las denominaciones PORTAL MADRID y PROMOCIÓN MADRID.

El parecido existente entre las marcas PORTAL MADRID y PROMOCIÓN MADRID con el dominio <esmadrid.com> se basa, exclusivamente, en la común inclusión de la palabra MADRID.

Sobre la palabra MADRID no tiene la demandante ningún derecho exclusivo, ni la demandada prohibición de registro, pues:

- En el segundo proceso de la OMPI sobre nombres de dominio en Internet, que concluyó con el informe de 3 de septiembre de 2001, se planteaba precisamente la posibilidad de extender la aplicación de la Política Uniforme a conflictos entre dominios y nombres de ciudades y otros indicativos geográficos, lo que acreditaba que, en tanto no se aceptara esa posibilidad, no estaban incluidos en la aplicación de la Política, y

- Ese proceso concluyó sin consecuencias prácticas, con la simple recomendación de que se prosiguieran los estudios para la posible implementación de un mecanismo que restringiera el registro, como nombres de dominio, de:

- los nombres de los países, y

- los nombres de las regiones y municipios de cada país.

- También lo demuestra la propia literalidad del artículo 5.1 a) de la Ley de Marcas, que no menciona los nombres de los países y de los municipios, la propia práctica de la Oficina de Marcas Españolas que ha aceptado el registro de numerosas denominaciones que lo incluyen, así como la Jurisprudencia y la Doctrina.

- El término "MADRID", dentro del ámbito de los signos distintivos, es, por su difusión, un elemento de valor distintivo relativo, por lo que la sola existencia de una coincidencia en el mismo entre varias marcas y/o marcas y dominios, difícilmente puede considerarse suficiente para establecer una semejanza que produzca confusión, si no va acompañada de otros elementos adicionales.

Los precedentes de otras resoluciones de Paneles Administrativos no son atinentes al caso que aquí se dilucida, pues tanto en la resolución D2000-0505, que enfrentaba al excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, con la entidad BARCELONA.COM, INC, en relación con el dominio <barcelona.com> y la resolución D2002-0833, que enfrentaba al excelentísimo Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, con Miguel García Quintás, por la titularidad de los dominios "<laspalmasdegrancanaria.com>, <laspalmasdegc.com>, <laspalmasgc.com>, <laspalmas.net>", se invocaban marcas que consistían, exclusiva, principal o muy destacadamente, en el nombre de la ciudad, y se dirigían frente a dominios que consistían también exclusivamente en el nombre de la correspondiente localidad, que no es algo que ocurra en el presente supuesto.

La conclusión de ello es la de que no se cumple el primero de los presupuestos recogidos en el párrafo 4 a) i) de la Política Uniforme.

8.5. Análisis de la posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado.

Siendo necesaria la concurrencia de los tres requisitos mencionados en el anterior apartado 8.2, va de suyo que la carencia del primero de ellos, veda el acogimiento de las pretensiones del demandante.

No obstante, como ha sido objeto de debate, el panel analiza la cuestión y estima que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el dominio controvertido, que ha sido creado utilizando documentación confidencial de un tercero, con el objeto de servir al propósito concreto establecido por ese tercero.

Si el registro del dominio se hizo, como dice la demandada, en interés de la demandante, para asegurarse su disponibilidad a favor de PROMOCIÓN MADRID, mal luego puede sostenerse que existe un interés propio. Y aunque parece que pretende invocarse un derecho de autor, hay que señalar que este sería cuando menos dudoso en cuanto a su existencia en el nombre de una marca, e incierto, de existir, en cuanto a su prioridad en el tiempo respecto del que eventualmente correspondiera al resto de los concursantes, que concibieron también esa denominación.

8.6. Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido.

Puesto que este tema también ha sido objeto de debate, el Panel desea igualmente pronunciarse sobre estos extremos, entendiendo que:

- No puede considerarse que haya habido mala fe en el registro del dominio <esmadrid.com>, porque parece acreditado (véase la conducta similar de otra concursante, KSPO COMUNICACIÓN, respecto a otros dominios) que es práctica corriente y no reprochable el asegurar la disponibilidad del nombre sobre el que pivota una campaña a la que se concursa, a través de su registro previo, con independencia de que ello pudiera, no obstante, lesionar la igualdad de oportunidades de los participantes en el concurso, y

- Se considera, sin embargo, que no hay uso que pueda ser realizado de buena fe por la entidad demandada en relación con el dominio ESMADRID.ES, y por lo tanto esa tenencia, o uso pasivo, ha de ser considerada como uso de mala fe, al impedir a la demandante estar presente en la red a través del más popular de los dominios de primer nivel, el dominio ".com", en relación con una denominación que le fue propuesta por nada menos que tres concursantes diferentes.

El Panel determina, por tanto, que en el supuesto analizado no concurren los tres requisitos contemplados en el artículo 4-b) de la Política Uniforme, por lo que no da lugar a que el dominio controvertido sea transferido al demandante, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer su derecho a la titularidad del dominio ante las autoridades judiciales competentes mediante la iniciación de los pertinentes procedimientos judiciales.

El Panel decide por tanto, que la demanda sea desestimada.