Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

La demandante es ENDESA, S.A., con domicilio en la calle Príncipe de Vergara, 187, Madrid 28002, España, (en adelante, la "Demandante"). Actúa en el presente procedimiento representada por Dña. Antonia RUIZ LÓPEZ.

El demandado es Miguel A. Castanyer Bernat, con domicilio en la calle Murillo, 56, bajos, Palma de Mallorca 07013, España, como datos de contacto proporcionados en el momento del registro del nombre de dominio (en adelante, el "Demandado").

El nombre de dominio controvertido es <endesa.com> (en adelante, el "dominio controvertido").

El registrador del nombre del dominio controvertido es Register.com, Inc., (en adelante, el "Registrador").

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 19 de diciembre de 2002, por correo electrónico, y el 23 de diciembre de 2002, por correo urgente, una demanda (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, la "Política"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN") el día 26 de agosto de 1999, el Reglamento de la Política uniforme de solución de conflictos en materia de nombres de dominio (el "Reglamento") aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de conflictos en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

El Centro verificó que la Demanda cumplía con los requisitos formales establecidos en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

El día 27 de diciembre de 2002, tras la verificación registral correspondiente, recibida de los Registradores por correo electrónico el día 23 de diciembre de 2002, se notificó al Demandado la Demanda así como el inicio del procedimiento.

El Centro no recibió del Demandado su escrito de contestación a la Demanda ("Contestación") en el plazo de 20 días naturales a partir de la fecha de inicio del procedimiento administrativo, por lo que se le consideró como no personado en el procedimiento. De forma consecuente, se notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación en fecha 20 de enero de 2003.

El día 3 de febrero de 2003, se notificó a las partes el nombramiento de D. Montiano Monteagudo, Panelista único.

En fecha 7 de febrero de 2003, y por tanto fuera del plazo de contestación a la Demanda, el Centro recibió un escrito de contestación a la Demanda y dio traslado del mismo al Panel.

Según lo dispuesto en el artículo 2 a) del Reglamento, el Centro tiene la responsabilidad de emplear todos los medios razonablemente posibles para asegurar la fehaciente notificación de la Demanda al Demandado. Según dispone el mismo artículo en su punto i), el envío de la Demanda debe hacerse a todas las direcciones de correo o de telefacsímil que figuren en los datos de registro del nombre de dominio. En el presente caso se notificó la Demanda al Demandado mediante correo electrónico, también por correo urgente así como por telefacsímil.

En virtud de lo anterior, y en aplicación de los artículos 10 b) y d) del Reglamento, que imponen al grupo de expertos la obligación de asegurar que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso y que a la vez otorgan al grupo de expertos la facultad de admitir y valorar las distintas pruebas, el Panelista decide aceptar y tomar en consideración el escrito de contestación a la Demanda presentado fuera de plazo por el Demandado (en un sentido similar se pronuncia, entre muchas otras, las decisión del Centro en el caso D2001-1468).

El Demandante ha solicitado expresamente que el idioma del presente procedimiento sea el castellano, justificando la presentación de su escritos en dicho idioma por la aparente común nacionalidad española de ambas partes, tal y como se deduce en el caso del Demandado por el apartado de correos que consta como contacto en el registro del dominio controvertido.

El Demandado, por su parte, ha contestado a la demanda en el mismo idioma y no ha hecho llegar ningún tipo de documento ni al Centro ni al Panelista que haga presumir que el idioma del procedimiento deba ser distinto al solicitado por el Demandante.

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, y a la luz de las circunstancias generales del procedimiento así como de las partes intervinientes, el Panelista ha decido dictar la presente decisión en castellano.

La Demandante ha acreditado documental ser titular de varias marcas españolas, marcas comunitarias, registros de Propiedad Industrial en España y a nivel internacional y de un nombre comercial, que coinciden con la denominaciones "Endesa" o "Endesa, S.A.", según el caso:

- Marca española nš 1.236.483 "ENDESA", para distinguir servicios de la clase 38 ("servicios relacionados y prestados con comunicaciones eléctricas"), concedida el 3 de mayo de 1989.
- Marca española nš 1.236.480 "ENDESA", para distinguir servicios de la clase 35 ("servicios relacionados y prestados con importaciones, exportaciones, representaciones y exclusivas relacionados con la electricidad"), concedida el 16 de julio de 1991.
- Marca comunitaria nš 753.673 "ENDESA", para distinguir productos y servicios de las clases, 09, 37, 38, 40 y 42, con fecha de registro de 28 de junio de 1999.
- Marca comunitaria nš 1.758.499 "ENDESA", para distinguir productos y servicios de todas las clases del Nomenclator Internacional, con fecha de registro de 1 de octubre de 2001.
- Marcas "ENDESA" en distintos países de Latinoamérica.
- Nombre comercial español "ENDESA" nš 156.033., concedido el 16 de diciembre de 1994.

De conformidad con la información remitida por los Registradores, el nombre de dominio controvertido sigue siendo titularidad del Demandado y se encuentra vigente en el momento presente.

Según ha podido comprobar el Panel, y tal y como reconoce el Demandado en su escrito de Contestación, el Demandado no realiza un uso activo del nombre de dominio controvertido <endesa.com>.

La Demandante sostiene en su Demanda:

- Que es titular de las marcas, registros de la propiedad y nombre comercial anteriormente mencionadas, que dichas marcas son idénticas al nombre de dominio controvertido. Que, consecuentemente, el nombre de dominio controvertido genera riesgo de confusión con respecto a las marcas de productos y servicios sobre las que el demandante tiene derechos.
- Que además es titular de distintos nombres de dominio que coinciden con el dominio controvertido excepto en el sufijo ".com". Pero que en cualquier caso, por su implantación a nivel internacional, el dominio controvertido (i.e. con el sufijo ".com") es un dominio vital y estratégico para los intereses de la Demandante.
- Que la implantación de la Demandante en el mercado español, que se deduce de su amplio volumen de negocios, se remonta a su constitución en 1944, con el nombre "Empresa Nacional de Electricidad, S.A.".
- Que la denominación "ENDESA, S.A." ya era notoriamente conocida antes de que la compañía en 1997 cambiara su denominación, por ser el acrónimo de su primitiva denominación social y por haberla utilizado (y registrado) como marca, nombre comercial e imagen corporativa durante varias décadas, es decir desde el inicio de sus actividades.
- Que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto el nombre controvertido.
- Que la identificación del Demandado no tiene relación alguna con el nombre de dominio <endesa.com>.
- Que el Demandado no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para usar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Que no consta que el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio.
- Que el Demandado ha registrado de mala fe con el claro propósito de aprovecharse de la Demandante , ya que el registro de una marca notoria es, en sí mismo, un acto de mala fe.
- Que el nombre de dominio se utiliza de mala fe por no ser utilizado en el comercio.

Como consecuencia de todo ello la Demandante solicita la transferencia de los dominios controvertidos a su favor.

El Demandado sostiene en sus alegaciones:

- Que el registro del nombre de dominio no se realizó de mala fe, sino que se realizó para llevar a cabo un proyecto que aún no se ha llevado a término. No se especifica qué proyecto es ni las circunstancias por las cuales aún no se ha realizado.
- Que el 14 de marzo de 1997, fecha en la que realizó el registro del nombre de dominio, el Demandado desconocía la existencia de la compañía Demandante, y que de todos modos en aquél momento la citada compañía no se denominaba "ENDESA, S.A." sino "Empresa Nacional de Electricidad S.A.", y que el cambio de denominación de la compañía se realizó con posterioridad a que el Demandado hubiera realizado el registro del nombre de dominio controvertido.
- Que el Anexo 9, que la Demandante aporta en la Demanda, presenta un certificado de logotipo registrado por la Demandante , en fecha 12 de mayo de 1988, en la que consta como solicitante "ENDESA, S.A." y que debería constar como solicitante "Empresa Nacional de Electricidad, S.A." puesto que ésta era la denominación de la compañía en aquel momento.
- Que la documentación presentada por al Demandante con fechas posteriores al 14 de marzo de 1997, no proceden por ser posteriores al registro del nombre de dominio por parte del Demandado.
- Que la página web correspondiente al nombre de dominio <endesa.com>, está vacía desde 1999 y de ella sólo se emplea el correo.
- Que la empresa "Mundivia" del grupo "ENDESA, S.A." ofreció comprar el dominio y al ver la negativa de venta por parte del Demandado, dicha empresa le advirtió que si se ponía algo en la página web se infringiría ley Española ya que "ENDESA, S.A." tenía el nombre registrado y que se verían obligados a acudir a los tribunales. Ante esta advertencia, y por miedo, el Demandado eliminó la página web hasta que se resolviera el conflicto. Todo ello ocurrió mediante conversación telefónica.

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia y domicilio en España de Demandante y Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español (en este sentido se han pronunciado, entre otras muchas, las decisiones del Centro dictadas en los casos D2000-0001, D2000-0239, D2000-0143, D2000-0691 y D2000-0723).

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La concurrencia de este requisito precisa de dos presupuestos: por un lado, la existencia de una marca sobre la que la Demandante tenga derechos; por otro lado, la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca susceptible de producir confusión.

En este sentido, ha quedado perfectamente acreditada la existencia del primero de los dos presupuestos citados. La Demandante ha acreditado ser titular de dos marcas españolas registradas anteriormente a la fecha de registro del nombre de dominio por parte del Demandado, que protegen la denominación "ENDESA, S.A.". No se tienen de este modo en consideración las marcas de las que es titular la Demandante y que fueron registradas con posterioridad al registro del dominio controvertido.

En relación con la alegación del Demandado relativa al registro de logotipo del año 1988, cabe establecer, en primer lugar que se trata del registro de una marca española válidamente solicitada y concedida en fecha 3 de mayo de 1989, y ,en segundo lugar que el hecho de que conste como solicitante "ENDESA, S.A." no supone ningún problema ni error puesto que aunque la denominación social de la compañía en ese momento era "Empresa Nacional de Electricidad, S.A.", en ese momento la empresa ya era notoriamente conocida con la denominación "ENDESA, S.A.", puesto que utilizó esta denominación prácticamente desde su constitución en 1944.

En segundo lugar, el Panel considera que entre el nombre de dominio controvertido <endesa.com> y las marcas de la Demandante "ENDESA" y "ENDESA, S.A." registradas con anterioridad al registro del dominio controvertido, existe una completa identidad. Y que tal identidad produce un riesgo de confusión entre las marcas de las que es titular el Demandante y el dominio controvertido.

Acreditada la existencia de una marca sobre la que la Demandante ostenta derechos y constatada la absoluta identidad entre tal marca y los nombres de dominio controvertidos, el Panel considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.

Frente a las alegaciones de la Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre los nombres de dominio, la única alegación presentada por el Demandado en su escrito de Contestación a la Demanda es que el registro no se hizo de mala fe sino que tenía por objeto la realización de un proyecto.

Sin embargo, no ha presentado ningún tipo de documentación ni información que acrediten la existencia y la intención real de llevar a cabo el mencionado proyecto. Tampoco se especifican ni se acreditan las circunstancias que han impedido al Demandado llevar a cabo ese proyecto.

De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que ningún derecho legítimo del Demandado respecto al nombre de dominio controvertido parece inferirse.

En consecuencia, el Panel considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Política.

Hemos concluido en el apartado anterior que no es posible deducir la existencia de derechos o intereses legítimos del demandante respecto del nombre de dominio registrado.

Debiendo analizarse en este punto por el Panel la existencia de mala fe del Demandado en el registro del dominio controvertido, diversos indicios llevan a afirmar la existencia de mala fe en el registro del dominio controvertido:

- La notoriedad de las marcas de las que es titular el Demandante, y que por la implantación acreditada de las mismas en territorio español, no pudieron pasar inadvertidas al Demandado en el momento del registro, al tener la residencia el Demandado en España.
- En relación con lo anterior, el Demandado alega que en el momento de registro del nombre de dominio desconocía la existencia de la compañía Demandante, hecho que parece muy poco probable puesto que, como se ha comentado anteriormente, la "Empresa Nacional de Electricidad, S.A." ya operaba en el comercio con la denominación "ENDESA, S.A.", y en 1997 ya era una denominación notoriamente conocida en el mercado español y tenía ya la titularidad de marcas españolas válidamente registradas que protegían la denominación controvertida.
- Y que de este modo, el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria sólo puede tener su razón en la realización de un registro de mala fe, tal y como ha tenido ocasión de manifestar este Centro, entre otros muchos, en el caso D2000-1402.

En consecuencia, con apoyo en los indicios anteriormente expuestos, el Panel no puede sino afirmar la mala fe del Demandado en el registro.

Acreditado el registro de mala fe, debe analizarse ahora el posible uso de mala fe del dominio controvertido.

Tal y como ha quedado acreditado, y tal y como reconoce en su Contestación a la Demanda, el titular del dominio controvertido, el Demandado, no realiza ningún tipo de actividad en el citado dominio controvertido, encontrándose pues este dominio vacío de contenido y en desuso, tal y como ha podido comprobar este Panel.

De este modo queda acreditada la tenencia pasiva del Demandado, que se ha limitado a registrar un nombre de dominio sin dotarlo luego de contenido. Con esta tenencia pasiva el Demandado incurre en un uso de mala fe, al evitar el uso legítimo de hacer uso del dominio controvertido que tiene el Demandado como titular de marcas (i.e. las previamente registradas al registro del nombre de dominio) cuya denominación coinciden con el dominio controvertido.

El Centro ha manifestado en multitud de casos que la tenencia pasiva implica directamente el uso de mala fe del nombre de dominio controvertido, en este sentido véanse casos D2000-0239, D2000-0464, D2000-1402 y D2000-1805, entre otros muchos.

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el tercer requisito exigido por el artículo 4 a) de la Política Uniforme.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, el Panel resuelve que concurren los tres elementos contemplados en el artículo 4 a) de la Política. Por consiguiente, el Panel resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro del nombre de dominio <endesa.com> se transfiera a la Demandante.