Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions

Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren ist die Ferrari S.p.A., Via Abetone Inferiore 2, 41053 Maranello, Provinz Modena, Italien („Beschwerdeführer"). Die bevollmächtigten Vertreter des Beschwerdeführers im gegenständlichen Verfahren sind Herr Massimo Introvigne und Herr Fabrizio Jacobacci, Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Turin, Italien.

Beschwerdegegner des gegenständlichen Verfahrens ist Berthold Buehler, Ernst-Schneller-Str. 30, 09356 St. Egidien, Deutschland („Beschwerdegegner").

Der streitige Domainname ist < ferrari-vertrieb.com> („Domainname"), registriert bei Schlund & Partner AG, Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe, Deutschland („Domainvergabestelle").

Am 11. Dezember 2003 wurde per E-Mail und Fax beim World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center ("Center") eine Beschwerdeschrift ("Beschwerde") in englischer Sprache eingereicht. Dies geschah in Übereinstimmung mit der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Richtlinie"), welche von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") am 24. Oktober 1999 verabschiedet wurde, den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("Verfahrensordnung"), die mit gleichem Datum von der ICANN genehmigt wurden und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Ergänzende Verfahrensregeln"). Am 15. Dezember 2003 ging die Beschwerde in Papierform beim Center ein.

Am 12. Dezember 2003 übermittelte der Verfahrensbearbeiter eine Anfrage an die Domainvergabestelle, welche am 15. Dezember 2003 die ersuchte Bestätigung lieferte und u.a. darüber informierte, dass der streitige Domainname bei der Domainvergabestelle registriert und der Beschwerdegegner des vorliegenden Verfahrens Inhaber des Domainnamens sei. Zudem informierte die Domainvergabestelle, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch sei.

Am 7. Januar 2004 benachrichtigte das Center den Beschwerdeführer, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung Deutsch sei, und setzte dem Beschwerdeführer gleichzeitig bis zum 12. Januar 2004 Frist, entweder eine rechtsgenügende Parteivereinbarung, wonach das Verfahren in Englisch durchgeführt werden soll, oder eine Übersetzung der Beschwerde einzureichen.

Am 12. Januar 2004 übermittelte der Beschwerdeführer dem Center per Email und Fax fristgerecht eine deutsche Übersetzung der Beschwerde. Am 13. Januar 2004 ging ein Exemplar der auf Deutsch übersetzten Beschwerde in Papierform beim Center ein.

Am 16. Januar 2004 teilte das Center dem Beschwerdegegner die Einleitung des Beschwerdeverfahrens gegen ihn mit. Es stellte dem Beschwerdegegner die Beschwerdeschrift per Email und Post zu und setzte ihm bis 5. Februar 2004 Frist zur Einreichung einer Beschwerdeerwiderung. Gleichzeitig stellte das Center fest, dass es die formellen Verfahrensanforderungen geprüft und der Beschwerdeführer die erforderliche Zahlung geleistet hat.

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht.

Am 9. Februar 2004 stellte das Center die Säumnis des Beschwerdegegners fest.

Daraufhin lud das Center den Unterzeichnenden ein, als Einzelpanelist in diesem Verfahren mitzuwirken und schickte ihm eine Annahmeerklärung sowie eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit zu, die ordnungsgemäss unterschrieben zurückgesandt wurde.

Am 11. Februar 2004 übermittelte das Center den Parteien die Bestellung des Unterzeichnenden als Beschwerdepanel und des voraussichtlichen Entscheidungsdatums, das auf den 25. Februar 2004 in Aussicht gestellt und anschliessend auf den 4. März 2004 verschoben wurde.

Der Beschwerdeführer ist ein weltbekanntes Unternehmen im Automobilsektor mit Sitz in Italien, welches unter dem Kennzeichen "FERRARI" Automobile herstellt und vertreibt, sowie neben dem Vertrieb von Merchandising Artikeln mit einem Autorenn-Team erfolgreich an Formel 1 Rennen teilnimmt. Er ist in zahlreichen Ländern der Welt der eingetragene Markeninhaber diverser Markenzeichen, welche aus dem Wort "FERRARI" bestehen oder dieses enthalten, für verschiedene Klassen. Erstmals hat der Beschwerdeführer die Wort-/Bildmarke "FERRARI" am 12. November 1966 in Italien für die Klasse 12 (Nr. 209026) hinterlegt. Später wurden unter anderem die Wortmarke "FERRARI" als internationale Marke mit Hinterlegungsdatum vom 30. März 1997 in 20 Ländern, unter anderem in Deutschland, für die Klasse 14 (Nr. 429 829) sowie die Wort-/Bildmarke "FERRARI" als EU-Gemeinschaftsmarke mit Hinterlegungsdatum vom 2. Oktober 1998 für zahlreiche Klassen (Nr. 161960) im Namen des Beschwerdeführers hinterlegt.

Der Beschwerdegegner ist eine Privatperson, die in Deutschland wohnhaft ist.

Der streitige Domainname < ferrari-vertrieb.com> wurde vom Beschwerdegegner am 10. Mai 2003 registriert. Eine informelle Überprüfung der Webseite unter dem streitigen Domainnamen durch den Panelisten am 2. März 2004 ergab, dass darauf vor allem verschiedene Waren mit dem Kennzeichen "FERRARI", aber auch Markenware anderer berühmter Kennzeichen, wie Luxusuhren von Rolex, Cartier und Gucci, angeboten werden. Entsprechend der auf der Webseite befindlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen, wird die Webseite von einer NiceMan Ltd., in Grossbritannien, und einer Deutschland Accessoires & Events GmbH in Nürnberg, Deutschland, benutzt. Zudem enthält die Webseite einen Hinweis darauf, dass der Webseitenbetreiber vom Beschwerdeführer lizenziert ist.

A. Beschwerdeführer

Der Beschwerdeführer behauptet, er sei der Berechtigte am Handelsnamen und Kennzeichen "FERRARI", für welches er in zahlreichen Ländern als Markeininhaber eingetragen sei. Diese Rechte seien älter als der streitige Domainname, welcher den Kennzeichen zum Verwechseln ähnlich sei.

Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, dass der Beschwerdegegner keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen am streitgegenständlichen Domainnamen habe, da er kein autorisierter Händler des Ferrari-Vertriebsnetzes sei. Durch den Gebrauch des streitgegenständlichen Domainnamens suggeriere der Beschwerdegegner, dass er mit dem Beschwerdeführer in Verbindung stehe und führe so die Kunden irre. Weiter behindere der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer dadurch, den Domainnamen selbst zu registrieren und den Internetverkehr anzuziehen, und verschaffe sich einen ungerechten Vorteil gegenüber rechtmässigen Händlern des Ferrari-Vertriebsnetzes. Schliesslich sei der Beschwerdegegner weder unter dem Domainnamen bekannt noch habe er einen Nachweis einer nichtgewerblichen Verwendung oder anderen rechtmässigen Verwendung erbracht.

In Anbetracht der Bekanntheit des Kennzeichens "FERRARI", argumentiert der Beschwerdeführer, könne die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens nur bösgläubig erfolgt sein. Eine Bösgläubigkeit der Benutzung gehe aus der Umleitung des Internetverkehrs hervor, der für den Beschwerdeführer bestimmt sei. Zudem sei eine Kontaktaufnahme mit dem Beschwerdegegner aufgrund der Unkorrektheit der in der WHOIS-Abfrage angegebenen Telefonnummer unmöglich.

Aus den genannten Gründen ersucht der Beschwerdeführer um Übertragung des Domainnamens <ferrari-vertrieb.com> auf sich.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner hat keine Beschwerdeerwiderung eingereicht. Gestützt auf Paragraph 14(b) der Verfahrensordnung, zieht der Panelist daraus die von ihm als angemessen erachteten Schlüsse.

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Voraussetzungen auf, deren Vorliegen der Beschwerdeführer nachweisen muss, um die Forderung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist. Dabei müssen alle Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. Im Einzelnen muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass:

(i) der Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechselbar ähnlich ist,

(ii) der Beschwerdegegner weder Rechte noch berechtigte Interessen an dem Domainnamen hat und

(ii) der Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.

Der Beschwerdeführer hat den Beweis dafür erbracht, dass er die Rechte an der Marke "FERRARI" besitzt.

Der streitgegenständliche Domainname < ferrari-vertrieb.com> ist zwar nicht identisch mit der Marke des Beschwerdeführers, doch beinhaltet er diese. Bei dem hinzugefügten Bestandteil "Vertrieb" handelt es sich um einen generischen Begriff. In zahlreichen vergleichbaren Fällen wurde entschieden, dass durch die Hinzufügung eines generischen Begriffes, wie "autoparts" oder "store", zur Marke die Verwechslungsgefahr nicht vermieden wird (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, WIPO Verfahren Nr. D2003-0888, 6. Januar 2004; Chanel, Inc. v. Esteco Technology Group, WIPO Verfahren Nr. D2000-0413, 18. September 2000; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International, WIPO Verfahren Nr. D2000-1219, 10. Januar 2001). So wurde jeweils eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "Porsche" und < porsche-autoparts.com> bzw. "Chanel" und < chanelstore.com> bejaht.

Der Bestandteil "com" muss für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden.

Der Panelist ist deshalb der Ansicht, dass der streitgegenständliche Domainname < ferrari-vertrieb.com> mit der Marke "FERRARI" des Beschwerdeführers verwechselbar ähnlich ist und der Beschwerdeführer damit das erste Element von Paragraph 4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

Die Behauptungen des Beschwerdeführers, dass es sich beim Beschwerdegegner weder um einen autorisierten Vertragshändler handelt noch der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner sonst irgendwelche Rechte eingeräumt hat, seine berühmte Marke "FERRARI" als Domainname zu nutzen, sind unwiderlegt geblieben. Dieser Sachverhalt wird als Indiz dafür erachtet, dass der Beschwerdegegner keine Rechte oder berechtigten Interessen hat (Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO Verfahren Nr. D2002-0946, 13. Februar 2003).

Doch auch wenn der Beschwerdegegner über das Recht verfügen würde, als einer vieler Wiederverkäufer von Produkten des Beschwerdeführers aufzutreten, gäbe ihm dies entsprechend der herrschenden Rechtsprechung nicht die Berechtigung, die Marke des Beschwerdeführers als Domainname zu monopolisieren (De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd., WIPO Verfahren Nr. D2003-0484, 24. September 2003).

Auch in den wenigen Fällen, in welchen einem autorisierten Vertragshändler dieses Recht nicht per se versagt wurde, stellte die Rechtsprechung gewisse Minimalanforderungen an die berechtigte Nutzung der Marke als Domainname. So dürfen in einem solchen Fall auf der Webseite nur Produkte der entsprechenden Marke angeboten werden. Das gleichzeitige Angebot von anderen Markenprodukten würde auch in Befolgung dieser Entscheide als unberechtigter Gebrauch des Domainnamens qualifiziert (Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO Verfahren Nr. D2002-0946, 13. Februar 2003; Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Verfahren Nr. D2000-1774, 26. Februar 2001). Im vorliegenden Fall ist genau dies der Fall, indem auf der Webseite unter dem streitgegenständlichen Domainnamen auch andere Markenprodukte angeboten werden, so nebst Uhren von Ferrari auch Uhren von Rolex, Cartier, Gucci und weitere.

Schlussendlich wurde dem Beschwerdegegner entsprechend Paragraph 4(c) der Richtlinie die Gelegenheit zum Nachweis gegeben, dass er berechtigte Interessen an dem streitgegenständlichen Domainnamen hat. Der Beschwerdegegner hat weder eine Beschwerdeerwiderung eingereicht noch sonst Nachweise zur Darlegung von Umständen erbracht, die ein Recht oder berechtigte Interessen am Domainname als wahrscheinlich erscheinen liessen, so:

(i) dass er den Domainnamen, bevor er eine Mitteilung über dieses Beschwerdeverfahren erhalten hat, im Zusammenhang mit einem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen benutzt oder eine solche Benutzung vorbereitet hat; oder

(ii) dass er unter dem Domainnamen allgemein bekannt ist oder vom Beschwerdeführer Rechte erworben hat; oder

(iii) dass er den Domainnamen in rechtmässiger nichtgewerblicher oder sonst lauterer Weise nutzt.

Deshalb und mangels gegenteiligen Nachweises, ist der Panelist der Ansicht, dass der Beschwerdeführers keine Rechte oder berechtigte Interessen am Domainnamen < ferrari-vertrieb.com> hat. Der Panelist kommt zum Ergebnis, dass der Beschwerdeführer das Vorliegen des zweiten Elementes von Paragraph 4(a) der Richtlinie ausreichend nachgewiesen hat.

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel gemäss Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie überzeugt sein, dass der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig benutzt wird. Gemäss Paragraph 4(b) der Richtlinie gelten insbesondere, aber nicht ausschliesslich, folgende Umstände als Nachweis einer solchen bösgläubigen Registrierung und Benutzung:

(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt, zu veräussern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern; oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Webseite oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Webseite, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Webseite oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

In Anbetracht der Berühmtheit der Marke des Beschwerdeführers gibt es keine Zweifel, dass der Beschwerdeführer bei der Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens von der weltweit eingetragenen Marke des Beschwerdeführers Kenntnis hatte. Nachdem der Beschwerdegegner unterlassen hat, entsprechend den Ausführungen unter Ziffer 6.2 oben darzulegen, dass er über eine Berechtigung zur Nutzung der Marke des Beschwerdeführers verfügt, muss die Registrierung als bösgläubig qualifiziert werden.

Der Beschwerdegegner, unter dessen Postadresse weitere Domainnamen registriert wurden, wie <ferrarivertrieb.com>, steht in keiner erkennbaren Beziehung zum Beschwerdeführer. Es scheint, dass er die Nutzung der Webseite einer NiceMan Ltd., in Grossbritannien, und einer Deutschland Accessoires & Events GmbH, in Nürnberg, Deutschland, zum Vertrieb von verschiedene Waren mit dem Kennzeichen "FERRARI", aber auch Markenware anderer berühmter Kennzeichen zur Verfügung stellt. Auch dieser Umstand deutet darauf hin, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen allein zum Zwecke der entgeltlichen Veräusserung oder Vermietung in einem die Unkosten übersteigenden Rahmen erworben hat.

Die Bösgläubigkeit der Benutzung des streitgegenständlichen Domainnamens wird auch deshalb als erwiesen erachtet, weil dem Beschwerdegegner in Anbetracht der weltweiten Bekanntheit der Marke "FERRARI" bewusst ist und sein muss, dass Internetbenutzer den Beschwerdeführer oder dessen autorisierte Vertragspartner im Internet unter dem streitgegenständlichen Domainnamen <ferrari-vertrieb.com> suchen werden, und er diesen Domainnamen trotzdem nutzt, um die Internetbenutzer auf seine Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit, Online-Präsenz oder mit dessen Produkte geschaffen hat, um einen Gewinn durch die Überlassung des Domainnamens bzw. den Vertrieb der Produkte zu erzielen. Auf diese Weise werden Internetbenutzer getäuscht.

Zudem geht aus diesem Verhalten klar die Absicht hervor, den Beschwerdeführer an seiner Geschäftstätigkeit zu hindern, indem dieser von der Nutzung seines eigenen Kennzeichens als Domainnamen ausgeschlossen wird.

Der Panelist kommt daher zum Schluss, dass der Beschwerdegegner nicht gutgläubig sein kann und den Domainnamen bösgläubig benutzt und auch bösgläubig registriert hat. Der Beschwerdeführer hat deshalb die Voraussetzungen von Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie ebenfalls genügend bewiesen.

In Anbetracht der oben erwähnten Tatsachen und Umstände, entscheidet der Panelist, dass der Beschwerdeführer alle drei Voraussetzungen von Paragraph 4(a) der Richtlinie bewiesen hat.

Entsprechend ordnet der Panelist gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung die Übertragung des Domainnamens <ferrari-vertrieb.com> auf den Beschwerdeführer an.

Diese Entscheidung hindert den Beschwerdegegner in keiner Weise, den Disput gemäss Paragraph 4(k) der Richtlinie einem zuständigen staatlichen Gericht zur unabhängigen Beurteilung vorzulegen.