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Banco de Occidente S.A. v. Fernando Díaz Bueno - Esreal.com Inc. [2005] GENDND 156 (23 February 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco de Occidente S.A. v. Fernando Díaz Bueno - Esreal.com Inc.

Caso No. D2004-1108

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad Banco de Occidente S.A. representada por Wilson Rafael Ríos Ruiz, con domicilio en Bogotá, Colombia.

La Demandada es Fernando Díaz Bueno - Esreal.com Inc., con domicilio en Bogotá, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancodeoccidente.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de diciembre de 2004. El 3 de enero de 2005, el Centro envió a Tucows, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 4 de enero de 2004, Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de enero de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de febrero de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de febrero de 2005.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de febrero de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Experto nombrado considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y están localizadas en Colombia y con el fin de garantizar plenamente los derechos de defensa y debido proceso, la decisión en este caso será proferida en idioma español.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante inició operaciones en Colombia como sociedad anónima comercial de naturaleza bancaria, debidamente constituida, el 3 de mayo de 1965.

Su orientación y su rango conservaron inicialmente el matiz regional durante los primeros años, período durante el cual el desarrollo del sector bancario fue realmente lento.

Las primeras oficinas fuera de Cali se abrieron en Palmira, Pereira y Armenia. En 1970, la Demandante contaba con una red de 15 oficinas, un patrimonio aproximadamente 74 millones de pesos y activos totales del orden de 685 millones de pesos.

En 1973, la Demandante inició una nueva etapa bajo la orientación del grupo económico Sarmiento Angulo, el cual lo fortaleció con recursos de capital y su reconocida experiencia, transformando profundamente la institución y ampliando sus horizontes, hasta convertirla en una entidad de proyección nacional e internacional.

A finales de 1976, el Banco lanzó su propio sistema de tarjeta de crédito Credencial, inspirado en el potencial bancario de este instrumento como medio para hacer compras y realizar toda clase de pagos en distintos establecimientos adscritos a la red.

Durante la segunda mitad de los años 70, el sector bancario en Colombia enfrentaba ya de manera incipiente algunos de los retos que hoy son grandes y desafiantes realidades. La modernización tecnológica como fuente de productividad y de capacidad para la prestación de servicios cada vez mayores y más exigentes y la creciente competencia sobre los recursos del público, con un grave impacto sobre los costos financieros y el margen de intermediación del sector.

Al llegar 1980, la Demandante desarrolló su red de oficinas y su envergadura financiera, lo que lo lleva a formar Direcciones Regionales. En diciembre de ese año el Banco contaba con 80 oficinas, activos por 16,000 millones de pesos y un patrimonio de 1,875 millones de pesos.

En junio de 1982 el Banco inauguró su filial Banco de Occidente de Panamá, como respuesta a la necesidad de nuevos recursos para el financiamiento externo.

En 1993 se inició el proyecto de modernización de operaciones bajo el enfoque de reingeniería, con el cual se busca eliminar las tareas que no generan valor agregado al cliente.

Para el cierre de diciembre de 1996, la Demandante contaba con un patrimonio real de 219,940 millones de pesos, activos totales por 1,375,447 millones de pesos y una red de 112 oficinas, distribuidas en 34 ciudades diferentes del país.

En junio de 1997, la Demandante inauguró su nueva sede principal en el sector histórico de Cali, donde se concentra la Dirección General del Banco, el “Staff” de la Región Sur occidental, así como sus filiales y también sus demás oficinas vinculadas.

El Banco de Occidente es titular del registro de la marca BANCO DE OCCIDENTE, otorgada desde mil novecientos noventa y dos (1992) en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. Esta marca está vigente hasta el 11 de julio del año 2010.

El Banco de Occidente S.A., es titular del registro del nombre de dominio de nivel local (ccTLD) <bancodeoccidente.com.co>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico a los registros de marcas de la Demandante con lo que se crea confusión entre el público, clientes y consumidores.

La Demandante considera que “para un ciudadano Colombiano, residente además en la ciudad de Bogotá, como lo es el Sr. Fernando Díaz Bueno, es un hecho notorio que existe en nuestro país una institución financiera conocida como EL BANCO DE OCCIDENTE, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio Colombiano e inclusive fuera de él, tiene una amplia cadena de sucursales (Más de 124 oficinas en todo el País, en 36 ciudades de Colombia, de las cuales 38 se encuentran en Bogotá) y una serie de productos que reciben publicidad constante en toda clase de medios de comunicación”.

Para la Demandante “solo las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas pueden ejercer la actividad de intermediación financiera y de captación de recursos del público, aceptación de depósitos, apertura de cuentas de ahorro y corrientes, otorgar adelantos y conceder préstamos etc., y solo ellas podrán denominarse y utilizar la expresión BANCO para el ejercicio de tal cometido”.

El apoderado del Banco de Occidente, con base en una comunicación enviada el 7 de noviembre de 2003 por la empresa esreal.com al gerente corporativo del Grupo Aval se refiere a la intención del Demandado de la siguiente manera: “el interés de esreal.com Inc. y del Sr. Fernando Díaz Bueno como su contacto administrativo y técnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio <bancodeoccidente.net> con el ánimo de ofrecerlo en venta o comercialización conjunta a quien en verdad detenta un legítimo interés por él, es decir el Banco de Occidente S.A., así como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una dilución de la marca y marcas del Banco de Occidente S.A.”

Finalmente, la Demandante presenta como prueba una comunicación vía correo electrónico de fecha 3 de septiembre de 2004, del Sr. Fernando Díaz Bueno en escrito dirigido al Sr. Winsor Leonardo Ruiz, Coordinador de Telecomunicaciones del Banco de Occidente, en la que le informa que el precio de venta actual del nombre de dominio <bancodeoccidente.net> es de 12,500 dólares americanos. De acuerdo por lo expresado por la Demandante: “esta suma supera muy por encima los precios reales y promedio de registro y mantenimiento de un nombre de dominio bajo la extensión.”

B. Demandado

El Demandado afirma que en junio 14 de 2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electrónico y software, registró el nombre de dominio en disputa con el único propósito de prestar servicio de correo electrónico a los clientes y empleados del Banco de Occidente. Como consecuencia de lo anterior envió una oferta de servicios al Grupo Aval.

La marca Banco de Occidente no es de exclusiva propiedad de la Demandante por cuanto, dice el Demandado, existen otros dos bancos en Latinoamérica, más específicamente en Guatemala y Honduras con el mismo nombre.

El Banco de Occidente, afirma el Demandado, utiliza el nombre Banco de Occidente Credencial y no solamente Banco de Occidente.

El nombre de dominio <bancodeoccidente.com> es propiedad de una corporación establecida en las Islas de Gran Caimán y no del Demandante.

El Demandado, según su opinión, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusión a los clientes de la Demandante. De hecho, regularmente lo ha direccionado al sitio de internet del Demandante.

En febrero de 2004, teniendo en cuenta que el Banco de Occidente no aceptó la oferta se decidió vender el nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, el Demandado recibió dos ofertas, una de una entidad financiera hondureña y otra del propio Banco de Occidente. Frente a esta última el Demandado manifiesta extrañeza en cuanto a que la oferta del demandado significaría una legitimación de su conducta previa y un reconocimiento de sus derechos. También considera que el principio de uti possidetis podría ser aplicado por analogía a este caso.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio en disputa <bancodeoccidente.net>, registrado por el Demandado reproduce totalmente la parte distintiva del registro de la marca <bancodeoccidente> invocado por el Banco de Occidente S.A. de manera específíca, como base de este procedimiento.

La Demandante ha demostrado que es titular de varios registros de marca sobre la expresión <Banco de Occidente>, uno de ellos en la clase 36 (Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificación internacional de marcas, de acuerdo a la publicación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Este registro es válido hasta julio de 1010. Estas marcas se están utilizando actualmente en el mercado y su reconocimiento en el público es amplio y extendido.

El Demandado no ha probado ningún derecho marcario sobre la expresión “Banco de Occidente” y tampoco ha demostrado ningún derecho de licencia otorgado por el titular de la marca en Colombia o en cualquier otro país respecto de tal expresión.

El Demandado alega la existencia de derechos de propiedad industrial respecto de la expresión <Banco de Occidente> en cabeza de otras entidades financieras de Latinoamérica, sin que tal situación de hecho pueda considerarse como suficiente para afectar los derechos exclusivos de propiedad industrial acreditados por el demandado y mucho menos como fundamento válido para desvirtuar la aplicación del primer requisito de la Política.

El Demandado tampoco acredita tener algún derecho contractual de las entidades financieras hondureña y guatemalteca cuya existencia reseña en la contestación de la demanda. Para el Experto es evidente que el hecho de que coexistan las mismas marcas en varios países no significa que la Demandante pierda total o parcialmente sus derechos de propiedad industrial en Colombia, fundamento del presente procedimiento.

En el presente caso, la identidad entre las marcas registradas de la Demandante y el dominio en controversia está debidamente acreditada, así como los derechos de propiedad industrial de la Demandante que sirven de fundamento a la demanda, cumpliéndose, por ende, a cabalidad con el primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante presenta al proceso sus antecedentes históricos que reflejan la tradición de esta institución financiera. También se presenta evidencia relevante respecto del reconocimiento a esa institución en el ámbito financiero de Colombia. Esta historia así como los hechos y cifras que la respaldan se han mantenido durante varias décadas y alcanzan la época actual en la que la institución demuestra gran dinamismo y presencia nacional. Lo anterior no es desvirtuado en forma alguna por el Demandado.

El número de sucursales y las actividades constantes en ramo financiero, así como la publicidad constante a las mismas en territorio colombiano permiten a este Experto afirmar que es un hecho notorio que en Colombia existe una institución financiera conocida como Banco de Occidente y que esta entidad posee suficiente interés como para tener el nombre de dominio <bancodeoccidente.net>. A pesar de que este Experto no es competente para definir si la marca Banco de Occidente es notoria, de las pruebas presentadas aparece de manera incuestionable que esta marca tiene una connotación especial y amplio reconocimiento para distinguir servicios financieros en Colombia. Tal calidad y características en cuanto a signo distintivo han sido adquiridas por el constante esfuerzo económico y publicitario de la Demandante.

El Demandado no ha demostrado en manera alguna tener un interés legítimo respecto de la expresión <banco de occidente>. No existe prueba alguna sobre la intención de utilizar tal expresión en la red global o fuera de ella. El argumento según el cual se registró el nombre de dominio para proveer servicios electrónicos a los empleados y clientes del banco no revela una intención distinta de la de participar, sin derecho alguno, en la estrategia tecnológica del Banco de Occidente. No existe razón veraz por la cual un prestador de servicios deba apoderarse del nombre de dominio de un tercero para cumplir con su labor o para ofrecer sus servicios. Esta argumentación lo que pretende ocultar es la intención del Demandado de aprovechamiento ilegítimo de los derechos de propiedad intelectual de la Demandante.

El Experto otorga validez al argumento de la Demandante según el cual las actividades de los bancos en Colombia están reguladas, vigiladas y supervisadas por el Estado Colombiano mediante entidades administrativas establecidas para tal efecto. El Demandado no demostró haber solicitado a las autoridades colombianas ninguna autorización para utilizar la expresión <banco de occidente> en actividades financiera ni la intención de uso efectivo de tal expresión en la red global o fuera de ella. En cambio, como se ha dicho, la Demandante demostró que es una entidad tradicional en el sistema financiero colombiano que se ha distinguido con ese nombre y que tiene registrados derechos de propiedad industrial que amparan sus servicios.

De todo lo anterior se deriva que al interés legítimo argumentado y probado por la Demandante se contrapone a la carencia de legitimidad del Demandado para continuar detentando el registro del nombre de dominio en controversia. Con lo anterior se cumple el segundo requisito de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por la Demandante en las que se acredita el ánimo de lucro que directa e indirectamente animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la incipiente pero ilegítima utilización que ha hecho del nombre de dominio registrado. En relación con las pruebas aportadas por la Demandante se presta particular atención y se le concede la debida importancia a las comunicaciones electrónicas del 7 de noviembre de 2003 y del 3 de septiembre de 2004 enviada por el Demandado al Grupo Aval y a la Demandante, en las que solicita una contraprestación por demás excesiva a la transferencia del dominio. Frente a tales comunicaciones en las que se manifiesta el ánimo directo de obtener lucro, no se ha encontrado réplica convincente del Demandado.

El Experto infiere que siendo el Demandado un ciudadano colombiano y con dirección de contacto ubicada en este país debía conocer con certeza de las actividades y reputación del Banco de Occidente en el ámbito colombiano. Lo anterior se confirma por el hecho de que el propio Demandado ha direccionado, sin autorización alguna, el dominio en disputa al principal sitio de internet de la Demandante.

Para el Experto, en la evaluación del tercer requisito, tampoco es creíble la hipótesis planteada por el Demandado en virtud de la cual la razón del registro era un supuesto interés por prestar servicios de correo electrónico al Banco. La manera leal y de buena fe de lograr tal tipo de relación comercial no es apropiarse de nombres de dominio que correspondan a los signos distintivos del posible “cliente”. Por el contrario, en este caso subyace la intención del Demandado de beneficiarse de la reputación de la Demandante para obtener directa o indirectamente lucro.

Para el Experto no es aplicable ni por analogía ni por cualquier otro medio de interpretación la figura del derecho internacional conocida como uti possidetis. Por el contrario, en lugar de dar validez a cualquier tipo de derecho posesorio adquirido sin justo título y de mala fe, la Política, como expresión de la regulación internacional del ciberespacio, permite resolver una controversia bajo sus reglas propias y determinar quien tiene el derecho a conservar o no un determinado nombre de dominio. Según las reglas y supuestos de la Política se confrontan el registro de un dominio frente a los posibles derechos previamente adquiridos de propiedad industrial, los que una vez demostrados, junto a los otros requisitos de la Política, permiten la solución del conflicto.

En este caso, precisamente, la Demandante ha logrado demostrar que cualquier posesión del nombre de dominio idéntico a su propiedad industrial por parte del Demandado ha sido ilegítima y de mala fe, en los términos y bajo los propios supuestos de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <bancodeoccidente.net> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peña
Experto Único