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Esteban Orlando Aller Coppen y Grupo Divatto Prestige, S.L. vs. Oscar Pastur Rodríguez [2005] GENDND 2125 (9 December 2005)

World Intellectual Property Organization

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Esteban Orlando Aller Coppen y Grupo Divatto Prestige, S.L. vs. Oscar Pastur Rodríguez

Caso No. D2005-1098

1. Las partes

Demandantes: D. Esteban Orlando Aller Coppen, España y Grupo Divatto Prestige, S.L., España. ambos representados por la firma Díaz de Bustamante, España.

Demandado: D. Oscar Pastur Rodríguez, España,

2. El Nombre de Dominio y el Registro

Los nombres de dominio objeto de esta disputa son <divatto.com> y <divatto.net>, y el registrador es Tucows.

3. Iter procedimental

Una demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio”, fue presentada en el Centro de Mediación de la OMPI con fecha 19 de octubre de 2005. El 21 de octubre de 2005, el Centro transmitió por correo electrónico al registrador, Tucows, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio controvertidos. Con fechas 24 y 26 de octubre de 2005, Tucows transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta de verificación confirmando que el demandado está inscrito como titular de los nombres de dominio controvertidos y facilitando los detalles correspondientes a los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro procedió a la verificación de que la demanda cumplía todos los requisitos formales señalados en la Política Uniforme, el Reglamento de la Política Uniforme, y las Reglas Suplementarias de la OMPI.

De acuerdo con los párrafos 2 (a) y 4 (a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente al demandado la presentación de la demanda, dando comienzo al procedimiento con fecha 26 de octubre de 2005. De acuerdo con la Norma 5 (a) del Reglamento, el plazo para recibir el escrito de contestación a la demanda era el del 15 de noviembre de 2005. El demandado no presentó ningún escrito de contestación, por lo que el Centro le notificó su falta de contestación el pasado 17 de noviembre de 2005.

El Centro asignó al Sr. Alberto de Elzaburu como único Panelista para resolver el caso con fecha 25 de noviembre de 2005. El Panel considera que ha sido apropiadamente constituido y envío su comunicación de aceptación, así como la declaración de imparcialidad e independencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de hecho

4.1. Uno de los demandantes, D. Esteban Orlando Aller Coppen, es titular de los registros de marca nº 2167928 DIVATTO, en clase 39, con prioridad de 11 de junio de 1998 y nº 2533824 DIVATTO, en clase 35, con prioridad de 1 de abril de 2003, así como del registro de rótulo de establecimiento nº 261883 DIVATTO, con prioridad de 11 de junio de 1998. La existencia de dichos derechos y su titularidad han quedado debidamente acreditadas a través de los anexos 3, 4 y 5 del escrito de demanda.

4.2. El demandado, D. Oscar Pastur Rodríguez, es persona física de nacionalidad española.

4.3. Son también, a juicio de este Panel, dignos de tener en cuenta los hechos que a continuación se relacionan:

- Que la firma CHESTER’S PRESTIGE, S.L. registró el nombre de dominio <divatto.com> en octubre de 1999, y que, tras no ser renovado, el Sr. Oscar Pastur Rodríguez procedió al registro de los dos nombres de dominio controvertidos, una vez concluída su relación profesional con la citada entidad CHESTER’S PRESTIGE, S.L.

- Que el 26 de diciembre de 2001, D. Estaban Orlando Aller Coppen constituía la sociedad Grupo Divatto Prestige, S.L., a la sazón también demandante en este procedimiento, que ostenta la titularidad de los nombres de dominio <divatto.info>, <divatto.org>, <divatto.biz> y <divatto.es>.

- Cuando el Panel ha accedido a los sitios web identificados por los nombres de dominio <divatto.com> y <divatto.net>, la única información que en ellos consta es una doble leyenda: “nomitek” y “este dominio está aparcado en nomitek.com”.

- Que a través de una búsqueda efectuada por Internet por el propio Panel, se ha podido constatar que en el año 2002, el demandado constituyó la sociedad DIVANZZI Y DIVANGIO, S.L., en la que ostenta el cargo de gerente, para desarrollar actividades de venta de sofás y accesorios de decoración.

5. Idioma del procedimiento

El escrito de demanda ha sido presentado en lengua inglesa, mientras que el demandado, al no haber contestado a la demanda, no ha podido efectuar observación alguna al respecto del idioma del procedimiento.

Este Panel entiende a todas luces innecesario que la decisión sea dictada en lengua inglesa dado que tanto los demandantes como el demandado son de nacionalidad española, la misma que la del panelista designado por el Centro para dictar la correspondiente decisión.

En consecuencia, y haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 10 a) del Reglamento y, fundamentalmente, por razones de economía, este Panel dictará la decisión correspondiente a este procedimiento en lengua española.

6. Pretensiones de las partes

A Demandantes

Los demandantes, establecen en su escrito de demanda:

- Que D. Esteban Orlando Aller Coppen es titular de dos registros de marca DIVATTO y un registro de rótulo de establecimiento DIVATTO, que son idénticos fonética y conceptualmente a los nombres de dominio controvertidos.

- Que el demandado carece de derecho e interés legítimos en relación con los nombres de dominio controvertidos, puesto que sólo D. Esteban Orlando Aller Coppen es titular de los registros de marca DIVATTO existentes, careciendo el demandado de derecho alguno que le sea conocido por las consultas efectuadas por los propios demandantes.

- Que el demandado prestó sus servicios profesionales en calidad de empleado comercial para la firma CHESTER’S PRESTIGE, S.L., constituida por D. Esteban Orlando Aller Coppen y su esposa, desde 1999. al 2001.

- Que el demandado, de manera probablemente intencionada, omitió comunicar a su superior la notificación recibida de aviso de expiración del nombre de dominio <divatto.com>, lo que provocó su caducidad.

- Que siendo consciente de esa circunstancia y de que el nombre de dominio <divatto.com> seguía siendo de interés para D. Esteban Orlando Aller Coppen, procedió a registrarlo a su nombre, junto con el dominio <divatto.net>, cuando la relación profesional que unía a ambas partes ya había finalizado.

- Que el demandado, además, ha constituido la firma DIVANZZI Y DIVANGIO, S.L., para desarrollar la actividad de venta de sofás y accesorios de decoración, que es la misma que la de los demandantes, con quienes ya ha mantenido diversos conflictos.

- Que de todo lo anterior se desprende que el registro de los nombres de dominio controvertidos se efectuó por el demandado con la única finalidad de impedir que el titular de la marca DIVATTO la refleje en los nombres de dominio correspondientes, siendo además su competidor, y con la intención expresa de atraer clientes conocedores de la calidad de los productos DIVATTO para obtener una ganancia comercial.

Como consecuencia de todo ello los demandantes solicitan que le sean transferidos los nombres de dominio <divatto.com> y <divatto.net>.

B.- El demandado

De acuerdo con la documentación relativa a este procedimiento, el escrito de demanda le fue trasladado con fecha 26 de octubre de 2005 al demandado, quien no ha contestado a la demanda.

6. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidas en el apartado 4 a) de la Política Uniforme

Estos son:

- Que el nombre del dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A.- Semejanza entre nombres de dominio y marca

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad absoluta entre los nombres de dominio <divatto.com> y <divatto.net>, y las marcas DIVATTO y el rótulo de establecimiento DIVATTO, de las que uno de los demandantes es titular acreditado.

Obviamente las partículas identificativas del nivel superior de los nombres de dominio en cuestión no entran en juego en la comparación a efectuar.

El Panel determina, por consiguiente, que el demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito exigido por el apartado 4 a) de la Política Uniforme.

B. Posible existencia de derechos e intereses legítimos a favor del demandado, titular de los nombres de dominio objeto de este procedimiento

El demandando no contestó a la demanda, por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción de los dominios <divatto.com> y <divatto.net>.

Este Panel entiende, no obstante, que:

- Tanto la existencia de registros de marca DIVATTO a favor de uno de los demandantes como la relación profesional que tuvo lugar entre ambas partes entre 1999 y 2001 permite concluir que el demandado no ostenta ni ha ostentado antes derechos o intereses que puedan calificarse como legítimos en relación con la denominación DIVATTO.

- En otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como una solución o reconocimiento implícito por el demandando que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Claros ejemplos de ello vienen constituidos por las decisiones Hipercor, S.A. vs. Miguel A. González, Caso OMPI No. D2000-0045 o Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga y Antequera (UNICAJA) vs. Fernando Labardia Pardo Caso OMPI No. D2000-1402.

Por todo ello, el Panel entiende que el demandante ha acreditado también la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4 a) de la Política Uniforme.

C. Posible existencia de mala fe en el registro y uso de los dominios controvertidos

El demandado no ha contestado a la demanda ni ha aportado, por consiguiente, prueba alguna que justifique la finalidad que le llevó a solicitar y obtener el registro de los nombres de dominio <divatto.com> y <divatto.net>.

Este Panel considera que teniendo en cuenta las alegaciones y documentación que obran en el expediente, así como las derivadas de las consultas adicionales realizadas por el propio Panel, resulta de todo punto indiscutible la concurrencia del supuesto contemplado en el párrafo 4 b) iii) de la Política Uniforme, o lo que es lo mismo, que el demandando ha procedido a registrar los nombres de dominio controvertidos con el fin fundamental de perturbar la actividad comercial de un competidor.

Sólo puede alcanzarse esa conclusión si se tiene en cuenta:

- Que tres años antes de registrar los nombres de dominio controvertidos el demandante había prestado durante dos años sus servicios profesionales, en calidad de agente comercial, a la sociedad demandante Grupo Divatto Prestige, S.L.

- Que, por consiguiente, no puede resultar plausible la creación o invención independiente de la denominación DIVATTO por parte del demandado.

- Que un año después de finalizar su relación profesional con la firma demandante, el demando constituyó la sociedad DIVANZZI Y DIVANGIO, S.L., para llevar a cabo la actividad de venta de sofás y accesorios, lo que ineludiblemente le convierte en competidor de la firma demandante y de su administrador, D. Esteban Orlando Aller Coppen, también demandante en este procedimiento.

- Que casi dos años después de constituir dicha sociedad, el demandado procedió a registrar los dos nombres de dominio controvertidos, lo que denota indubitadamente su intención de perturbar la actividad de su competidor.

Es claro por tanto que el registro de los dominios controvertidos se produjo de mala fe.

Bien es cierto que, tanto a tenor de las alegaciones contenidas en el escrito de demanda, como en el de las consultas efectuadas por el Panel, no puede concluirse que los nombres de dominio controvertidos hayan sido objeto de uso alguno. No obstante, debe traerse a colación aquí el criterio contenido en la Decisión J. García Carrión, S.A. vs. María José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 que señalaba:

“Quien actúa de mala fe para registrar un dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero”.

La conclusión del Panel, por tanto, es que el demandado ha registrado y usado los nombres de dominio controvertidos de mala fe.

7. Decisión

El Panel administrativo, con base en todo lo expuesto, considera que el demandado ha obtenido el registro de dos nombres de dominio idénticos a las marcas del demandante, sin derecho ni interés legítimo alguno, y a cuyo registro y uso ha procedido con mala fe.

Como consecuencia de ello, decide y ordena que los dominios <divatto.com> y <divatto.net> sean transferidos a los demandantes.

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Alberto de Elzaburu

Panelista Único

Fecha: 9 de diciembre de 2005