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V33 contre Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I. [2005] GENDND 231 (21 March 2005)

World Intellectual Property Organization

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

V33 contre Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I.

Litige n° D2005-0089

1. Les parties

Le Requérant est V33, Domblans, France, représenté par D.A. Casalonga Josse, France.

Les Défendeurs sont Jean-Philippe Degert, The company SARL T.D.I., Dax, France; C/O Jean-Philippe Degert, Manager, Dax, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <plastor.com> et <plastor.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Ascio Technologies Inc. (DK).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par V33 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 janvier 2005.

En date du 27 janvier 2005, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Ascio Technologies Inc. (DK), aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant.

L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 28 janvier 2005.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 2 février 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 février 2005. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 23 février 2005, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.

En date du 8 mars 2005, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Langue de la procédure

Conformément au contrat d’enregistrement des noms de domaines <plastor.net> et <plastor.com>, la procédure a été initiée et menée en anglais.

Toutefois, il ressort des éléments transmis à la Commission que les parties en cause sont domiciliées en France et que les Défendeurs rencontrent des difficultés dans la compréhension de la langue anglaise. C’est la raison pour laquelle la présente décision sera rendue en français.

4. Les faits

Le Requérant, la société V33, a pour activité la fabrication et la vente de divers produits tels les vernis, peintures, colles, vitrificateurs …

Dans le cadre de son activité, le Requérant exploite notamment les marques suivantes :

- la marque française PLASTOR, déposée le 1^er avril 1960, enregistrée sous le n°145 348 et régulièrement renouvelée depuis cette date pour désigner les produits suivants : “Des couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires; cires, encaustiques et colles, mastic (sauf pour joints métalliques) et particulièrement revêtement plastique pour parquets et meubles”.

Le renouvellement effectué le 5 juillet 2000, a été combiné avec une extension de la liste des produits : “outils et instruments à main entraînés manuellement, en particulier racloirs, spatules, grattoirs. Appareils et instruments de mesure, en particulier testeurs d’humidité; masques de protection; gants de protection; genouillères pour ouvriers. Résines synthétiques (produits semi-finis) en particulier liant de rebouchage. Auges (à l’exception des auges à mortier)”.

- la marque internationale PLASTOR, déposée le 4 juillet 1980, et enregistrée sous le n°454 028;

- la marque communautaire PLASTOR-SYSTEME POLYSTART, déposée le 23 mai 2000 et enregistrée sous le n°1 670 132.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <plastor.fr>
- <plastor.be>
- <plastor.biz>

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande à la Commission de rendre une décision ordonnant que les noms de domaine <plastor.net> et < plastor.com> lui soient transférés.

Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe 4.a)b)c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des Règles d’application, le Requérant fait valoir les arguments suivants :

Les noms de domaine litigieux sont identiques ou à tout le moins similaires au point de prêter à confusion avec les marques PLASTOR sur lesquelles le Requérant détient des droits.

En effet, les noms de domaine contestés reprennent à l’identique le terme distinctif PLASTOR.

Par ailleurs, les Défendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache pour les raisons suivantes :

- les noms de domaine litigieux sont identiques aux marques détenues par le Requérant et ils ne sont ni descriptifs ni la désignation générique des produits vendus par les Défendeurs.

- Les Défendeurs, en leur qualité de client régulier du Requérant, ne peuvent revendiquer aucun droit légitime sur le terme PLASTOR et encore moins faire valoir qu’ils ignoraient l’existence des marques PLASTOR ou encore l’origine des produits PLASTOR.

- En qualité de simples revendeurs des produits PLASTOR, les Défendeurs n’ont acquis aucun droit sur les marques PLASTOR et ont juste entendu bénéficier de la renommée attachée aux marques du Requérant.

Enfin, les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi pour les raisons suivantes :

- Les Défendeurs avaient connaissance de l’existence des marques PLASTOR;

- Les Défendeurs interviennent dans le même secteur d’activité que le Requérant (décoration, peinture, sols…);

- Les Défendeurs sont un client régulier du Requérant;

- Les noms de domaine litigieux renvoyaient vers des sites pornographique “weedoo.com” et “x-France-x.com”. Suite à l’envoi aux Défendeurs, par le Requérant, d’une lettre de mise en demeure, ces derniers ont confirmé cesser toute redirections des noms de domaines litigieux vers les sites pornographiques en question;

- Les Défendeurs ont, par la suite, proposé de revendre les noms de domaine litigieux pour la somme de 80 000, sans toutefois indiquer de devises.

- Une contre-proposition a été formulée par le Requérant pour la somme de 200 euros, laquelle a été refusée par les Défendeurs.

- Aujourd’hui les noms de domaine litigieux sont toujours offerts à la vente pour la somme de 12 000 euros, somme considérée comme excessive par le Requérant.

B. Défendeur

Les Défendeurs n’ont présenté aucune défense.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application des principes directeurs prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que :

(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(C) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi détenir des droits, à titre de marque, sur la dénomination PLASTOR.

Il ne saurait être contesté que les noms de domaines litigieux reproduisent à l’identique les marques PLASTOR sur lesquelles le Requérant détient des droits privatifs.

A cet égard, il convient de rappeler un principe énoncé par de nombreux experts selon lequel, l’adjonction du suffixe “.net” ou “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (Litige OMPI n° D2000-0834, 4 septembre 2000, CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc.).

Dès lors, cet élément n’est pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission considère que les noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> sont identiques aux marques PLASTOR détenues et exploitées par le Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Les Défendeurs n’ayant pas répondu à la plainte formée contre eux, ils n’ont donc apporté à la Commission aucun élément de nature à démontrer qu’ils détiendraient sur les noms de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes.

Par conséquent et conformément au paragraphe 14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls éléments qui lui ont été transmis par le Requérant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte. (Litige OMPI n° D2000-0076 InfoSpace.com, Inc v. Hari Prakash; Litige OMPI n° D2000-0120 Eauto, Inc v. Available-Domain-Names; com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc).

Il ressort ainsi des éléments du dossier communiqués que les Défendeurs n’ont aucun droit privatif sur la dénomination PLASTOR.

En effet, il n’est pas établi que les Défendeurs aient obtenu, ni même sollicité une quelconque autorisation du Requérant pour exploiter à titre de nom de domaine la marque PLASTOR.

Par ailleurs, le fait que les Défendeurs passent régulièrement commande auprès du Requérant, de produits vendus sous la marque PLASTOR pour les revendre dans le cadre de leur activité, ne les autorisent nullement à enregistrer à leurs noms, les noms de domaine litigieux reproduisant la marque du Requérant.

En effet, la relation commerciale liant le Requérant aux Défendeurs a pour seul objet la commercialisation en gros de produits PLASTOR aux fins de leur revente au détail par les Défendeurs et il ne saurait être déduit de cette seule relation commerciale une quelconque autorisation d’utiliser à quelque titre que ce soit les marques PLASTOR.

En conséquence, la Commission considère que n’est pas établi l’existence d’un intérêt légitime des Défendeurs à la détention des noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort des éléments communiqués que les Défendeurs ont passé commande, à de multiples reprises, au Requérant des produits PLASTOR et ce, au fin de revente.

Par conséquent, les Défendeurs ne pouvaient ignorer que la dénomination PLASTOR était enregistrée en tant que marque ou qu’à tout le moins cette dénomination ne pouvait être librement utilisée, les produits PLASTOR étant fabriqués et commercialisés par le Requérant.

Dès lors, c’est sciemment que les Défendeurs ont d’une part, enregistrés les noms de domaine litigieux puis fait le choix dans un premier temps, de rediriger ceux-ci vers des sites pornographiques.

A cet égard, de nombreuses décisions ont admis que le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers un site Internet pornographique était constitutif de mauvaise foi (Litige OMPI n° D2000–0205 MatchNet plc. v. MAC Trading; Litige OMPI n° D2001-1314 Deutsche Bank Aktiengesellschaft v. New York TV Tickets Inc; Litige OMPI n° D2003-0513 Ferrero S.p.A. v. Alexander Albert W. Gore).

En effet, une telle utilisation s’avère dénigrante et de nature à porter atteinte à l’image de marque du Requérant qui voit ainsi associée sa marque à un contenu pornographique.

Cette association n’est pas sans conséquences sur la perception que peut avoir l’internaute, de la société Requérante, lequel sera surpris de constater en recherchant des informations sur les produits PLASTOR que les noms de domaine <plastor.net> ou <plastor.com> mènent, en fait, à des sites pornographiques.

En outre, le fait que les Défendeurs aient, suite à la lettre de mise en demeure de cesser la redirection des noms de domaine litigieux vers des sites pornographiques, offerts à la vente les noms de domaine litigieux pour 80 000 (sans indication de devises), puis pour 12 000 euros, constitue un autre élément de nature à établir leur mauvaise foi dans la mesure où le montant proposé excède manifestement les frais qu’ils ont du engagés pour l’enregistrement des noms de domaine contestés.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que les noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

7. Décision

Les conditions posées à l’article 4)a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission Administrative décide en conséquence le transfert des noms de domaine <plastor.net> et <plastor.com> au Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique

Le 21 mars 2005