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Horn Abbot International Limited v. Ian McMillan [2005] GENDND 362 (25 May 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Speed-Hobbys S.L. vs. Contrast Records, S.L. / D.Christian Schulze-Frey

Caso No. D2004-0963

1. Las partes

1.1. Demandante: SPEED-HOBBYS S.L., con domicilio social en Madrid, España, representada por Dª Ana Carrasco Arellano y D. Julián Plaza García, Audiconsulting, S.A., con domicilio en Madrid, España.

1.2. Demandado: CONTRAST RECORDS, S.L. y D. CHRISTIAN SCHULZE-FREY, ambos con domicilio en Orba, Null, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio <speed-hobbys.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Melburne IT, Ltd., con domicilio en Madrid, España y con domicilio en Melbourne, Australia.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en lo sucesivo denominada “Política Uniforme”, adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa “Política Uniforme”, en lo sucesivo “El Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo el “Centro de Arbitraje”, el día 15 de Noviembre de 2004 en formato electrónico, mientras que su presentación en formato papel tenía lugar el 17 de Noviembre de 2004.

3.2 Con fecha 18 de noviembre de 2004, se enviaba una copia de la demanda a la firma demandada.

3.3 Con fecha 3 de diciembre de 2004, la representación de la demandante solicita al Centro la suspensión del procedimiento tras haber recibido la comunicación de la demandada al propio Centro, manifestando su decisión de transferir el dominio al demandante

3.4 Con fecha 6 de diciembre de 2004, el Centro notificó a la parte demandante la suspensión del procedimiento hasta el siguiente día 3 de enero de 2005.

3.5. Con fecha 28 de diciembre de 2004, y al no haberse materializado la transferencia del dominio a favor de la demandante, a pesar de los intentos realizados, la representación de dicha parte solicitó al Centro la renovación del procedimiento.

3.6. Con fecha 29 de diciembre de 2004, el Centro notificó a las partes la renovación del procedimiento fijando el 7 de enero de 2005, como fecha final para que la demandada presentara su escrito de contestación a la demanda.

3.7. Con fecha 12 de enero de 2005, el Centro notificó a las partes que no se había recibido la personación ni el escrito de contestación del demandado.

3.8. Con fecha 20 de enero de 2005, el expediente fue trasladado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Único, que lo recibió en formato papel el día 21 de enero de 2005.

3.9. Finalmente, con fecha 22 de enero de 2005, el Centro transmitió al Panel vía correo electrónico copia del escrito presentado el anterior día 20 de enero de 2005 por la representación de la parte demandante informando de que el demandado había manifestado nuevamente su voluntad de transferir el dominio y que a pesar de ello, dicha transferencia continuaba sin materializarse.

4. Idioma del procedimiento

La parte demandante ha solicitado expresamente que la decisión que resuelva este procedimiento sea dictada en español.

Lo cierto es que ha quedado debidamente probado en la documentación acompañada por la demandante a su escrito de demanda, que las comunicaciones y relaciones habidas entre ambas partes previas a la realización de este procedimiento se han cursado siempre en español, por lo que este Panel, teniendo en cuenta dicha circunstancia y además la común residencia española de ambas partes, ha decidido dictar la presente decisión en español, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 12(a) del Reglamento.

5. Antecedentes de hecho

5.1. La entidad demandante, Speed-Hobbys, S.L., no dispone de ningún registro de marca que proteja dicha denominación, pero ésta ha servido para distinguir sobradamente sus productos y servicios desde su fecha de constitución en el año 1994. Es además titular de la solicitud de registro de marca nº 2.622.182 SPEED-HOBBYS (gráfica) con prioridad 11 de noviembre de 2004, así como del dominio <www.speed-hobbys.es> desde el 5 de mayo de 1997.

5.2. La denominación SPEED-HOBBYS puede considerarse notoria en el sector del aeromodelismo, de acuerdo con la documentación aportada con el escrito de demanda.

5.3. La demandada es la firma Contrast Records, S.L. así como D. Christian Schulze-Frey que consta como administrador de aquella y que mantuvo en su momento relaciones comerciales con la demandante, Speed-Hobbys, S.L., con quien suscribió un contrato de distribución.

Con relación a la persona física identificada junto a la mención Contrast Records, S.L., D. Christian Schulze-Frey, debe considerarse que es la misma persona que D. Christian Geigger a quien alude repetidamente la representación de la parte demandante en su escrito de demanda, habida cuenta de la coincidencia entre el domicilio del Sr. Geigger y el de la sociedad Contrast Records, S.L.; de la coincidencia entre la dirección de correo electrónico de ambos; y de que estando el dominio controvertido registrado a favor de Contrast Records S.L., la oferta de venta cursada a la demandante (anexo 12) fuera formulada simplemente por “Christian”.

5.4. A los efectos de este procedimiento debe también tenerse en cuenta los siguientes hechos:

- Con fecha 23 de septiembre de 2004, esto es, con sobrada antelación a la iniciación del presente procedimiento, se levantó acta notarial por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras, en la que se describe con detalle la actividad del portal identificado en aquel momento por el dominio controvertido, y en el que se ofrecía servicios y productos pertenecientes al mismo sector de actividad que la demandante, quedando además sobradamente demostrada la relación existente entre la demandada y el Sr. Christian Geigger.

- Cuando, tras la recepción del expediente correspondiente al presente procedimiento, el Panel ha tratado de acceder al dominio <speed-hobbys.com> ha encontrado simplemente un aviso o mención plasmada en idioma alemán, indicando que la página carece de contenido.

- A pesar de las sucesivas manifestaciones de la parte demandada de su deseo de transferir el dominio controvertido, e incluso de su afirmación contenida en el correo electrónico dirigido con fecha 22 de enero de 2005, en el que manifestaba haber “cancelado la cuenta”, el Panel ha accedido a la base de datos del registrador del dominio controvertido con fechas 25, 26, 27, 28 y 31 de enero, así como 1 de febrero de 2005, constando aún el citado dominio inscrito a favor de Contrast Records, S.L.

6. Pretensiones de las partes

6.1. Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma lo siguiente:

- Que Speed-Hobbys, S.L. ha venido concentrando sus actividades en el sector del aeromodelismo importando, exportando, distribuyendo y comercializando sus productos desde su constitución en 1994, hasta alcanzar una innegable notoriedad y aumentando año tras año sus índices de crecimiento.

- Que para alcanzar la situación anteriormente descrita, Speed-Hobbys, S.L., ha tenido que realizar importantes inversiones en promoción, publicidad y estrategia comercial.

- Que una vez resuelto el contrato de distribución de productos de la demandante suscrito entre ésta y Christian Geigger, éste procedió a registrar el dominio controvertido a nombre de la sociedad Contrast Records, S.L., de la que es administrador.

- Que cuando se solicitó la transferencia del dominio controvertido a D. Christian Geigger, éste respondió que la cantidad a satisfacer por su recuperación era de 11.600 euros.

- Que la vinculación entre Contrast Records, S.L., sociedad demandada, y D. Christian Geigger, con quien quedó suscrito el contrato de distribución anteriormente mencionado, no ofrece duda alguna teniendo en cuenta que el domicilio de éste, que figura en el citado contrato, y el de la sociedad Contrast Records, S.L. es el mismo, teniendo además ambos la misma dirección de correo electrónico y coincidiendo dichos datos con los correspondientes al dominio controvertido.

- Que el dominio controvertido es idéntico a la marca SPEED-HOBBYS de la demandante que, aún no habiendo sido registrada, ha venido siendo usada desde 1994 alcanzado la notoriedad descrita, siendo así que la Política Uniforme no hace expresa mención al requisito de que una marca que sirva de base a una demanda presentada a su amparo deba estar registrada.

- Que la demandada no tiene derechos o interéses legítimos en el dominio controvertido, al no haber sido conocido por la denominación SPEED-HOBBYS, ni ostentar derecho alguno sobre una marca que proteja esa misma denominación.

- Que la demandada registró el dominio controvertido de mala fe siendo conocedora de que identificaba a una entidad distinta y que, adicionalmente, ha ofrecido a la demandante su venta por un precio que excede desproporcionadamente de los costes que habitualmente conlleva el registro de un dominio.

- Que la demandada ha venido usando el dominio controvertido convirtiéndose en un competidor directo de la demandante al ofrecer idénticos servicios y la venta de artículos de la misma naturaleza.

En base a todo ello, la firma demandante solicita la transferencia a su favor del dominio controvertido.

6.2. La demandada

Una copia de la demanda ha sido remitida a la demandada de acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.a) del Reglamento, vía correo electrónico a todas las direcciones de contacto proporcionadas por el demandante.

En el presente caso, además, la sociedad demandada ha disfrutado de dos oportunidades para presentar su escrito de contestación a la demanda sin que ésta haya sido recibida por el Centro ni durante los plazos establecidos al efecto, ni con posterioridad.

Las manifestaciónes de la demandada acerca de su voluntad de transferir el dominio controvertido a la demandante resultan de todo punto irrelevantes en tanto en cuanto dicha transferencia no ha sido materializada.

El Panel considera, por consiguiente, que el demandado no ha contestado a la demanda.

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquieras reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

eniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el párrafo 4 de la Política Uniforme

7.2.1. Cuestión previa

Ante de analizar la concurrencia de los tres requisitos exigidos por la Política Uniforme, el Panel considera imprescindible analizar, al menos de forma somera, si la firma demandante es titular de un derecho susceptible de ser amparado por la propia Política.

La necesidad descrita surge si se tiene en cuenta que el dominio controvertido fue registrado por la demandada con fecha 15 de diciembre de 2003, mientras que la solicitud de registro de marca nº 2.622.182 SPEED-HOBBYS (mixta) fue depositada a registro con fecha 11 de noviembre de 2004, esto es, con posterioridad a la fecha de registro del citado dominio.

El Panel, en relación con todo ello, ha llegado a las siguientes conclusiones:

- La Política Uniforme, tal y como bien menciona en su escrito de demanda la firma demandante, no hace referencia alguna ni a la necesidad de que la marca o marcas en las que se fundamenta una demanda hayan tenido que ser solicitadas o registradas antes de que lo fuera el dominio controvertido. Esa ausencia de mención expresa a criterios de temporalidad y formalidad registral respecto de una o varias marcas en las que se base una demanda al amparo de la Política Uniforme, exime al Panel de la obligación de tener que exigir su concurrencia considerando, adicionalmente, que hay uso anterior a título de marca de la denominación a la que se refiere el dominio controvertido, por parte de la firma demandante, según ella misma ha acreditado.

Esos mismos criterios han sido ya seguidos en otras decisiones emanadas del Centro, como es en el Caso OMPI No. D2002-0648, Residencial Urbemar, S.A. vs. YT TY.

- En otras decisiones emanadas del Centro la mera solicitud de marca ha sido ya aceptada como derecho susceptible de ser amparado por la Política Uniforme. Un claro ejemplo es la decisión OMPI No. D2000-0795, Banco Atlántico S.A. vs. Infomax 2020 S.L..

En el supuesto que nos ocupa, hay que tener además en cuenta que se ha llevado a cabo de manera muy extendida el uso por parte de la demandante de su razón social con anterioridad al registro del dominio controvertido, y que ese uso además puede considerarse realizado también a título de signo distintivo, y por tanto de marca en sentido amplio.

Todo ello no puede llevar al Panel a otra conclusión que la de que el dominio controvertido fue registrado cuando la denominación de que es objeto ya identificaba en el tráfico mercantil a una persona distinta del solicitante, y podría considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio, aunque no registrada.

A este respecto resulta de todo punto aplicable lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 17 de diciembre de 2001, que señala en su Artículo 9.1-a) que sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

“el nombre civil o la imagen que identifica a una persona distinta del solicitante de la marca”

Por todas las razones expuestas, el Panel entiende que al demandante le asiste un verdadero derecho amparable por la Política Uniforme y que la demanda, por consiguiente, debe ser examinada a todos los efectos.

A continuación se examina la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

7.2.2 Identidad o semejanza entre nombre de dominio o marca

No sólo no puede discutirse que exista identidad entre el dominio controvertido y la solicitud de marca nº 2.622.182 puesto que el elemento relevante de ambos es la denominación “speed-hobbys”.

Evidentemente, no puede considerarse a efectos comparativos la presencia de la partícula “.com” que identifica el nivel superior del dominio genérico.

El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito exigido en el párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

7.2.3. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado

Con el fin de efectuar el análisis de la concurrencia de este segundo requisitos, el Panel ha de considerar las siguientes premisas:

- El hecho de que el demandado no haya presentado escrito de contestación a la demanda impide conocer cualquier versión o argumento acerca de cual era su verdadera intención al registrar el dominio controvertido, o la posible existencia de derechos o intereses legítimos que pudieran asistirle a la hora de adoptar y registrar el citado dominio.

- Al no poderse disponer de argumento alguno de la demandada, el Panel entiende que el registro del dominio controvertido proviene sin duda, en primer término, del conocimiento adquirido sobre la existencia de la denominación SPEED-HOBBYS merced a la notoriedad que dentro del sector del aeromodelismo ya había alcanzado, según ha acreditado la demandante, la denominación SPEED-HOBBYS antes del 15 de diciembre de 2003 y, en todo caso, de la relación comercial habida entre las partes, formalizada a través del contrato de distribución que con esa fecha se suscribió entre Speed-Hobbys, S.L. y D. Christian Geigger.

La conclusión del Panel es, por consiguiente, que al no haber acreditado el demandado la existencia de derechos o de intereses legítimos que le asistan, se considera que la demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

7.2.4. Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido

Al analizar el supuesto planteado, el Panel ha concluido que existen diversas razones por las cuales debe determinarse que tanto el registro como el uso del dominio controvertido se han llevado a cabo de mala fe por parte de la demandada.

- En primer lugar, hay que destacar la oferta económica de venta del dominio controvertido a la demandante, realizada por escrito y debidamente acredita en este procedimiento, por un coste muy superior al razonablemente derivado del registro del citado dominio.

- A este respecto, el anexo nº 12 del escrito de demanda resulta determinante y definitivo por cuanto contiene la respuesta del Sr. Geigger a la petición de transferencia del dominio a la demandante indicando que el precio por su recuperación era de 11.600 euros.

Esta circunstancia resulta ya, de por sí, más que suficiente como para que se determine la concurrencia del tercer requisito establecido por el párrafo 4.a) de la Política Uniforme por ser el supuesto subsumible de forma directa en el contemplado por el párrafo 4.b i) de la citada Normativa.

- De igual manera, el contenido del sitio web reflejado con detalle en el anexo nº 14 del escrito de demanda, reflejado en el acta notarial levantada por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras acredita de forma clara que el nombre de dominio fue registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, al ofrecer productos y servicios de idéntica naturaleza, por lo que el comportamiento de la demandada incide también directamente en lo establecido en el párrafo 4b)iii) de la Política Uniforme.

- Ese mismo anexo 14 sirve también para concluir de forma indubitada que el registro del dominio controvertido se produjo con la intención de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a dicho sitio web “o a cualquier otro sitio en línea”, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, lo que hace, por consiguiente, también aplicable lo dispuesto en el párrafo 4.b)iv) de la Política Uniforme.

- Por último, no debe ser ignorada por el Panel la consideración de la denominación SPEED-HOBBYS como marca notoria en el sector del aeromodelismo.

- Dicha circunstancia, añadida además a la relación comercial habida entre las partes, obliga a concluir que la demandada era perfecta conocedora de la existencia de la denominación SPEED-HOBBYS, a quien identificaba y a quien pertenecía, así como del perjuicio que se causaría materializando en la práctica, como de hecho se hizo, la conducta de la demandada y D. Christian Geigger en el escrito de demanda.

A este respecto y siguiendo el criterio también contemplado en otras decisiones como en el caso OMPI No. D2001-0151, Casatarradellas, S.A. / D. Jose Tarradellas Arcarons vs. Índices de Gestión, S.L., debe considerarse que dicho comportamiento constituye también una infracción de la Ley 3/1991 de 10 de Enero de Competencia Desleal que señala de forma categórica en su Artículo 5 y como cláusula general que:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena”.

También en dicho texto legal se señala en su Artículo 6 “Actos de Confusión”, que:

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimientos ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestación, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

Por todas las razones anteriormente expuestas, el Panel concluye que, asimismo, concurre el tercer requisito exigido por el Párrafo 4.a) de la Política Uniforme.

8. Decisión

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que la demandada ha obtenido el dominio <speed-hobbys.com>, siendo idéntico a la marca SPEED-HOBBYS de la que es titular la firma demandante; que dicho registro se produzco sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y el uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <speed-hobbys.com> a la firma demandante, Speed-Hobbys, S.L..

Luis H. de Larramendi
Panelista Único

3 de Febrero de 2005