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Nippon Valqua Industries, Ltd. ? ??? (Yunsung Lee) [2005] GENDND 501 (8 June 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI

DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO

Juventus F.C. Spa contro World Match Ltd.

Procedura N°. D2004-1104

1. Le parti

Ricorrente: Juventus F.C. S.p.A., Torino, Italia.

Resistente: World Match Ltd., PTM 01, Malta.

2. I Nomi a Dominio e l’Ente presso il quale lo stesso è registrato

I nomi a dominio oggetto della controversia sono <juventusgaming.com> e <juvegaming.com> (di seguito Nome o Nomi a Dominio), registrati presso la società Register.it.

3. Svolgimento della procedura

Il ricorso introduttivo della presente procedura, redatto in lingua italiana, è stato trasmesso dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) - Centro di Mediazione e Arbitrato (di seguito il Centro), ai sensi della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Policy) approvata dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) il 24 ottobre 1999, delle Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Rules), e delle WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Supplemental Rules). Il ricorso è pervenuto al Centro in forma elettronica in data 28 dicembre 2004 ed in forma cartacea, corredato della relativa documentazione, in data 3 gennaio 2005.

Il 4 gennaio 2005, il Centro ha inviato a Register.it una richiesta di verifica della registrazione dei Nomi a Dominio e dei relativi dati. Il 7 gennaio 2005 Register.it ha confermato che: (i) i Nomi a Dominio sono registrati presso Register.it; (ii) l’attuale intestatario dei Nomi a Dominio è World Match Ltd., 4th floor, Office 1, Portomaso Business Tower, PTM 01, Malta, indicando altresì i referenti amministrativi, tecnici e contabili; (iii) le Rules si applicano al Nome a Dominio; (iv) la lingua designata nel contratto di registrazione è quella italiana. Register.it precisava però che la Resistente, all’atto della sottoscrizione del contratto di registrazione dei Nomi a Dominio, non aveva aderito alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria del luogo ove l’ente registrante ha sede. Di ciò, il Centro ha informato in data 10 gennaio 2005, la Ricorrente che ha pertanto ha provveduto a modificare il ricorso, con dichiarazione di accettazione della giurisdizione del Tribunale del luogo ove la esistente è domiciliata. Tale modifica è pervenuta al Centro in formato elettronico in data 11 gennaio 2005, ed in formato cartaceo il successivo 17 gennaio 2005.

Il 14 gennaio 2005, verificatane la regolarità formale alla Policy, alle Rules e alle Supplemental Rules, il Centro ha notificato il Ricorso alla Resistente, con copia a ICANN ed alla Ricorrente, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura. Il Centro ha fissato al 7 febbraio 2005 il termine per l’invio della Risposta del Resistente.

La Risposta del Resistente è stata trasmessa in formato elettronico al Centro in data 5 febbraio 2005; il successivo 10 febbraio è pervenuto al Centro anche l’esemplare cartaceo della Risposta con la relativa documentazione.

La Ricorrente ha successivamente inviato una memoria supplementare, pervenuta al Centro in data 10 febbraio 2005 e lo stesso ha fatto la Resistente in data 11 febbraio 2005.

In data 21 febbraio 2005 il Centro ha notificato alle parti la nomina dell’avv. Anna Carabelli quale membro del Collegio uninominale per la presente procedura.

4. I Fatti

Il Collegio ritiene provate le seguenti circostanze in quanto documentate in atti o non contestate.

La Ricorrente è una società di diritto italiano operante nel settore del calcio professionistico la cui prima squadra, nota con il nome di Juventus o Juve, è una delle più importanti e note a livello italiano e mondiale.

La Ricorrente ha documentato di essere titolare dei seguenti marchi (cfr. all.. 7 al ricorso):

- Marchio internazionale denominativo “JUVENTUS” (registrazione No. 651907 del 25 aprile 1996);

- Marchio comunitario denominativo “JUVENTUS” (di cui alla domanda n°818906  depositata in data 7 maggio 1998);

- Marchio internazionale denominativo “JUVE” (registrazione No. 684045 del 27 novembre 1997).

La Resistente, società di diritto maltese operante nel settore dei giochi on line, ammette espressamente la titolarità in capo alla Ricorrente dei marchi JUVENTUS e JUVE, la loro anteriorità rispetto al deposito dei Nomi a Dominio e la loro notorietà a livello internazionale (cfr. pagg. 4 e 5 della Risposta). Proprio in virtù di tale notorietà, del resto, la Resistente aveva individuato nella Ricorrente un possibile “partner” commerciale. Come risulta dalla Riposta (pag. 6, 7 e 8) e dai documenti ad essa allegati (cfr. all. 2, 3, 6) la Resistente intendeva ottenere dalla Ricorrente - così come da altri soggetti titolari di marchi noti a livello internazionale - una licenza d’uso al fine di promuovere, attraverso l’abbinamento con detti marchi, la propria attività.

In effetti a tali fini la Resistente ha avviato, tramite propri incaricati, dei contatti con la Ricorrente (la versione delle parti sui tempi e sulle modalità di tali contatti tuttavia non coincide), che però non hanno portato alla conclusione di alcun accordo.

In data 9 settembre 2004 la Resistente ha registrato i Nomi a Dominio. Nello stesso periodo e nei mesi immediatamente precedenti, la Resistente ha altresì registrato una serie altri nomi a dominio incorporanti i marchi e le denominazioni di altre note squadre di calcio (cfr. all. 9 al Ricorso).

5. Argomentazioni delle Parti

A. Ricorrente

La Ricorrente afferma:

- che i Nomi a Dominio sono identici o confondibili con i marchi JUVENTUS e JUVE di cui la Ricorrente è titolare, non potendo l’aggiunta del termine generico “GAMING” escludere il rischio di associazione con i tali marchi, peraltro rinomati a livello mondiale così come lo è l’omonima squadra di calcio;

- che la Resistente non ha alcun diritto o titolo sui Nomi a Dominio non essendo stata autorizzata dalla Ricorrente a registrarli ed utilizzarli e non essendo comunemente conosciuta con il nome corrispondente ai Nomi a Dominio;

- che i Nomi a Dominio sono stati registrati in malafede, in quanto:

- al momento della registrazione, la Resistente non poteva non conoscere l’esistenza dei marchi della Ricorrente, attesa la rinomanza degli stessi, del resto non contestata dalla Resistente (cfr. all. 10 e 11 al Ricorso);

- che l’affermazione del legale della Resistente contenuta nella lettera di risposta (all. 11 al Ricorso) alla diffida della Ricorrente (all. 10 al Ricorso), e cioè che la registrazione dei Nomi a Dominio sarebbe avvenuta nell’ambito di un’iniziativa imprenditoriale che avrebbe visto coinvolta la Resistente, è priva di rilievo in quanto i contatti intervenuti tra le parti sono successivi alla registrazione dei Nomi a Dominio e comunque non hanno portato alla conclusione di alcun accordo. Inoltre in tale occasione la Resistente ha taciuto alla Ricorrente tale registrazione;

- che i Nomi a Dominio sono utilizzati in mala fede e che il semplice fatto che gli stessi non siano attualmente collegati ad alcun sito internet non vale ad escludere tale malafede, secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI;

- che la malafede della Ricorrente è ulteriormente dimostrata:

- dal fatto che, nell’ambito di un rapporto di collaborazione con un’altra squadra di calcio italiana, il Torino Calcio, la Resistente gestisce un sito di gioco on line contraddistinto dal nome a dominio “torogaming”, registrato –contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie - a nome della società Torino Calcio, cioè della legittima titolare del marchio;

- dal fatto che la Resistente, rispondendo alle contestazioni della Ricorrente (all. 10 e 11 al Ricorso), ha rifiutato di trasferirle i Nomi a Dominio, dichiarandosi disposta solo a considerare la possibilità di non utilizzarli al di fuori di specifici accordi con la Ricorrente.

Nella propria memoria supplementare, poi, la Ricorrente nega l’incontro del 2 settembre 2004 con i rappresentati della Resistente, riferito nella Risposta, e ribadisce che la registrazione dei Nomi a Dominio è avvenuta in epoca precedente all’avvio dei contatti tra le parti ed è stata taciuta dalla Resistente.

La Ricorrente chiede pertanto che il trasferimento dei Nomi a Dominio.

B. Resistente

La Resistente chiede il rigetto del Ricorso ed afferma:

- che la confondibilità dei Nomi a Dominio con i marchi della Ricorrente non è dimostrata ma solo apoditticamente affermata dalla Ricorrente;

- che la Resistente ben può vantare un legittimo interesse rispetto ai Nomi a Dominio, avendoli registrati nell’ambito ed ai fini dello sviluppo e della promozione della propria attività imprenditoriale;

- in particolare tale piano di sviluppo e promozione prevedeva il coinvolgimento di partners affermati in qualunque settore economico, al fine di ottenere una licenza d’uso dei marchi di tali soggetti e sfruttarne la rinomanza e quindi il valore di attrazione presso il pubblico;

- che a tali fini la Resistente ha posto in essere (sin dall’estate 2003) una serie di attività preparatorie, chiedendo ai propri consulenti legali un parere sulla fattibilità dell’operazione (cfr. all. 2 alla Risposta), stipulando accordi di collaborazione con terzi (la società di promozione Mystique s.p.a. e la sig.ra Giulia Novello – cfr. all. 5 e 6 della Risposta);

- che sempre nell’ambito di tale piano la Resistente ha concluso con la società Torino Calcio un accordo di licenza (cfr. all 3 della Risposta) ed avviato trattative con la Ricorrente;

- che la Resistente ha registrato i Nomi a Dominio in buona fede confidando nella conclusione di un accordo di licenza con la Ricorrente, per il quale erano state avviate trattative nell’ambito delle quali i rappresentanti delle parti si erano anche incontrati in data 2 settembre 2004;

- che neppure è configurabile un uso in malafede dei Nomi a Dominio da parte della Resistente perché, naufragate le trattative con la Ricorrente, la Resistente non ne ha mai fatto effettivo uso tanto che gli stessi non sono associati ad alcun sito internet;

- che non può applicarsi nella fattispecie l’orientamento espresso dai Collegi OMPI in materia di “passive holding” in quanto esso presuppone che il mancato utilizzo sia riconducibile alla consapevole registrazione in malafede;

- che il rifiuto della Resistente di trasferire i Nomi a Dominio alla Ricorrente, pur essendo tramontata ogni ipotesi di accordo con la stessa, è giustificato dal timore che, attraverso l’uso dei Nomi a Dominio, la Ricorrente possa appropriarsi “dell’idea/progetto originale” della Resistente.

La Resistente ha contestato l’inammissibilità della memoria supplementare della Ricorrente in quanto non preventivamente autorizzata dal Collegio, e presentato a sua volta una memoria supplementare nella quale sottolinea che la Ricorrente nega l’incontro del 2 settembre 2004, ma non che tra le parti siano intercorse trattative. La Resistente ribadisce inoltre:

- di avere un legittimo interesse relativamente ai Nomi a Dominio (interesse dimostrato anche dalla contemporanea registrazione di vari altri analoghi nomi a dominio tutti registrati nell’ambito del progetto di sviluppo della propria attività); e

- di avere registrato i Nomi a Dominio in buona fede, costituendo tale registrazione “il primo passo fondamentale e necessario per l’implementazione del proprio progetto imprenditoriale” mentre l’effettivo utilizzo degli stessi “é legato all’esistenza di un preciso accordo con la Ricorrente” (cfr.pagg 3 e 4 della memoria supplementare della Resistente).

6. Questioni Preliminari

6.1 Ammissibilità delle memorie supplementari

E’ vero che le Rules e le Supplemental Rules prevedono lo scambio di due soli scritti difensivi (il ricorso e la risposta), salvo specifica autorizzazione o richiesta del Collegio; d’altro canto, di fronte all’iniziativa della Ricorrente, la Resistente ha a sua volta depositato una memoria supplementare di replica. Non essendo stato pregiudicato il diritto di difesa delle parti, il Collegio ritiene di ammettere le memorie supplementari depositate.

7. Motivi della Decisione

Ai sensi della lettera a) dell’art. 4 della Policy, incombe al ricorrente l’onere di provare che:

(i) il Nome a Dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio della Ricorrente; e

(ii) il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al Nome a Dominio; e

(iii) il Nome a Dominio è stato registrato ed usato in mala fede.

Il paragrafo 4.b della Policy elenca poi a titolo esemplificativo quattro circostanze che, ai fini del paragrafo 4.a(iii), se dimostrate dal ricorrente, costituiscono evidenza della registrazione e dell’uso del nome a dominio in mala fede.

Il paragrafo 4.c della Policy elenca a titolo esemplificativo tre circostanze che, se dimostrate dal resistente, costituiscono evidenza del suo diritto o titolo in relazione al nome a dominio ai fini del paragrafo 4.a(ii).

(a) Identità o confondibilità

La Resistente afferma che la Ricorrente non ha fornito alcuna prova della confondibilità dei Nomi a Dominio con i propri marchi. Il Collegio ritiene, al riguardo che il giudizio di confondibilità (intesa - anche secondo l’accezione sottesa al paragrafo 4(a)(i) della Policy - come rischio che il consumatore associ il nome a dominio al marchio del ricorrente) non sia una questione di fatto che deve essere provata dall’una o dall’altra parte ma sia un giudizio rimesso al prudente apprezzamento del Collegio da condursi per tabulas, sulla base del grado di somiglianza tra i segni e dell’eventuale notorietà del marchio.

I Nomi a Dominio incorporano integralmente i marchi “JUVENTUS” e “JUVE” di titolarità della Ricorrente (di cui la Resistente ammette la vasta notorietà), con l’aggiunta del termine generico “gaming” (dall’inglese “gioco d’azzardo”).

Ad avviso del Collegio essi sono senz’altro confondibili con i suddetti marchi: l’aggiunta di un termine generico (privo in sé di capacità distintiva e quindi inidoneo a differenziare i Nomi a Dominio facendone dei nuovi segni) non vale infatti ad escludere tale confondibilità, (GA Modefine SA v. Riccardo Bin Kara-Mat, Case No. D2002-0195; Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., Case No. D2000-0022; Nintendo of America, Inc. v. Gray West International Case No. D2000-1219; Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp, Case No. D2000-0464).

D’altro canto l’aggiunta del gTLD “.com” è certamente irrilevante ai fini della valutazione dell’identità o confondibilità tra marchio e nome a dominio (Ipsos S.A. v. Andreas Scheiber WIPO Case No. D2003-0049; Pfizer Inc. v. Juan Gonzales, WIPO Case No. D2004-0589).

Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy.

(b) Assenza di diritto o titolo del Resistente in relazione al Nome a Dominio

Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l’esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio, ovvero: (i) l’uso o la preparazione all’uso del nome a dominio per l’offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi; (ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e (iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI, il ricorrente deve fornire la prova prima facie dell’insussistenza, in capo al resistente, di un diritto o titolo in relazione al nome a dominio; verificatosi ciò, è onere del resistente provare il contrario. Nel caso specifico è pacifico che il Resistente non è mai stato autorizzato dal Ricorrente alla registrazione dei Nomi a Dominio né è comunemente conosciuto con il nome corrispondente ai Nomi a Dominio. L’onere probatorio si sposta quindi sul Resistente che in effetti ha dimostrato di aver posto in essere una serie di attività finalizzate ad una precisa iniziativa imprenditoriale: l’utilizzo di altrui marchi rinomati per la creazione di siti web, al fine di promuovere e sviluppare la propria attività, sfruttando il credito e la notorietà di tali marchi presso il pubblico (cfr. all. 2, 3,5,6,7 della Risposta). Tale iniziativa contemplava anche l’uso dei marchi della Ricorrente ed in effetti sono intervenuti tra le parti contatti e trattative al riguardo (cfr. All. 9).

E’ del tutto pacifico, peraltro, e la Resistente ne da espressamente atto, che l’implementazione di tale iniziativa presupponeva – nelle intenzioni della stessa Resistente – la concessione da parte dei titolari dei marchi, di un’apposita licenza di utilizzazione, tant’è che la Resistente aveva messo a punto un testo contrattuale standard trasmesso anche alla Ricorrente (all. 9 della Risposta). La Resistente era ed è quindi perfettamente consapevole del fatto che in difetto di licenza, la contemplata utilizzazione dei marchi altrui non poteva considerarsi legittima (cfr. pag. 11 della Risposta ove la Resistente afferma “….la Resistente ha deciso di non utilizzarlo e di mai utilizzarlo (N.D.R.: i Nomi a Dominio) perché consapevole del fatto che un suo utilizzo avrebbe ingenerato confusione nell’utenza e sarebbe stato illegittimo”).

Il paragrafo 4(iii)(c) della Policy richiede che il comportamento posto in essere dal resistente che voglia rivendicare un diritto o titolo sul nome a dominio sia connotato da “buona fede”; ad avviso del Collegio il comportamento può ritenersi di buona fede se ed in quanto di fatto e nelle intenzioni del resistente, esso non violi i diritti del titolare del marchio. Nel caso di specie, al contrario, i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi della Ricorrente e d’altro canto la Resistente è perfettamente consapevole dell’illegittimità del loro uso in assenza di autorizzazione della Ricorrente stessa.

Il Collegio quindi ritiene che il Resistente non possa vantare alcun diritto o titolo relativamente ai Nomi a Dominio e, conseguentemente, ritiene provata anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy.

(c) Registrazione e uso in malafede

Il Collegio ritiene che il Resistente abbia registrato il Nome a Dominio in malafede.

E’ certo, infatti, che all’atto della registrazione il Resistente fosse a conoscenza dell’esistenza dei marchi della Ricorrente.

E’ principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l’effettiva conoscenza dell’altrui marchio all’atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (Expedia, Inc. v. European Travel Network, WIPO Case No. D2000-0137; Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc., WIPO Case No. D2000-0270).

Il Collegio ritiene altresì che ricorra anche il secondo requisito di cui al paragrafo 4(iii)(a) della Policy, cioè l’uso in malafede. La circostanza che i Nomi a Dominio non siano associati o rimandino ad alcuna pagina web non ha rilievo decisivo al riguardo. Sin dalla decisione resa nel procedimento Telstra Corporation v. Nuclear Marschmallows, WIPO Case No. D2000-0003 é infatti principio assolutamente pacifico, secondo l’orientamento dei Collegi OMPI, che l’uso in malafede non presuppone necessariamente il compimento di un’azione positiva, ma ricorre anche in caso di c.d. “passive holding”. Rientrano infatti nell’ambito di applicazione del paragrafo 4(iii)(a) tutte quelle ipotesi in cui la registrazione del dominio è avvenuta in malafede e le circostanze specifiche del caso inducano a ritenere che il resistente continuerà ad agire in malafede. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi a) e b), il Collegio ritiene che non sia configurabile alcun uso legittimo dei Nomi a Dominio da parte del Resistente e che pertanto il “passive holding” dei Nomi a Dominio costituisca uso in malafede.

8. Decisione

In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (a) i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi della Ricorrente; (b) la Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione ai Nomi a Dominio; e (c) i Nomi a Dominio sono stati registrati ed utilizzati dalla Resistente in malafede, dispone il trasferimento dei Nomi a Dominio <juventusgaming.com> e <juvegaming.com> alla Ricorrente.

Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio

Data: 7 marzo 2005