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Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian v. Mr. Omar Haddedou [2005] GENDND 507 (7 June 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco De Bogotá S.A., v. Fernando Díaz Bueno

Caso No. D2004-1093

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad Banco de Bogota S.A., representada por Wilson Rafael Ríos Ruiz, con domicilio en Bogotá, Colombia.

La Demandada es el señor Fernando Díaz Bueno, con domicilio en Bogotá, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancodebogota.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de diciembre de 2004. El 23 de diciembre de 2004, el Centro envió a Tucows, via correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 23 de diciembre de 2004, Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2005. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de enero de 2005.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de febrero de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Experto considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y localización en Colombia y con el fin de garantizar plenamente su derecho de defensa y el debido proceso, la decisión será proferida en idioma español.

4. Antecedentes de Hecho

El Banco de Bogotá inició sus labores el 15 de noviembre de 1870 como la primera institución financiera creada en Colombia, constituida mediante escritura pública N° 1923 del 15 de noviembre de 1870 de la Notaria 2 del Circulo Notarial de Bogotá.

La Demandante fue pionera en algunos productos bancarios como las cuentas de ahorro, las cuales ofreció al público por primera vez en 1923. El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a la fusión con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogotá fundó los Almacenes Generales de Depósito S.A., ALMAVIVA, compañía precursora en este tipo de negocios en el país.

En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, aumentando su capital mediante la emisión de 153.000 acciones. Para 1947, la institución poseía 105 sucursales.

En 1959, se inauguró la nueva sede de la Dirección General y simultáneamente el Banco incorporó una más de sus compañías filiales, la Corporación Financiera Colombiana, a través de la cual inició sus inversiones en empresas del sector real de mediano y gran tamaño.

En 1967, contando con 214 oficinas en el país, estableció una oficina en Panamá, siendo así el primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue convertida en filial.

En abril de 1968 se realizó la fusión del Banco de Bogotá con el Banco de los Andes. En 1969, el Banco organizó el sistema de tarjeta de crédito, Credibanco, como concesión del Bank of America. El 15 de noviembre de 1970, el Banco se consagró como pionero de la banca colombiana, al cumplir 200 años de existencia. En 1971, debido a la creciente demanda de tarjeta de crédito, el Banco de Bogotá en asocio con otros bancos creó Ascredibanco, organismo que agrupa las entidades adscritas al sistema Credibanco de Tarjetas de Crédito.

En 1974, el Banco de Bogotá estableció una oficina en Nueva York, operación que fue complementada en 1977 con la creación del Banco de Bogotá Trust Company, el cual más adelante fue llamado First Bank of the Americas. Para 1976 se fundó la Corporación Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, Indufinanciera, como otra filial del Banco.

En 1977, la Junta Directiva del Banco aprobó su participación como accionista del Banco Latinoamericano de Exportación Bladex, con sede en la ciudad de Panamá. En 1978 fue incorporado el Banco de Bogotá Nassau Limited de las islas Bahamas, como subsidiario del Banco de Bogotá Panamá S.A, y en 1980, se creó en Miami, el Banco de Bogotá International Corporation.

En 1987, el Banco de Bogotá entró a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Aval, consolidando su desarrollo y proyección dentro del sistema financiero

En 1992, a la luz de la reforma financiera en Colombia de principios de los noventa, el Banco de Bogotá estableció nuevas filiales como son: Fiduciaria Bogotá, Leasing Porvenir y Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. En 1992 adquirió el 76% del Banco del Comercio y posteriormente se fusionó con el mismo, incorporando así con este proceso nuevas filiales a su grupo: la Compañía de Bolsa del Comercio (actualmente Valores Bogotá S.A) y el Banco del Comercio Panamá. Este último más adelante se convertiría en Leasing Porvenir Panamá.

A finales de 1998, el Banco de Bogotá compró el 24.95% de las acciones en circulación en la Corporación Financiera de los Andes (Corfiandes) y la Corporación Financiera Colombiana adquirió el 98.98% de la corporación Financiera Santander (Corfisantander); posteriormente en febrero la Corporación Financiera Colombiana se fusionó respectivamente con Indufinanciera y en marzo con Corfiandes y Corfisantander.

A su vez, en 1998, el Banco de Bogotá adquirió el 27.87% de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, la cual se fusionó en el mes de enero del año 2000 con la Corporación de Ahorro y Vivienda, Ahorramás, cambiando su denominación por AV Villas. El Banco de Bogotá tiene actualmente el 19.12% de participación en esta entidad.

El Banco de Bogotá S.A., es titular de una serie de registros marcarios en distintas clases de los cuales entre otros, dentro del expediente N° 9446254 0, y mediante Resolución N° 29879 del 20 de septiembre de dos mil dos (2002) se otorgó la renovación del registro de la marca Banco de Bogotá, otorgada desde mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.

Así mismo, el Banco de Bogotá es titular de múltiples registros marcarios entre ellos sobre las expresión <bancodebogota.com>, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución N° 05679 del 26 de febrero de 2001 para la clase 35, y mediante Resolución N° 05674 del 26 de febrero de 2001. La expresión “www.bancodebogota.com/wap”, también se encuentra registrada como marca en favor del Banco de Bogotá S.A., con vigencia desde el 13 de febrero de 2002 hasta el 13 de febrero de 1012, para identificar servicios en la clase 36 amparando negocios financieros, negocios monetarios; negocios inmobiliarios). Este registro fue otorgado mediante la Resolución 37956 del 23 de noviembre de 2001. El Banco de Bogotá S.A., también es titular de los registros de los nombres de dominio de nivel general (gTLD) “www.bancodebogota.com” y de nivel local “www.bancodebogota.com.co”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio <bancodebogota.net> registrado por el Demandado es idéntico a los registros de marcas de la Demandante quien es titular de varios registros de marca sobre la expresión <Banco de Bogotá>, en las siguientes clases: clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); clase 35 amparando servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajo de oficina y la clase 16 que ampara papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Así mismo, el Banco de Bogota S.A., cuenta con los registros de marca <bancodebogota.com> en la clase 35 que ampara servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajo de oficina y en la clase 36 amparando seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificación internacional de Niza.

El Banco de Bogotá S.A. es también titular de la marca <www.bancodebogota.com/wap> en la clase 35 para servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajo de oficina; clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); y en la clase 38 amparando telecomunicaciones, de la clasificación internacional de Niza. A estos registros marcarios, les han sido asignados los Certificados 250090, 250096, 250097, con una vigencia desde el 13 de febrero de 2002 hasta el 13 de febrero de 1012.

Los anteriores registros de marca, junto con los registros de los nombres de dominio de nivel general y local, “www.bancodebogota.com” y “www.bancodebogota.com.co”, respectivamente, muestran de manera clara la intención manifiesta del Banco de Bogotá S.A., de incursionar en los servicios en línea y en la red.

Así mismo, el Banco de Bogotá S.A., presta una serie de servicios financieros para sus clientes en línea, siendo pionero en Colombia en los servicios bancarios por internet, con una amplia gama de posibilidades dirigidas tanto a sus clientes personales, institucionales y corporativos, y con una importante participación en el mercado de banca electrónica en Colombia.

Para un ciudadano colombiano, residente además en Bogotá, como lo es el señor. Fernando Díaz Bueno, es un hecho notorio que existe en Colombia una institución financiera conocida como el Banco de Bogotá, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio colombiano e inclusive fuera de él, tiene una amplia cadena de sucursales. Más de 278 oficinas en toda Colombia, de las cuales 87 se encuentran en Bogotá y presta una serie de productos respecto de los cuales se realiza una publicidad constante en toda clase de medios de comunicación.

La inversión en publicidad que el banco realiza para promocionar su nombre comercial –Banco de Bogotá, entre enero de 1999 y agosto de 2004, en los varios medios de comunicación como televisión, radio, prensa, revistas y otros medios asciende a la suma de $90.495’693.000 de pesos colombianos que a tasa representativa de mercado entre peso y dólar, a 2 de diciembre de 2004, asciende a la suma de US$36’605.328 de dólares.

La legislación internacional y la legislación colombiana, establece que la actividad de los bancos debe ser vigilada y estar sometida a un organismo de control. Para el caso colombiano, la entidad competente y que cumple tal función es la Superintendencia Bancaria, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Banco de Bogotá S.A., como miembro del grupo empresarial denominado Grupo Aval, ha recibido por intermedio de su Gerente de proyectos Inter Entidades, una oferta de comercialización conjunta del nombre de dominio <bancodebogota.net>, proveniente del CEO de Esreal.com Inc., Sr. Peter Zaller. Para la Demandante: “la anterior comunicación, pone en evidencia que el interés de Esreal.com, Inc. y del Sr. Fernando Díaz Bueno como su contacto administrativo y técnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio <bancodebogota.net> con el ánimo de ofrecerlo en venta o comercialización conjunta a quien en verdad detenta un legítimo interés por el, es decir el Banco de Bogotá S.A., así como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una dilución de la marca y marcas del Banco de Bogotá S.A.”

B. Demandado

El Demandado afirma que en junio 14 de 2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electrónico y software, registró el nombre de dominio en disputa con el único propósito de prestar servicios de correo electrónico a los clientes y empleados del Banco de Bogotá. Como consecuencia de lo anterior, el 7 de  noviembre de 2003 le envió una oferta de buena fe de servicios al Grupo Aval.

El Demandado, según lo expresado en la contestación de la demanda, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusión a los clientes de la Demandante, pues regularmente lo ha direccionado al sitio de internet de la misma.

El Demandado también considera que el principio jurídico de uti possidetis podría ser aplicado por analogía a este caso por haber poseído el nombre de dominio en disputa por casi cinco años y en consecuencia, obtener una compensación por parte de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha probado ser la titular de derechos de propiedad industrial sobre diversas marcas en Colombia para distinguir servicios financieros y otros servicios similares. Estas marcas, en particular, Banco de Bogotá en la clase internacional 36, gozan de un reconocimiento evidente en el público por la historia y tradición del Banco, una de las instituciones financieras emblemáticas de Colombia. También se ha demostrado que el Banco ha incursionado en el mercado de servicios financieros fuera de Colombia, en particular, en Bahamas, Panamá y Estados Unidos.

El Demandado no ha demostrado ser titular de ningún tipo de licencia de uso de marcas otorgada por la Demandante que le autorice a registrar el nombre de dominio en disputa ni tampoco para usarlo de manera alguna en la red global internet.

El nombre de dominio registrado por el Demandado <bancodebogota.net> reproduce exactamente la marca Banco de Bogotá de la Demandante ocasionando confusión entre los signos distintivos de amplio reconocimiento de propiedad de esta última y el nombre de dominio en disputa.

Para cualquier consumidor del sistema financiero, y más aún si es colombiano, la existencia de un nombre de dominio que incluye la expresión <Banco de Bogotá>, a nombre de una persona o entidad distinta al Banco de Bogotá S.A., puede ocasionar confusión respecto del origen empresarial de los servicios prestados y por ende, de la calidad y tradición asociada a una de las entidades financieras más importantes de Colombia.

Esta posible confusión es aún más grave si se tiene en cuenta la función económica y social que cumple el sistema financiero de un país que incluye la captación del ahorro público, en relación con la cual, la protección y uso adecuado de los signos distintivos es parte esencial de estabilidad y transparencia del mismo sistema. En este caso, la intención de recuperar el dominio en disputa por parte de la Demandante coincide con su deber como entidad financiera de evitar cualquier confusión que pueda causarse entre el público consumidor y afectar el orden público económico que sirve de fundamento a las actividades y prácticas bancarias.

La Demandante al haber demostrado la adecuada protección de sus derechos de propiedad industrial que son reproducidos por el nombre de dominio en controversia ha demostrado plenamente el primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con las pruebas que aparecen en el expediente, es evidente que el Banco de Bogotá ha hecho un esfuerzo económico para posicionar sus marcas y lograr que la imagen empresarial asociada con las mismas sea reconocida en el territorio nacional de la República de Colombia y en los otros países en los que presta servicios financieros.

La tradición histórica del Banco y sus logros como entidad financiera son un hecho notorio en Colombia. Ninguno de los alegatos presentados por el Demandado, en la contestación de la demanda, logra contraponerse de manera eficaz al hecho de que el Banco de Bogotá es una institución muy tradicional y reconocida en Colombia y que esta entidad financiera, de mucho tiempo atrás, ha protegido y usado de manera adecuada su propiedad industrial.

El Demandado expone de manera poco convincente que la razón por la cual registró el nombre de dominio en controversia fue la de prestar servicios tecnológicos a la Demandante. Es bien sabido, desde el punto de vista tecnológico y jurídico, que para cumplir tal finalidad no es necesario apropiarse de un nombre de dominio que corresponda exactamente a las marcas del posible “cliente”. Con esa excusa no puede ampararse el Demandado para invocar un derecho legítimo que le permitiría mantener el registro de este nombre de dominio.

Por lo anterior, el interés legítimo de la Demandante debe ser reconocido plenamente, así como la carencia de un interés del Demandado que pudiese ser amparado por la Política y que justificara mantener en su cabeza el registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, debe declararse cumplido el requisito segundo de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Ni en la Política ni en regla local o internacional alguna se puede encontrar el fundamento para declarar que la “posesión” de un nombre de dominio pueda legitimar la propiedad sobre el mismo cuando se violan los derechos adquiridos de terceros y ha sido adquirido con mala fe. Mucho menos se puede generar compensación alguna al demandado en caso de ser sujeto pasivo de una demanda con base en la Política. Todo lo contrario, bajo las reglas de la Política, el hecho de que el Demandado haya registrado un nombre de dominio que coincide con el nombre comercial y marcas de una entidad financiera ampliamente conocida y respetada en su ramo de negocios, es un indicio evidente de que la su verdadera intención es aprovecharse de la reputación de la Demandante. Lo anterior demostrando que en toda su actuación lo movían fines distintos al uso leal y legítimo de un nombre de dominio en internet.

Si bien es cierto que al Experto no le corresponde, por su competencia limitada bajo los supuestos de la Política, determinar si existen actos de competencia desleal, lo que aparece evidente es que el registrar el nombre de dominio <bancodebogota.net> que reproduce la marca de mayor reconocimiento de la Demandante y uno de los símbolos más importantes del sistema financiero colombiano no es una conducta comercial ni leal ni correcta. Siendo tan evidente, para cualquier colombiano, la existencia, el uso extendido y el reconocimiento de la marca Banco de Bogotá no se encuentra explicación alguna distinta de la intención del Demandado de aprovechar de manera ilegítima la tradición y buena imagen de la Demandante.

La mala fe en el uso del nombre de dominio no se atenúa por el direccionamiento que supuestamente se hace al sitio de internet del demandante. Por el contrario, este acto puede contribuir a la confusión sobre la titularidad de los nombres de dominio y de las páginas web de las partes. Esto es más grave por el máximo cuidado con el que las instituciones financieras deben proceder en la identificación clara de sus servicios para evitar cualquier conducta fraudulenta o incluso negligente que ponga en peligro al propio sistema o a los derechos de los clientes y consumidores del mismo.

Tales conductas son aún más reprochables si se aprecia la existencia de una comunicación en la que solicita una contraprestación económica por el nombre de dominio, así ésta se encubra con una supuesta tasación de honorarios por los servicios que se prestarían al Banco.

El hecho indebido y de mala fe cometido por el Demandado limita de manera legítima la posibilidad de la Demandante de desplegar una estrategia integral y propia en materia de tecnologías de la información con el nombre de dominio correspondiente a sus marcas y a su nombre comercial.

Como agravante mayor de la mala fe del Demandado se debe considerar que la conducta suya de registrar nombres de dominio que corresponden a marcas reconocidas de terceros es reiterada. En el caso, Banco de Occidente S.A. v. Fernando Díaz Bueno - Esreal.com Inc. OMPI No D2004-1108, procedimiento administrativo basado en hechos y argumentos similares a los del presente caso, se discutió, teniendo también como Demandado al señor Díaz Bueno, la titularidad del nombre de dominio <bancodeoccidente.net>. Este dominio también corresponde a la marca ampliamente reconocida de otra entidad financiera del Grupo Aval.

Para el Experto está suficientemente probada, bajo los supuestos de la Política, la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bancodebogota.net> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peña
Experto Único

Fecha: 2 de marzo 2005