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Société Anonyme des Galeries Lafayette contre Anne Isern-Gagniere [2005] GENDND 579 (15 July 2005)

World Intellectual Property Organization

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Société Anonyme des Galeries Lafayette contre Anne Isern-Gagniere

Litige n° D2005-0474

1. Les parties

Le Requérant est Société Anonyme des Galeries Lafayette, Paris, France, représenté par Applima, France.

Le Défendeur est Anne Isern-Gagniere, Roz-sur-Couesnon, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine

<les-nouvelles-galeries.com> <lesnouvellesgaleries.com> <nouvelle-galerie.com>

<nouvelles-galeries.com>

Les unités d‘enregistrement auprès desquelles les noms de domaine sont enregistrés sont Schlund + Partner et Network Solutions, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par la Société Anonyme des Galeries Lafayette auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 avril 2005.

En date du 2 mai 2005, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement Schlund + Partner concernant les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com> et <les-nouvelles-galeries.com> et à Network Solutions, LLC concernant les noms de domaine <nouvelle-galerie.com> et <nouvelles-galeries.com> aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les deux unités d’enregistrement ont confirmé l’ensemble des données du litige le 4 mai 2005.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

D’après les informations reçues de l’unité d’enregistrement Schlund + Partner, le Centre a constaté le 11 mai 2005 que la langue du contrat d’enregistrement de deux des noms de domaine en conflit est le français. De plus, les deux autres noms de domaine ont été enregistrés chez Network Solutions, par le biais d’Amen, revendeur français. Le Centre a donc demandé au Requérant de lui adresser, avant le 16 mai 2005 soit un accord avec le Défendeur prévoyant que la procédure se déroule en anglais, soit la plainte traduite en français.

Le 16 mai 2005, le Requérant a transmis par voie électronique la plainte en français au Défendeur et le 17 mai par voie postale.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 24 mai 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 juin 2005. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 13 juin 2005 en langue française et en langue anglaise.

En date du 4 juillet 2005, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 6 juillet 2005, le Défendeur demandait une modification du calendrier, la version française de la plainte ayant été adressée au Requérant le 17 mai 2005 et non le 16 mai.

4. Les faits

Le Requérant est un groupe de distribution bénéficiant d’une grande renommée à travers le monde. Il dispose d’un réseau de 58 magasins parmi lesquels 22 sous l’enseigne NOUVELLES GALERIES.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :

- Marque internationale semi-figurative NOUVELLES GALERIES n°446780 enregistrée en 1979 dans 8 pays, couvrant les produits et services relevant des classes 1 à 42;

- Marque française NOUVELLES GALERIES n°56521 enregistrée en 1898 couvrant les produits relevant des classes de 1 à 36;

- Marque française semi-figurative NOUVELLES GALERIES n°1 581 777 enregistrée en 1990 couvrant les produits relevant des classes 16 et 18.

Le Défendeur est une personne physique, membre d’une association dénommée A.G.I (AMENAGEMENT GLOBE INTERNET) créée le 12 juillet 2004 et ayant pour objet la promotion du tourisme, des arts, des loisirs et de la culture par la réalisation de sites web, de services audiotel.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine :

- <nouvelles-galeries.com>, <nouvelle-galerie.com> le 15 mars 2004, et

- <lesnouvellesgaleries.com >, <les-nouvelles-galeries.com> le 26 juillet 2004.

Il est établi que le Défendeur a procédé à l’enregistrement de ses noms de domaine auprès des unités d’enregistrement Network Solutions Inc. et Schlund + Partner.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande à la Commission administrative de rendre une décision ordonnant que les noms de domaine litigieux soient transférés à la Société Anonyme des Galeries Lafayette.

Au soutien de sa plainte, sur le fondement des paragraphes 4(a), (b) et (c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des Règles d’application, il avance les arguments suivants :

Les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com>, <les-nouvelles-galeries.com>, <nouvelles-galeries.com> et <nouvelle-galerie.com> sont identiques ou semblables, au point de prêter confusion, avec des marques de produits ou de services sur laquelle il bénéficie de droits antérieurs.

Les noms de domaine reproduisent quasiment les marques NOUVELLES GALERIES dans leur intégralité, la simple différence grammaticale (utilisation du singulier au lieu du pluriel), et la présence de l’article “les” n’étant pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion. Dès lors, l’internaute navigant sur le site Internet du Défendeur pourrait croire que celui-ci est détenu ou associé à la marque du Requérant.

Le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur les noms de domaine.

En effet, le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque ni d’aucun signe comprenant ces termes. Le Requérant n’a concédé aucune licence, ni autorisé le Défendeur à utiliser la marque NOUVELLES GALERIES. Par ailleurs, il n’existe aucune relation entre les parties justifiant l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Défendeur.

Enfin, il n’existe aucune preuve d’intention et/ou de commencement d’usage par le Défendeur des noms de domaine ou d’un nom correspondant aux noms de domaine en corrélation avec une véritable offre de produits ou de services. Les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com>, <les-nouvelles-galeries.com> et <nouvelle-galerie.com> ont été enregistrés en mai et juillet 2004 et les sites correspondants sont toujours en construction. Par ailleurs, le nom de domaine <nouvelles-galeries.com> est en construction et n’est utilisé par le Défendeur que pour héberger un lien reroutant vers son site Internet <galerie-celtique.com>.

Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Le Requérant étant connu sur l’ensemble du territoire national et dans le monde, le Défendeur ne pouvait ignorer la renommée du groupe Galeries Lafayette et par conséquent, des NOUVELLES GALERIES. Par ailleurs, le Défendeur a eu l’intention de faire croire aux visiteurs du site que celui-ci était d’une certaine façon associé au Requérant.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com> et <les-nouvelles-galeries.com> le 26 juillet 2004 en dépit de la réception de la lettre de mise en demeure reçue le 24 juillet 2004 et ce, en vue de les vendre.

En effet, en réponse à la lettre de mise en demeure, le Défendeur a proposé de céder les noms de domaine : “Pour parler sérieusement, je vous informe que nouvelles-galeries.com est bien en vente et que c’est à vous de me faire une offre d’achat si cela vous intéresse toujours. Je me dois à ce sujet de vous signaler que je suis également la propriétaire de trois autres noms de domaine : <nouvelle-galerie.com>, <les-nouvelles-galeries.com> et <lesnouvellesgaleries.com> ces trois noms sont à vendre et indissociables du premier : nouvelles-galeries.com (…).”

Le Requérant a proposé de racheter les noms de domaine au prix de leur réservation et indique n’avoir reçu aucune réponse.

B. Défendeur

Le Défendeur soulève l’irrecevabilité de la plainte déposée par le Requérant en ce qu’il considère que le délai pour adresser la version française de la plainte, fixé au 16 mai 2005, n’a pas été respecté. En effet, si la plainte a été adressée par courrier électronique le 16 mai 2005, celle-ci n’a été envoyée par voie postale que le 17 mai 2005.

Aussi, le Défendeur a adressé, le 8 juillet 2005, un courrier au Centre aux termes duquel il conteste le calendrier fixé par le Centre en ce qu’il devrait notamment mentionner que la version française de la plainte a été adressée au Défendeur par voie postale le 17 mai 2005 et non le 16 mai 2005.

Par ailleurs, le Défendeur demande que la langue officielle et unique de la procédure soit le français compte tenu du fait que ses deux unités d’enregistrement sont deux sociétés situées en France.

Sur le fond, le Défendeur indique que les noms de domaine enregistrés ne sont ni identiques, ni semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Aussi, en déposant les noms de domaine litigieux, le Défendeur avait à l’esprit le monde de l’art, le mot “galerie” (singulier et pluriel) étant une constante dans le monde de l’Art et l’adjectif “nouvelle” (singulier et pluriel) suggérant au public “qu’il doit s’attendre à de la nouveauté dans l’esprit et dans la forme, avec l’idée sous jacente des Arts nouveaux.”

Par ailleurs, employés séparément de la marque GALERIES LAFAYETTE, “le groupe de mots ‘Nouvelles Galeries’ ne fait pas penser à l’enseigne du groupe Galeries Lafayette”, de sorte qu’il n’en résulte aucun risque de confusion dans l’esprit du public.

Et “Nouvelle galerie” et “les nouvelles galeries” ne sont pas des marques mais bien des groupes de “mots dictionnaire”.

Au surplus, l’argument du Requérant selon lequel l’internaute naviguant sur le site du Défendeur pourrait croire qu’il s’agit du site du Requérant ne saurait prospérer dans la mesure où le site du Défendeur est original et “dépourvu de toute connotation pouvant semer l’ombre d’un quiproquo”.

Le Défendeur conteste également le fait qu’il n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Défendeur rappelle qu’il ne prétend pas être titulaire d’une marque “nouvelle galerie” et que les expressions “nouvelle galerie” et “les nouvelles galeries” ne sont pas déposées à titre de marque.

Par ailleurs, le Défendeur est membre de l’association A.G.I France, enregistrée le 12 juillet  2004, soit avant la date de réception de la lettre de mise en demeure adressée par le Requérant et ayant pour objet la promotion du tourisme, des arts, des loisirs et de la culture par la réalisation de sites web et de services audiotel.

Le fait que les sites Internet soient en construction n’est pas de nature à écarter l’intérêt légitime du Défendeur dans la détention des noms de domaine, cette dernière se réservant “le droit de prendre le temps qui lui sera nécessaire pour le mener à bien”.

Au surplus, il apparaît que le Requérant n’est pas intéressé dans la détention de ces noms de domaine, ce dernier n’ayant fait aucune démarche pour enregistrer ces noms de domaine jusqu’en 2004.

Enfin, le Défendeur conteste le fait que les noms de domaine aient été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

En effet, les noms de domaine ont été enregistrés de bonne foi, le Requérant n’ayant “pas jugé utile de les déposer”.

Par ailleurs, l’activité du Requérant étant sans rapport avec le monde de l’art, le Défendeur ne peut avoir eu l’intention de bénéficier indûment de la notoriété attachée aux marques du Requérant.

La proposition de rachat des noms de domaine était seulement un moyen de “rétorquer par une boutade aux ordres que lui donnait Applima”.

6. Discussion et conclusions

A. Procédure

(a) Sur la langue de la procédure

En application de le paragraph 11 des Règles d’application des principes directeurs, la Commission décide que la langue de procédure est le français, dans la mesure où les deux parties sont de langue maternelle française, qu’elles résident en France, que le contrat d’enregistrement relatif à deux noms de domaine est rédigé en français et que les deux autres noms de domaine ont été enregistrés auprès d’un revendeur français.

Aussi, la Commission rappelle qu’il n’existe aucune règle obligeant les Parties à communiquer leurs pièces dans la langue de la procédure. Conformément au paragraphe 11(b) des Règles, la Commission “peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure administrative soit accompagnée d‘une traduction complète ou partielle dans cette langue”.

L’examen des pièces à l’appui de la plainte du Requérant fait apparaître que 5 pièces ont été communiquées en langue anglaise, sans que celles-ci aient été traduites. Le Défendeur a également communiqué plusieurs pièces en langue anglaise sans y apporter une traduction.

Chacune des parties ayant communiqué des pièces en langue anglaise, le Centre considère que cette langue est comprise et maîtrisée des deux parties et qu’en conséquence, la traduction des pièces de l’une et de l’autre partie n’est pas exigée.

(b) Sur la recevabilité de la plainte

Le 11 mai 2005, le Centre a demandé au Requérant de lui adresser avant le 16 mai 2005 la plainte traduite en français, étant précisé, qu’à défaut, “la plainte sera réputée retirée, sans préjudice de la possibilité qui vous est donnée de présenter une nouvelle plainte”.

Le Requérant adressait le 16 mai 2005 la plainte traduite en langue française par courrier électronique et le 17 mai 2005, par voie postale.

Le 24 mai 2005, le Centre informait le Défendeur que le Requérant avait satisfait aux exigences des Règles d’application en adressant la version traduite de la plainte par voie électronique le 16 mai 2005, et en particulier au paragraphe 2(b) des Règles d’application lequel prévoit que :

“Sauf dispositions du paragraphe 2(a), toute communication écrite au requérant ou au défendeur prévue par les présentes règles sera faite par le moyen pour lequel l‘intéressé a marqué sa préférence (voir les paragraphe 3(b)(iii) et 5(b)(iii)) ou, en l’absence d’une telle indication :

(i) par télécopie ou transmission de fac-similé, avec confirmation de la transmission; ou

(ii) par courrier postal ou service de messagerie, port prépayé et avec demande d‘accusé de réception; ou

(iii) par voie électronique via l’Internet, à condition qu’il y ait une trace de sa transmission.”

Le Requérant a informé de sa préférence pour que la procédure se déroule par voie électronique.

La plainte a été adressée dans les délais impartis par voie électronique, le Centre a, à raison, considéré que le Défendeur avait pu en avoir connaissance à la date requise, à savoir le 16 mai 2005. Par ailleurs, le Défendeur n’établit aucun préjudice du fait de l’envoi de la plainte par voie postale le 17 mai au lieu du 16 mai 2005.

La Commission considère donc que le dépôt de la version française de la plainte par le Requérant est régulier en ce qu’il a satisfait aux exigences des Règles d’application.

Dès lors, toutes les observations du Défendeur relatives aux modifications du calendrier procédural établi par le Centre n’ont aucune conséquence sur la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’amender ledit calendrier.

B. Sur le fond

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application des principes directeurs prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que :

A) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits

Le Requérant est notamment titulaire des marques NOUVELLES GALERIES suivantes :

- Marque internationale semi-figurative NOUVELLES GALERIES n° 446780 enregistrée en 1979 dans 8 pays, couvrant les produits et services relevant des classes 1 à 42;

- Marque française NOUVELLES GALERIES n° 56521 enregistrée en 1898 couvrant les produits relevant des classes de 1 à 36;

- Marque française semi-figurative NOUVELLES GALERIES n° 1 581 777 enregistrée en 1990 couvrant les produits relevant des classes 16 et 18.

Le Défendeur, a, quant à lui, enregistré les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com >, <les-nouvelles-galeries.com> le 26 juillet 2004 et <nouvelles-galeries.com>, <nouvelle-galerie.com> le 15 mars 2004, soit postérieurement à l’enregistrement des marques dont le Requérant se prévaut.

Les noms de domaine enregistrés par le Défendeur sont semblables aux marques détenues par le Requérant en ce qu’ils consistent en :

- la reproduction de la marque du Requérant avec un tiret séparant “nouvelles” et “Galeries”;

- la reproduction de la marque du Requérant au singulier avec un tiret séparant “nouvelle” et “galerie”;

- la reproduction de la marque du Requérant avec l’adjonction de l’article “les”;

- la reproduction de la marque du Requérant avec l’adjonction de l’article “les” et la présence de deux tirets entre “les” et “nouvelles” et entre “nouvelles” et “galeries”.

La reproduction des marques du Requérant au singulier ainsi que l’adjonction d’un article ou de tirets constituent des différences mineures, ne revêtant pas de caractère distinctif (Cf Décision OMPI n° D2001-0803, société Vortex v. Association bnabil@cybercable.fr, Décision OMPI n° D2005-0305, Weld Racing Inc v. Modern Empire Internet Limited, Décision OMPI n° D2004-0295, Superior Windmill, Inc v. JL Company/John Longenecker, Décision OMPI n° D2003-0985, Société des bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. Internet Billions Domains Inc).

Par ailleurs, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (Décision OMPI n° D2002-0045, Seco Tools Aktiebolag v. PDS).

Dès lors, les différences existant entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requérant ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com>, <les-nouvelles-galeries.com> <nouvelles-galeries.com>, <nouvelle-galerie.com> sont similaires aux marques “NOUVELLES GALERIES” détenues et exploitées par le Requérant

B) Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur est membre l’association A.G.I France, enregistrée le 12 juillet 2004, soit avant la lettre de mise en demeure adressée par le Requérant, et a pour objet la promotion du tourisme, des arts, des loisirs et de la culture par la réalisation de sites web, de services audiotel.

Le Défendeur indique avoir enregistré lesdits noms de domaine en vue d’exploiter un site regroupant des galeries d’art avec “une approche nouvelle, d’où nouvelles-galeries”.

Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le Défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination “nouvelles galeries” et n’a jamais exploité cette dénomination dans le cadre de son activité professionnelle ou associative avant le dépôt des noms de domaine litigieux.

Au surplus, les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com>, <les-nouvelles-galeries.com> et <nouvelle-galerie.com> enregistrés en mai et juillet 2004, ne sont pas exploités par le Défendeur puisqu’ils renvoient tous trois vers des sites en construction.

Et le nom de domaine <nouvelles-galeries.com> n’est utilisé que pour héberger un lien vers le site Internet “galerie-celtique.com”, créé le 14 mars 2005, soit postérieurement à la lettre de mise en demeure du Requérant demandant le transfert de ce nom de domaine.

Dans ces conditions, la Commission considère que le Défendeur n’établit en rien l’existence d’un intérêt légitime permettant de justifier la détention des noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com >, <les-nouvelles-galeries.com> <nouvelles-galeries.com>, <nouvelle-galerie.com>.

C) Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les critères relatifs à la mauvaise foi posés par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs ne sont pas limitatifs, la Commission pouvant relever, à l’analyse des faits de l’espèce, d’autres éléments de nature à lui permettre d’identifier la mauvaise foi requise (Décision OMPI n° D2000-0493, Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti).

Il ressort des éléments communiqués que le groupe du Requérant a été fondé en 1896, dispose d’un réseau de 58 magasins, dont 22 sous l’enseigne NOUVELLES GALERIES.

Ainsi, le Défendeur, de nationalité française et résidant en France, ne pouvait, à priori, ignorer l’existence du groupe GALERIES LAFAYETTE, de même que des magasins NOUVELLES GALERIES et, par conséquent, des marques y afférentes.

Il ressort des éléments du dossier que le Défendeur a enregistré les deux derniers noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com> et <les-nouvelles-galeries.com>, deux jours après la réception de la lettre de mise en demeure adressée par le Requérant.

Dès lors, en raison d’une part, de la large exploitation que fait le Requérant de ses marques sur l’ensemble du territoire national, de la notoriété de celles-ci, de la nationalité française du Défendeur, et d’autre part de l’enregistrement de deux noms de domaine postérieurement à la date de réception de la lettre de mise en demeure, la Commission est fondée à croire que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés sciemment et de mauvaise foi.

Au surplus, le Défendeur a proposé de les vendre au Requérant.

En effet, le Défendeur a proposé de céder les quatre noms de domaine litigieux et n’a jamais répondu à la proposition du Requérant consistant au transfert des noms de domaine pour un montant équivalent au prix de leur réservation.

En conséquence, la Commission, appréciant souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont apportés et des pièces qui ont été versées aux débats, considère que les noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com >, <les-nouvelles-galeries.com> <nouvelles-galeries.com> et <nouvelle-galerie.com> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

7. Décision

Les conditions posées par le paragraph 4(a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission Administrative décide, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, le transfert des noms de domaine <lesnouvellesgaleries.com >, <les-nouvelles-galeries.com>, <nouvelles-galeries.com> et <nouvelle-galerie.com> au profit de la Société Anonyme des Galeries Lafayette.

Isabelle Leroux
Expert Unique

Le 18 juillet 2005