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Expedia, Inc. v. Leisure Tours Intl c/o John Sullivan [2005] GENDND 63 (1 February 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Construdatos, S.L. contra N.E.T. Global, S.L.

Case No. D2004-0975

1. Las partes

Demandante: Construdatos, Sociedad Limitada, con domicilio en Bilbao, Vizcaya, España, representada por Don Ramón A. Ponz Corella (UBILIBET), domiciliado a estos efectos en Barcelona, España.

Demandada: N.E.T. Global, S.L., con domicilio en Vigo, Pontevedra, España, representada por Don Arturo Fernández, de Santiago Mediano Abogados, domiciliado en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <construdatos.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC, Herndon, Virginia. Estados Unidos de América.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio”, en lo sucesivo denominada “Política Uniforme”, adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa “Política Uniforme”, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo “el Centro de Arbitraje”, el día 19 de noviembre de 2004, por correo electrónico, confirmándose en formato papel el 25 de noviembre de 2004.

3.2. La demanda fue notificada con fecha 29 de noviembre de 2004 al demandado, quien procedió a darle contestación mediante escrito presentado por correo electrónico el 19 de diciembre de 2004, confirmado en formato papel el 22 de diciembre de 2004.

3.3. Mediante comunicación de 3 de enero de 2005 se designa a D. Alberto de Elzaburu como panelista único, a quien se da traslado del expediente completo.

4. Antecedentes de hecho

4.1. La sociedad demandante es titular en España de los siguientes registros, todos ellos debidamente concedidos y en vigor:

- Marca nº 1580971 CONSTRUDATOS, en clase 16, depositada el 19 de julio de 1990.

- Marca nº 2153000 CONSTRUDATOS, en clase 35, depositada el 27 de marzo de 1998.

- Marca nº 2417898 CONSTRUDATOS (mixta), en clase 38, depositada el 27 de julio de 2001.

- Nombre comercial nº 216811 CONSTRUDATOS, S.L., depositado el 27 de marzo de 1998.

4.2. CONSTRUDATOS, S.L. fue constituída el 16 de enero de 1992 con un amplio objeto social que incluye la impresión, edición y comercialización de toda clase de publicaciones, revistas técnicas y similares, la ejecución y gestión de publicidad en las mismas, etc.

4.3. El nombre de dominio <construdatos.com> fue registrado el 12 de noviembre de 1999 a nombre de la sociedad demandada N.E.T. Global, S.L., encontrándose en vigor hasta el próximo 12 de noviembre de 2006.

4.4. En la dirección “www.construdatos.com” se accede a un sitio identificado como “Construdata21” subtitulado “datos de obras en proyecto y en ejecución de toda España”. El propio sitio define su contenido de la siguiente forma: “bienvenido a Construdata21 el sistema que le ofrece la información más relevante para acceder al mercado de la construcción en España; datos referidos a obras públicas privadas, en proyecto y en construcción, de todo el territorio nacional, accesibles a través de dos servicios complementarios...”

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

La demandante establece en su escrito:

- Que es titular de los registros de los distintivos CONSTRUDATOS, CONSTRUDATOS (mixta) y CONSTRUDATOS, S.L. antes citados.

- Que también es propietario de los nombres de dominio <construdatos.es>, <construdatos.net>, <construdatos.org>, <construdatos.info> y <construdatos.biz>.

- Que la demandante Construdatos, S.L. es una compañía prestadora de servicios de información, consultoría y promoción para el sector de la construcción, ámbito en el que la marca CONSTRUDATOS goza de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es confundible con los distintivos citados de la demandante.

- Que la demandada no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión.

- Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto su titular conocía la notoriedad del distintivo CONSTRUDATOS de la demandante y además el nombre de dominio <construdatos.com> aloja el sitio web de la sociedad Internet Construdata21, S.A., por lo que en definitiva se hace uso de un dominio que se corresponde con las marcas de la demandante para desviar a los internautas a la página web de una sociedad del grupo empresarial de la demandada.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <construdatos.com>.

5.2. El demandado

En su contestación a la demanda el demandado establece:

- Que el nombre de dominio controvertido no es idéntico o similar a las marcas de la demandante, pues no existe entre las partes del procedimiento identidad de objetos sociales, ni de productos ni de prestaciones en el mercado.

- Que la demandante no registró su marca en la clase 38 hasta dos años después del registro del dominio <construdatos.com> por la demandada.

- Que, del mismo modo, los dominios <construdatos.es>, <construdatos.net>, <construdatos.org>, <construdatos.info> y <construdatos.biz> de la demandante son todos ellos posteriores a la fecha de registro del dominio controvertido <construdatos.com>.

- Que cuando la demandada empezó a desarrollar su actividad en Internet, en lugar de utilizar el dominio <construdatos.es> que ya tenía registrado, lo hizo operando con el dominio <construarea.com>.

- Que la demandada ostenta intereses legítimos sobre el dominio que nos ocupa, pues es conocida corrientemente en el mercado de la construcción por el dominio <construdatos.com>, dominio que usa junto con <construdata21.com> para ofrecer y prestar sus servicios.

- Que no ha existido mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, por cuanto la demandante no ha probado la notoriedad de su marca en el sector y apenas está iniciando su actividad a través de Internet.

- Que la demandante pretende ahora iniciar su actividad en Internet aprovechándose de la difusión que ha obtenido el dominio <construdatos.com> de la demandada, por lo que solicita al Grupo Administrativo de Expertos que declare la existencia de un “secuestro a la inversa” del nombre de dominio objeto de la controversia, al entender que la Política ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el único propósito de intentar privar del nombre de dominio a un legítimo titular que está haciendo un buen uso del mismo.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones preliminares

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

Por otra parte, por el mismo motivo, el Panel ha decidido dictar la presente resolución en español, idioma en el que también las partes han formulado sus correspondientes escritos.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

Existe identidad o semejanza entre las marcas de la demandante y el nombre de dominio controvertido <construdatos.com>, pues los registros de marca y nombre comercial de la actora se refieren a la propia denominación CONSTRUDATOS, a una versión mixta de la denominación CONSTRUDATOS con un logo y a la denominación CONSTRUDATOS, S.L. que identifica la demandante. Las marcas de la demandante son muy anteriores a la fecha de registro del dominio, con la única excepción de la correspondiente a la clase 38.

A juicio de este Panel, es claro que concurre el primero de los presupuestos del apartado 4.a) de la Política Uniforme, dadas las evidentes correspondencias entre las marcas y el nombre comercial.

En relación con la objeción planteada por la demandada en el sentido de que las marcas de la parte actora se refieren a productos, servicios o actividades distintos de la prestación de servicios en Internet (y al hecho de que la demandante registró su marca en la clase 38 con posterioridad al registro del nombre de dominio controvertido), es preciso señalar que la Política Uniforme en ningún momento exige que la demandante deba ser titular de una marca de servicios de telecomunicaciones en la clase 38 del Nomenclátor internacional ni exige que los productos y/o servicios de las marcas hagan expresamente referencia a Internet. Como se señala en la decisión OMPI No. D2004-0257, Ingeniería de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Raúl Gutiérrez, que la propia demandada señala en su escrito de contestación, “el principio de especialidad, elemento básico del derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca sólo extiende sus efectos a la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciación de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la red”.

Es más, con independencia de si la demandante ha desarrollado su actividad comercial mediante publicaciones en papel o en el ámbito digital, de la documentación aportada por las partes se desprende con claridad que en ambos casos éstas dirigen sus servicios al ámbito de la construcción, por lo que en todo caso existe una coincidencia en el mismo ámbito comercial.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento

La demandada indica que el nombre de dominio <construdatos.com> está siendo utilizado legítimamente por Internet Construdata21, S.A., sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial. Efectivamente, el dominio <construdatos.com> aloja el sitio web identificado como Construdata21, antes descrito.

Sin embargo, la demandada no ha aportado ninguna prueba consistente que respalde su afirmación de que es conocida corrientemente en el mercado de la construcción por el dominio <construdatos.com>, pues, de hecho en los propios recortes de prensa y documentación similar aportados por la demandada se identifica efectivamente a la compañía como Construdata21 y en ningún caso como “Construdatos”. Como se recuerda en la decisión OMPI No. D2004-0890, Banco Espírito Santo S.A. v. Bancovic:

“Since a ‘legitimate interest’ is sufficient in order to defeat a Complaint under the Policy, a Panel must be careful when considering whether or not a claim by the Respondent that he or she has ‘been commonly known’ by the domain name is legitimate. It is not sufficient for the Respondent to merely assert that he or she has been commonly known by the domain name in order to show a legitimate interest. The Respondent must produce evidence in order to show that he or she has been ‘commonly known’ by the domain name.”

Es más, el sitio web “www.construdata21.com” tiene exactamente el mismo contenido que el sitio web “www.construdatos.com”, por lo que parece evidente que el grupo empresarial de la demandada no necesita ni tiene ninguna razón especial para utilizar el dominio <construdatos.com>, pues el dominio <construdata21.com> cumple exactamente la misma función y además identifica el correspondiente sitio web con mucha mayor veracidad.

En definitiva a juicio de este Panel la demandada no ha acreditado la existencia de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <construdatos.com> distinto a la mera tenencia y utilización del propio dominio, que explique la coincidencia de éste con las marcas registradas y propia denominación social de un competidor. La mera tenencia y utilización del nombre de dominio no puede constituir prueba o indicio de la existencia de derechos o intereses legítimos, como recuerda la decisión OMPI No. D2000-1658, Oakley, Inc. v. Kenneth Watson, siendo además necesario recordar que en casos como el presente en los que existe una apariencia de buen derecho en el caso planteado por la demandante, es la demandada la que debe cabalmente probar sus derechos o intereses como recuerda la ya citada decisión OMPI No. D2004-0890:

“A number of UDRP cases have established that, by virtue of paragraph 4(c) of the Policy, once a Complainant establishes a prima facie case that none of the three circumstances establishing legitimate interests or rights applies, the burden of production on this factor shifts to the Respondent. See e.g. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270, and Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, WIPO Case No. D2003-0022. In this case, the Panel deems that the Complainant has established a prima facie case that none of the three circumstances under paragraph 4(c) of the Policy applies and the burden of proof therefore shifts to the Respondent, who has to show that he has rights or legitimate interests in the domain name at issue.”

6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido

En relación con este punto, la demandada insiste en su argumento de que la sociedad actora no ha tenido presencia hasta fecha muy reciente en el ámbito de Internet, por lo que no existió mala fe por parte de la demandada en el momento del registro, al estar éste dentro de un proyecto de negocio a desarrollar únicamente en Internet, cuando la demandante únicamente actuaba mediante publicaciones en papel y en todo caso en el ámbito “off-line”. Sin embargo, a juicio de este Panel la demandada no facilita ningún tipo de explicación plausible sobre el motivo por el que adoptó como nombre de dominio la denominación “CONSTRUDATOS”, que de hecho se correspondía literalmente con las marcas de la demandante, marcas vigentes para productos y servicios dirigidos al propio ámbito del mercado de la construcción, según ha quedado acreditado mediante la documentación aportada por la demandante e incluso en la aportada por la demandada.

El hecho de que el dominio coincida con unas marcas que ya estaban siendo utilizadas abiertamente en el correspondiente sector comercial permite apreciar la concurrencia de mala fe, tal y como se recuerda en la decisión OMPI No. D2004-0055, Programa Multi-Sponsor PMS S.A. v. D. Jesús Antonio Alcázar Verde.

Una supuesta diferenciación teórica entre el comercio electrónico y el comercio “real” a través de publicaciones en papel no puede compensar el hecho indudable de que el nombre de dominio controvertido se corresponde con unas marcas que estaban siendo ya utilizadas en relación con publicaciones y otros productos y actividades destinados exactamente al ámbito comercial de la construcción que en buena lógica la demandada debía conocer bien. Parece evidente que al registrar el nombre de dominio la demandada era consciente de que dicho nombre de dominio se correspondía con unas marcas de las que no era titular, y que de hecho eran propiedad de una sociedad competidora.

A juicio de este Panel, la conducta de la demandada puede considerarse contemplada en los apartados ii), iii) y iiii) del párrafo 4.b de la Política Uniforme, pues al obtener el nombre de dominio <construdatos.com> la demandada evitó que Construdatos, S.L. pudiera adoptar dicho dominio, identificándose así en el ámbito “.com” con la denominación bajo la que era conocida en el correspondiente sector comercial y que se correspondía literalmente con las marcas de su titularidad y con su propia denominación social. Del mismo modo, mediante el registro y uso del dominio controvertido la sociedad demandada ha motivado que cualquier usuario de Internet que pretenda localizar en el ámbito “.com” a la sociedad demandante se vea en realidad desviado al sitio web identificado como <construdata21.com>, y no al sitio web del titular de las marcas CONSTRUDATOS.

A este respecto, es irrelevante la notoriedad o importancia económica que la compañía Construdata21, S.A. pueda tener en el correspondiente sector comercial, pues no es ésta la cuestión que se debate. Según se ha apuntado, a juicio de este Panel la sociedad demandada no ha facilitado ninguna explicación plausible o fundada sobre la adopción del nombre de dominio <construdatos.com>, correspondiente a las marcas de la demandante, cuando además el contenido del sitio web correspondiente coincide exactamente con el del dominio <construdata21.com> que sí identifica correctamente a la compañía de la misma denominación.

Por consiguiente, el Panel considera que en ningún caso puede considerarse que por parte de la demandante pueda producirse un secuestro a la inversa del nombre de dominio controvertido, pues en definitiva mediante su demanda la parte actora únicamente pretende poder utilizar como nombre de dominio “.com” una denominación que la identifica de forma veraz y que se corresponde plenamente con sus marcas registradas en España, país en el que residen ambas partes y cuya Ley de Marcas establece en su artículo 34.3 que el titular de una marca podrá prohibir el uso de la misma como nombre de dominio por un tercero.

En suma, de las circunstancias expuestas se desprende a juicio de este Panel la concurrencia de la mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio.

7. Decisión

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <construdatos.com> es confundible con las marcas del demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <construdatos.com> a la demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Único

Fecha: 17 enero 2005