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Gianfranco Ferre’ S.p.A. v. Unasi Inc. [2005] GENDND 636 (10 August 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Direct Line Insurance, Plc, Linea Directa Aseguradora, S.A v. Lee Hong

Caso No. D2005-0298

1. Las Partes

Las Demandantes son Direct Line Insurance, Plc , Linea Directa Aseguradora, S.A representada por L&E Abogados, España, con domicilio en Tres Cantos, Madrid, España.

La Demandada es Lee Hong, con domicilio en North Hong Cao Road, Shanghai, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lineadirecta.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de marzo de 2005. El 23 de marzo de 2005, el Centro envió a eNom, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de marzo de 2005, eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de abril de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de mayo de 2005. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de mayo de 2005.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de mayo de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El día 27 de mayo de 2005, el Demandado envió un correo electrónico al Centro en el cual expresó de manera fundamentada su imposibilidad de contestar en tiempo la Demanda, como consecuencia de circunstancias excepcionales. El Experto consideró que habida cuenta de la protección al debido proceso y al derecho de defensa que son los pilares de la aplicación correcta de la Política, se concedería un plazo complementario de cinco (5) días hábiles para la contestación de la demanda. En ese sentido, el 31 de mayo de 2005, se expidió una orden procedimental. El día seis (6) de junio de 2005, dentro del término concedido, el Demandado contestó la Demanda.

4. Antecedentes de Hecho

Las Demandantes son compañías con amplio prestigio en el ramo de los seguros, fruto de un joint-venture de una empresa inglesa y un banco español. En España, las Demandantes gozan de reconocimiento en ese sector merced a la publicidad y promoción.

Las Demandantes son propietarias de las marcas Línea Directa, tanto nominativa como mixta, en diversas clases, amparando el servicio de seguros y varios relacionados con el mismo, así como de los nombres de dominio lineadirecta.com, lineadirecta.es y lineadirecta.com.es.

El nombre de dominio en disputa fue inicialmente solicitado por un ciudadano español, D. Alberto Gutiérrez y posteriormente fue transferido al Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante, la denominación Línea Directa es una marca registrada que ha alcanzado un grado de notoriedad en España, del mismo modo que Direct Line lo es en lo relativo al sector de seguros.

Direct Line, PLC es titular de los nombres de dominio <lineadirecta.com>. Línea Directa Aseguradora es propietaria de los nombres de dominio <lineadirecta.es> y <lineadirecta.com.es>.

El actual propietario del dominio en disputa es cesionario de un ciudadano español, D. Alberto Gutiérrez quien registró este nombre de dominio con la clara intención de generar un perjuicio al Demandante.

El uso que el Demandado le ha dado al nombre de dominio tiende, por un lado, a desviar a los internatuas a páginas de empresas que son competencia del Demandante y también publican afirmaciones injuriosas y calumniosas contra el Demandante

El titular inicial del dominio manifestó verbalmente a los servicios jurídicos del Demandante que tenía ofertas millonarias para transmitir el dominio.

La cesión del dominio al actual titular, se sospecha, según el Demandante que “sólo se produce con la finalidad de complicar el ejercicio de estas acciones y así obtener un mayor beneficio ante una posible cesión. Quizás, simplemente, el fin perseguido sea generar mayores perjuicios a mis mandantes.”.

B. Demandado

El Demandado contestó a las alegaciones del Demandante en el término excepcional concedido por el Experto Único.

El Demandado considera que el nombre de dominio en disputa se conforma de la conjunción de dos palabras: línea y directa, ambas incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española y que son consideradas por la ley como patrimonio de la humanidad.

El Demandado afirma que el nombre de dominio no coincide con el nombre de las Demandantes, tal y como está inscrito en el Registro Mercantil Español.

El uso del nombre de dominio, de acuerdo a lo expresado por el Demandado, está amparado por la libertad de expresión, derecho legítimo e irrevocable, existente en las leyes de todo país democrático.

El Demandado expresa haber recibido correos electrónicos en los cuales los consumidores se quejan de las actividades de las Demandantes.

El Demandado rechaza las afirmaciones de las Demandantes sobre la mala intención del Don Alberto Gutiérrez, el primer titular del dominio y considera que son “increíbles e improbables argumentos de patio de colegio”.

6. Debate y conclusiones

El proceso ha sido llevado a cabo en español, idioma en el que fue presentada la demanda y en el que el Demandado la contestó. Ambas partes han gozado en el procedimiento de las garantías necesarias para exponer sus argumentos y presentar las pruebas pertinentes en su favor.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Los Demandantes han presentado pruebas sobre los distintos registros de marcas obtenidos en España y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en diversas clases y amparando las distintas actividades mercantiles que desempeñan.

Los Demandantes han acreditado el uso extendido de sus signos distintivos en actividades comerciales relacionadas con los servicios de venta de seguros, principalmente por teléfono e internet. La promoción y publicidad de los servicios de las Demandantes con sus marcas también han sido probadas en este procedimiento..

No se puede aceptar como válido el argumento del Demandado en el sentido de que las expresiones que conforman el nombre de dominio en controversia sean genéricas o no apropiables pues éstas ya han sido reconocidas como marcas por la Oficina Española de Marcas, configurándose por ese hecho la legitimación procesal por activa que requiere la Política.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes de las cuales son titulares las Demandantes y que dado el alcance, extensión y reconocimiento que tienen esas marcas se puede crear confusión entre los consumidores entre los servicios de las Demandantes y los contenidos publicados por la Demandada..

Para el Experto el primer requisito de la Política se encuentra cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De las pruebas aportadas al procedimiento se puede evidenciar que las Demandantes tienen interés legítimo suficiente para ser las titulares del nombre de dominio pues han acreditado su imagen empresarial con base en diversos signos distintivos y en otros nombres de dominio.

El Demandado alega que el uso y registro del nombre de dominio en discusión le permiten ejercer su libertad de expresión y la de terceros que puedan quejarse o publicar su inconformidad con las actividades de los Demandantes.

El Experto ha sopesado la argumentación del Demandado sobre su interés legitimo a expresarse libremente a través de la página web publicada con el nombre de dominio en disputa pero no ha encontrado justificación ni prueba suficiente de que ese haya sido el real objetivo para registrar un nombre de dominio y obtener la cesión del mismo.

Más que el ejercicio de la libertad de expresión, de las pruebas de uso presentadas por los Demandantes y no refutadas de manera suficiente por el Demandado, se infiere que los usos dados por el Demandado al nombre de dominio tienden más a buscar el aprovechamiento de la imagen empresarial consolidada y reconocida de los Demandantes.

En suma, existen en este caso suficientes pruebas de que los Demandantes tienen un interés legítimo para recuperar el nombre de dominio que corresponde a sus marcas y por el contrario, no aparece ni argumentación válida ni pruebas que permitan acreditar un interés legítimo en el Demandado para mantener su titularidad.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Fueron aportadas por los Demandantes pruebas sobre el uso que se ha dado al nombre de dominio que permiten al Experto inferir la existencia de mala fe, de acuerdo con lo previsto en la Política, al tratar de desviar la clientela de los Demandantes y aprovecharse de su reputación.

También existen indicios suficientes como para considerar que en el registro inicial y en el traspaso posterior, la intención del Demandado fue hacer más difícil la aplicación de la Política y tratar de evitar que los hechos imputables al primer titular fueran tenidos en cuenta al momento de valorar las conductas relacionadas con el registro.

La imagen empresarial y el extendido reconocimiento de las marcas del demandante aunados a las actividades que ha llevado a cabo el Demandado con el nombre de dominio permiten inferir que el registro y mantenimiento del derecho respecto del dominio por el Demandado no son fruto del azar sino del conocimiento previo de los signos distintivos de las Demandantes y por ende, con mala fe, de acuerdo con los supuestos de la Política.

El Experto encuentra suficientemente probada la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, y de acuerdo a la solicitud de las Demandantes, el Experto ordena que el nombre de dominio, <lineadirecta.net> sea transferido a una de las Demandantes, la sociedad Direct Line Insurance, Plc, por ser ésta la empresa matriz que agrupa todas las marcas y nombres de dominio de nivel genérico.

Daniel Peña
Experto Único

Fecha: junio 14, 2005