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Aventis, Aventis Pharma SA. v. Domain King [2005] GENDND 77 (25 January 2005)

World Intellectual Property Organization

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Antonio Durán Piñero v. Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico OJAL, S.L.

Caso No. D2004-0868

1. Las Partes

El Demandante es D. Antonio Durán Piñero, que actúa en su propio nombre así como en representación de las mercantiles Franquired, S.L., La Tienda del Espía, S.L., y Productos de Telecomunicaciones, S.L., con domicilio en Madrid, España.

Las Demandadas son Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico Ojal S.L., con domicilio en Madrid, España, y representadas por Lucas Sáenz de Buruaga y Castillo.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <tiendadelespia.com>, <tiendaespia.com>, y <tiendaespia.net>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de octubre de 2004.

El 21 de octubre de 2004, el Centro envió a Network Solutions, LLC, via correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 22 de octubre de 2004, Network Solutions, LLC envió al Centro su respuesta, via correo electrónico, , confirmando que Disven2003, S.L. figura como registrante de los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.net>, y que Comercio Electrónico OJAL S.L. figura como registrante del nombre de dominio <tiendaespia.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 3 de noviembre de 2004. En su subsanación a la Demanda, el Demandante indicó que, teniendo en cuenta la presentación de las paginas web y los datos suministrados a Network Solutions, Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico OJAL, S.L. son empresas conectadas.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 26 de noviembre de 2004.

El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de diciembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

El Demandante es titular de una marca nacional española mixta, compuesta por la denominación “La Tienda del Espia” más un gráfico. Esta marca la tiene registrada en diversas clases, entre ellas la clase correspondiente a los productos que comercializa, tanto en su local comercial como a través de Internet.

Concretamente, la marca está registrada en las clases 9, 16 y 35, todas ellas solicitadas y registradas con mucha anterioridad al registro de los nombres de dominio en cuestión por las Demandadas.

La marca del Demandante es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por las mercantiles que aquél representa. Tal explotación se lleva a cabo también por medio de Internet, a través de un sitio web cuya dirección electrónica se corresponde con la denominación “latiendadelespia”. Asimismo, la denominación social de una de las referidas mercantiles (“La Tienda del Espia, S.L.”) coincide igualmente con la denominación de la marca.

Los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.com> fueron registrados el 28 de marzo de 2000. El nombre de dominio <tiendaespia.net> fue registrado el día 3 de abril de 2000.

A la vista de la información presentada por el Demandante relativo a la conexión entre las sociedades Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico OJAL, S.L., el Experto considera que está justificado que se haya presentado la Demanda contra ambas entidades demandadas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma que los nombres de dominio de las Demandadas son idénticos a su marca y que existe riesgo de confusión entre la marca y los nombres de dominio en disputa. Afirma también que las Demandadas carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio y que los ha registrado y usado de mala fe, con el fin de aprovecharse con ánimo de lucro del conocimiento público del que goza su marca.

Asimismo, manifiesta el Demandante haber recibido de las Demandadas una oferta de venta de los nombres de dominio por importe de 12.000 €, si bien, no aporta elemento o indicio probatorio alguno.

Solicita la transferencia de los nombres de dominio a su favor.

B. Demandadas

Por su parte, las Demandadas reconocen los derechos de marca del Demandante, pero alega que los términos “tienda” y “espía” son genéricos y descriptivos y que, sin la adición de los elementos gráficos que componen la marca, dichos términos no tienen el carácter distintivo suficiente para ejercer las funciones propias de toda marca.

Sostiene que utiliza los nombres de dominio en cuestión para la presencia en Internet de su negocio de venta de productos de espionaje, de manera legítima y legal. Asimismo, manifiesta que en ningún momento se ha puesto en contacto con el Demandante para ofertar la venta de los nombres de dominio, ni ha sido probada por el Demandante ninguna otra circunstancia acreditativa de su mala fe.

Cabe notar que el representante de las Demandadas no mentiona la conexión entre ambas sociedades que alega el Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la vista de las diversas alegaciones y pruebas aportadas por las partes, y con base en lo establecido en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, así como en el derecho sustantivo aplicable, el Panel obtiene las siguientes conclusiones:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En primer lugar, hay que recordar que no es el objeto de este procedimiento plantearse la eventual falta de distintividad de la marca registrada del Demandante, ni corresponde a esta sede cuestionarse la hipotética nulidad de la misma. En ese sentido, acreditados los derechos de marca en los que el Demandado basa su demanda, reconocidos incluso por las Demandadas, no cabe atender las disquisiciones que ésta efectúa sobre el carácter genérico y descriptivo de los términos que componen la marca, ni las pretendidas consecuencias que de ello se desprenden.

En esa misma línea de razonamiento, resulta indiscutible que a la hora de reflejar una marca en Internet como nombre de dominio –por evidentes razones técnicas, al menos por el momento– sólo cabe considerar su parte denominativa, de manera que la comparación que nos ocupa debe efectuarse necesariamente, en este caso, en relación con la denominación “La Tienda del Espia”.

Efectuadas tales salvedades, debe concluirse que los nombres de dominio registrados por las Demandadas son confundiblemente similares a la marca registrada del Demandante, en los términos del párrafo 4.a.(i) de la Política. Las diferencias entre unos y otra se reducen simplemente a la no inclusión en los nombres de dominio del artículo “la”, que figura al inicio de la denominación, así como de la contracción “del” que separa los dos términos que componen la marca. Estas mínimas diferencias no impiden que se produzca una impresión de coincidencia entre los nombres de dominio y la marca, reforzada además por la gran similitud de los productos ofrecidos a través de dichos signos.

Igualmente resulta irrelevante a los efectos de la similitud analizada la adición del sufijo ‘.com’ o ‘.net’, como es criterio reiterado por decisiones anteriores. En consecuencia, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el párrafo 4.a.(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Las Demandadas sostienen que desde la fecha del registro de los nombres de dominio viene llevando a cabo a través de los mismos la comercialización de sus productos y servicios en Internet, lo cual pretende poner en relación con lo previsto en el párrafo 4.c. de la Política, al efecto de considerar con ello suficientemente probado que dispone de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio.

No obstante, para que la referida circunstancia pueda considerarse prueba de derecho alguno, deberá tratarse de una utilización de los nombres de dominio en relación con “una oferta de buena fe de productos o servicios” –punto i)–, o “sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca [y] con ánimo de lucro” –punto iii)–.

Esto nos conduce necesariamente al examen del tercero de los requisitos –objeto del subapartado siguiente–, tras el cual este Panel concluye, como veremos, que el uso de los nombres de dominio en cuestión por las Demandadas responde a la intención de atraer usuarios hacia su propio sitio web, con ánimo de lucro, aprovechándose precisamente del conocimiento del que goza la marca del Demandante entre el público del sector. Esta circunstancia, además de ser muestra de que los nombres de dominio han sido registrados y usados de mala fe, impide también la posibilidad de fundamentar en tal utilización, como hacen las Demandadas, la existencia de derechos o intereses legítimos por su parte sobre los nombres de dominio reivindicados.

Ninguna otra de las circunstancias que rodean este caso, puestas de manifiesto por las partes, o de las que ha podido tener conocimiento este Panel, permite suponer que las Demandadas ostenten derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en cuestión, de manera que se entiende cumplido el requisito previsto en el párrafo 4.a.(ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4.b de la Política establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituirá prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio la constatación de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.

Entre dichas circunstancias se señalan aquellas que indiquen que el nombre de dominio ha sido registrado fundamentalmente con la intención de venderlo, alquilarlo o cederlo de otra forma al titular de la marca en conflicto, por un valor superior al de los costes directamente relacionados con el nombre de dominio. Al respecto, si bien el Demandante ha manifestado haber recibido de las Demandadas una oferta de venta por importe de 12.000 euros, lo cierto es que no se ha aportado prueba alguna acerca de la realidad de dicha oferta, cuya existencia ha sido negada por las Demandadas.

Sí ha quedado probado, en cambio, que la intención de las Demandadas al utilizar los nombres de dominio en cuestión para direccionar al sitio web a través del cual comercializa sus productos es la de atraer usuarios con ánimo de lucro, aprovechándose del conocimiento que goza la marca del Demandante entre el público del sector, y con el riesgo implícito a su conducta de que exista confusión con la marca.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta la gran similitud que existe entre el tipo de productos que comercializan ambas partes, dirigidos a un mismo grupo de destinatarios y a un público muy específico. Se trata, además, de un sector de dimensión reducida, en el cual los competidores que participan en el mismo se conocen perfectamente, de manera que no puede considerarse como fruto de la casualidad el hecho que las Demandadas hayan optado por utilizar una denominación tan claramente asociada a uno de sus competidores e identificativa de sus productos, y que es incluso usada para la comercialización de los mismos a través de la red.

Tales circunstancias llevan a descartar que el registro de los nombres de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia su propia web a aquellos usuarios que con base en el conocimiento de la marca del Demandante puedan acceder al mismo, con el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca de quien está realmente detrás del sitio web y de los productos ofrecidos por éste. El consiguiente incremento de visitantes de su página que consigue con ello, y por tanto, de potenciales clientes de sus productos, obtenidos de manera ilegítima, no deja lugar a dudas acerca del ánimo de lucro que preside la conducta de las Demandadas.

Esta conclusión se ve reforzada también por la forma en la que las Demandadas hacen uso de dos de los tres nombres de dominio en cuestión, que utiliza simplemente como medio para redireccionar a su web, accesible a través de la dirección electrónica <portalespia.com>, y mediante la cual las Demandadas vienen comercializando una gama de productos muy similar a la ofrecida por el Demandante.

De hecho, las Demandadas únicamente justifican la elección de la denominación reivindicada por lo que afirma ser su carácter descriptivo de la actividad que realiza. Sin embargo, sin entrar a valorar esta cuestión, olvidan las Demandadas que se trata de una marca registrada por un competidor con mucha anterioridad a su registro de los nombres de dominio, que otorga al Demandante derechos exclusivos para la utilización de tal denominación, incluyendo el derecho a reflejar la marca en las actividades realizadas a través de Internet.

En definitiva, de acuerdo con el párrafo 4.b.(iv) de la Política, acreditada la intención de las Demandadas de atraer usuarios a su web, con ánimo de lucro, y de forma ilegítima, queda probado que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, de manera que también se cumple en este caso el requisito previsto en el párrafo 4.a.(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que los nombres de dominio <tiendadelespia.com>, <tiendaespia.com> y <tiendaespia.net> sean transferidos al Demandante.

Mario Sol Muntañola
Panelista Único

Fecha: 4 de enero de 2005